L'USPTO modifie les règles relatives à l'ajustement de la durée des brevets après notification d'appel

Dans un avis publié au Federal Register le 16 août 2012, l'USPTO a annoncé les règles définitives qui modifient le mode de calcul de l'ajustement de la durée du brevet (PTA) après le dépôt d'un avis d'appel. Les règles définitives suivent globalement les règles proposées en décembre 2011 et considèrent que l'« examen en appel » aux fins du PTA commence lorsque la compétence sur une demande de brevet est transférée à la Commission. Selon l'avis publié au Journal officiel fédéral, les nouvelles déductions PTA s'appliqueront aux demandes de brevet pour lesquelles un avis d'appel a été déposé à compter du 17 septembre 2012, et les nouveaux calculs PTA s'appliqueront aux demandes de brevet pour lesquelles un avis d'acceptation a été émis à compter du 17 septembre 2012. D'autres titulaires de brevets pourraient bénéficier des modifications apportées aux règles s'ils peuvent déposer en temps utile demandes de réexamen du PTA accordé à leurs brevets en vertu des règles actuelles.

La loi sur l'ajustement de la durée des brevets

La loi sur les PTA (35 USC § 154(b)) indemnise les demandeurs pour trois types différents de retards de l'USPTO :

Un retard « A » survient lorsque l'Office des brevets et des marques (PTO) ne respecte pas les délais fixés (par exemple, émettre une première notification dans les 14 mois, émettre une deuxième notification ou une autorisation dans les 4 mois suivant une réponse, et délivrer un brevet dans les 4 mois suivant le paiement des frais de délivrance).

Le délai « B » s'applique lorsque l'Office des brevets ne délivre pas de brevet dans les trois ans suivant la date effective de dépôt de la demande de brevet.

Le délai « C » s'applique lorsque la demande fait l'objet d'une contestation ou d'un appel, ou lorsqu'elle est soumise à une ordonnance de confidentialité.

Ajustement de la durée des brevets et recours

Une prolongation du délai est accordée lorsque l'USPTO ne « répond pas [...] à un recours [...] dans les quatre mois suivant la date à laquelle [...] le recours a été formé ».

D'autre part, le PTA pour le retard B (également appelé « retard de 3 ans ») est pas accordé pour

tout temps consacré à une procédure [d'interférence] en vertu de l'article 135(a), tout temps consacré à l'imposition d'une ordonnance [de confidentialité] en vertu de l'article 181, ou tout temps consacré à un examen en appel par la Commission d'appel des brevets ou d'interférence ou par une cour fédérale.

(Le délai PTA pour B n'est pas non plus accordé pour le temps consacré à une demande d'examen complémentaire.)

Comme indiqué ci-dessus, le PTA pour le retard C peut s'accumuler pour les retards qui sont exclus du retard B. En ce qui concerne le retard C, cependant, le PTA ne s'accumule que pour

révision en appel par la Commission d'appel et d'interférence en matière de brevets ou par une cour fédérale dans une affaire où le brevet a été délivré à la suite d'une décision en révision infirmant une décision défavorable quant à la brevetabilité . . . .

Ainsi, si un demandeur fait appel d'un rejet et obtient gain de cause devant la Commission, le délai B ne sera pas pris en compte pendant la durée de l'appel, mais le délai C le sera. Si un demandeur fait appel d'un rejet et n'obtient pas gain de cause devant la Commission, aucun délai PTA ne sera accordé pour la durée de l'appel, même si la demande est renvoyée pour poursuite de la procédure.

L'écart dans l'ajustement de la durée du brevet après l'avis d'appel

J'ai d'abord écrit au sujet de l' écart PTA après l'avis d'appel en septembre 2010. Comme je l'ai expliqué dans cet article, en vertu des règles actuelles de l'USPTO en matière de PTA, l'USPTO refuse d'accorder un délai B une fois qu'un avis d'appel a été déposé, même s'il n'y a pas de « réexamen en appel » effectif par la Commission. Cela peut se produire si un avis d'appel est déposé pour maintenir la procédure en cours pendant qu'un examinateur examine une réponse après la décision finale ou si l'examinateur rouvre la procédure après le dépôt d'un mémoire d'appel. Comme il n'y a jamais de décision de la Commission dans de tels cas, les demandes ne peuvent pas bénéficier d'un délai C. Ainsi, les demandeurs peuvent ne pas être indemnisés pour les retards importants de l'USPTO qui peuvent survenir après le dépôt d'un avis d'appel.

Les nouvelles règles de l'USPTO comblent le vide juridique après la notification d'appel en matière de PTA

 Les nouvelles règles de l'USPTO comblent le vide juridique existant après la notification d'appel en déplaçant à la fois le début de la période de report B et le début de la période de report C à la date à laquelle la compétence sur la demande est transférée à la Commission en vertu de l'article 37 CFR § 41.35(a) (généralement, la date à laquelle le mémoire en réponse est déposé ou la date d'expiration du délai de dépôt du mémoire en réponse). Ces modifications semblent aligner davantage les règles sur le libellé de la loi, qui définit les deux périodes par rapport à « l'examen en appel par la Commission ».

Sans surprise, les règles définitives définissent également un nouveau type de retard imputable au demandeur : le fait de ne pas déposer de mémoire d'appel ou de demande de poursuite de l'examen dans les trois mois suivant la notification d'appel. Cette déduction est conforme à la loi sur le PTA, qui autorise l'USPTO à « prescrire des règlements établissant les circonstances qui constituent » un retard imputable au demandeur, et qui stipule que le fait de prendre « plus de trois mois » pour effectuer certaines actions constitue un retard imputable au demandeur. Il convient de noter que cette déduction PTA s'appliquera aux demandes pour lesquelles un avis d'appel a été déposé à compter du 17 septembre 2012.

Quels brevets peuvent bénéficier de ces modifications réglementaires ? 

La date d'entrée en vigueur de base pour les nouveaux calculs de la date d'exclusion du délai B et de la date de début du délai C est le 17 septembre 2012. 

Selon l'avis publié au Federal Register, l'USPTO appliquera les nouveaux calculs aux demandes pour lesquelles un avis d'acceptation a été émis à compter du 17 septembre 2012.

L'avis publié au Federal Register décrit également trois circonstances dans lesquelles d'autres brevets pourraient bénéficier des modifications apportées à la règle, à condition qu'une demande de réexamen soit déposée en temps opportun à compter du 17 septembre 2012 :

1. procédure de réexamen engagée à la suite d'un renvoi issu d'une action civile introduite dans les délais auprès d'un tribunal fédéral.
2. procédure de réexamen engagée à la suite d'une demande de réexamen du PTA déposée dans les délais prévus par l'article 37 CFR § 1.705(d) (c'est-à-dire dans les deux mois suivant la date de délivrance du brevet), dans laquelle le titulaire du brevet fait valoir que ces modifications s'appliquent au brevet.
3. procédure de réexamen engagée à la suite d'une demande de réexamen introduite dans les délais impartis (par exemple, dans les deux mois suivant la date de la décision) à l'encontre d'une décision rendue par le PTA en vertu des règles en vigueur.

 Cela semble exclure au moins trois groupes qui devraient également pouvoir bénéficier de ces modifications réglementaires sans avoir à intenter une action civile contre l'USPTO :

1. les titulaires de brevets dont le délai pour présenter une demande de réexamen de la PTA en vertu de l'article 37 CFR § 1.705(d) expire entre aujourd'hui et le 17 septembre 2012, car leurs brevets ont été délivrés avant le 17 juillet 2012.
2. les titulaires de brevets dont le délai pour présenter une demande de réexamen des décisions rendues en vertu des règles actuelles expire entre aujourd'hui et le 17 septembre 2012, car les décisions ont été rendues avant le 17 juillet 2012.
3. les titulaires de brevets qui ont soulevé cette question dans des demandes de réexamen présentées en temps opportun et qui ont été informés dans les décisions de l'USPTO relatives à la PTA qu'ils pourraient demander un nouveau réexamen si et lorsque l'USPTO modifierait son interprétation :

Dans la mesure où la règle définitive relative à la révision des dispositions concernant la prolongation et l'ajustement de la durée des brevets dans le cadre d'un recours en appel modifie l'interprétation du recours en appel appliquée dans la présente décision, le titulaire du brevet dispose d'un délai d'un (1) mois ou de trente (30) jours, selon la période la plus longue, à compter de la date de la règle définitive pour déposer une demande de réexamen.

Les titulaires de brevets se trouvant dans l'une des deux premières situations peuvent envisager de présenter dès maintenant une demande de réexamen et demander instamment à l'USPTO d'appliquer les modifications réglementaires qui entreront en vigueur le 17 septembre 2012. Les titulaires de brevets se trouvant dans la troisième situation devraient pouvoir présenter une demande de réexamen dans le mois suivant l'entrée en vigueur des modifications réglementaires, en citant les termes des décisions antérieures. En outre, les titulaires de brevets qui se trouvent encore dans le délai de 180 jours pour intenter une action civile en matière de PTA pourraient envisager de le faire, en particulier si un montant important de PTA est en jeu.