Dans l'affaire St. Jude Medical, Inc. c. Access Closure, Inc., la Cour d'appel fédérale a jugé qu'un des brevets de St. Jude était invalide en vertu de la doctrine du double brevetage de type évident. Cette affaire met en évidence la difficulté potentielle de maintenir la cohérence avec une exigence de restriction initiale dans une famille de brevets multigénérationnelle.
Le brevet en cause
Bien que trois brevets de St. Jude aient été en cause dans l'affaire portée devant la Cour d'appel fédérale, un seul a été concerné par la question du double brevet, à savoir le brevet américain n° 7 008 439 (le brevet Janzen).
Le brevet Janzen découle d'une demande antérieure qui était soumise à une restriction limitant les revendications comme suit :
Groupe I. Revendications . . . relatives à un dispositif destiné à être utilisé pour obturer une perforation dans la paroi d'un vaisseau sanguin.
Groupe II. Revendications . . . relatives à un procédé pour obturer une perforation dans la paroi d'un vaisseau sanguin.
Espèce A : Revendications relatives à l'appareil comprenant un dilatateur de tissu solide.
Espèce B : Revendications relatives à l'appareil comprenant un dilatateur creux et un fil guide.
Espèce C : Revendications relatives à l'appareil comprenant un fil-guide et aucun dilatateur.
Le groupe I, espèce B, a été sélectionné dans la demande des grands-parents, qui a donné lieu au brevet américain n° 5 391 183.
La demande initiale a été déposée en tant que demande « divisionnaire » et était soumise à une restriction similaire. Le demandeur a de nouveau choisi le groupe I, espèce B. La demande initiale a donné lieu au brevet américain n° 5 830 130.
La demande Janzen a été déposée en tant que demande « de continuation » de la demande principale. Le demandeur a annulé les revendications initiales et « copié les revendications relatives au dispositif et à la méthode d'un autre brevet afin de provoquer une procédure d'interférence ». Comme l'a résumé la Cour d'appel fédérale, « la demande Janzen a finalement prévalu dans l'interférence et a été délivrée avec les revendications relatives au dispositif et à la méthode ».
Le demandeur a déposé une autre continuation de la demande principale, qui a été délivrée avant le brevet Janzen sous le numéro de brevet américain 5 725 498 avec des revendications de méthode.
La procédure devant le tribunal de district
St. Jude a fait valoir ses brevets contre ACI. Le tribunal de district a interprété les revendications, et les questions de validité et de contrefaçon ont été jugées par un jury. Comme le résume la Cour d'appel fédérale,
Le jury a rendu un verdict selon lequel ACI avait enfreint les revendications 7 et 8 du brevet Janzen, mais que les revendications 7, 8 et 9 du brevet Janzen étaient invalides pour cause de double brevetage à la lumière du brevet frère '498. La conclusion du jury concernant le double brevet impliquait que les revendications 7, 8 et 9 du brevet Janzen n'étaient pas distinctes, au sens de la brevetabilité, de la revendication 7 du brevet apparenté.
Cependant, le tribunal de district a considéré le verdict du jury sur la question du double brevet comme « consultatif », car il n'avait pas demandé au jury de se prononcer sur la question de savoir si l'article 35 USC § 121 empêchait les revendications d'être invalides pour ce motif. Le tribunal a donc tenu une audience sur cette question et a déterminé que l'article 121 s'appliquait, sauvant ainsi le brevet Janzen du double brevet.
Décision de la Cour d'appel fédérale
L'avis de la Cour d'appel fédérale a été rédigé par le juge Plager, avec l'accord du juge Wallach. Le juge Lourie a rédigé un avis concordant.
La Cour d'appel fédérale a cité la partie « safe harbor » (sphère de sécurité) du § 121 :
Un brevet délivré sur une demande pour laquelle une restriction a été exigée en vertu du présent article, ou sur une demande déposée à la suite d'une une telle exigence, ne peut être utilisé comme référence, ni par l'Office des brevets et des marques, ni par les tribunaux, à l'encontre d'une demande divisionnaire ou de la demande initiale ou de tout brevet délivré sur l'une ou l'autre, si la demande divisionnaire est déposée avant la délivrance du brevet sur l'autre demande.
Les arguments de l'ACI se concentraient sur l'exigence de « consonance » de la règle refuge, qui découle de la formulation « en raison de » utilisée dans la loi. Comme l'a expliqué la Cour d'appel fédérale, pour que la règle refuge s'applique, « la ligne de démarcation entre les « inventions indépendantes et distinctes » qui a motivé l'exigence de restriction [doit] être maintenue ».
La Cour d'appel fédérale a cité un précédent fournissant les indications suivantes concernant l'exigence de concordance :
D'une part :
- La poursuite par un demandeur de deux ou plusieurs inventions non retenues dans la même demande ultérieure ne constitue pas en soi une violation de la ligne de démarcation. Voir Boehringer Ingelheim Int'l GmbH c. Barr Labs, Inc., 592 F.3d 1340, 1350 (Fed. Cir. 2010).
- « Le bon sens veut qu'une demande divisionnaire déposée à la suite d'une exigence de restriction puisse ne contenir des revendications se rapportant à l'invention énoncée dans les revendications sélectionnées et poursuivies pour obtenir un brevet dans la demande initiale». Gerber Garment Tech., Inc. c. Lectra Sys., Inc., 916 F.2d 683, 687 (Fed. Cir. 1990).
De plus :
L'exigence de concordance s'applique à la fois au brevet contesté pour double brevetage (le brevet contesté) et au brevet utilisé comme référence.
En conséquence, le tribunal a estimé que :
Dans un cas comme celui-ci, la concordance exige que le brevet contesté, le brevet de référence et le brevet auquel la restriction a été imposée (le brevet restreint) ne revendiquent aucune des inventions identifiées par l'examinateur.
En ce qui concerne l'affaire en question, ACI a fait valoir que la seule « démarcation » pertinente était celle établie entre les revendications relatives aux dispositifs (groupe I) et celles relatives aux méthodes (groupe II), tandis que St. Jude a fait valoir que chaque combinaison groupe/espèce constituait sa propre « démarcation ».
Sur cette question, la majorité de la Cour d'appel fédérale a donné raison à St. Jude. La cour a examiné la réglementation de l'USPTO concernant le choix des espèces (37 CFR § 1.146) et a noté que le choix d'une espèce a le même effet qu'une exigence de restriction si aucune revendication générique reliant les espèces n'est jugée admissible. La cour a également noté que dans la demande initiale, aucune revendication générique n'avait été présentée ou admise. Ainsi, la cour a estimé que « la restriction résultant du choix des espèces avait une incidence sur la ligne de démarcation. En particulier, la première restriction séparait le groupe I du groupe II, et la deuxième restriction s'ajoutait à la première pour séparer les espèces ».
Pour déterminer si la ligne de démarcation avait été « respectée », la Cour d'appel fédérale a examiné « si l'une des inventions restreintes était revendiquée dans le brevet contesté (le brevet Janzen), le brevet de référence (le brevet frère) ou le brevet restreint (le brevet grand-père) », et l'a fait en tant que question de droit, sans tenir compte de la décision du tribunal de district.
La Cour d'appel fédérale a classé l'objet revendiqué comme suit :
Brevet des grands-parents : Groupe I, Espèce B
Brevet Janzen : Groupe I, Espèce C ; Groupe II, Espèce C
Brevet fraternel : Groupe II, générique en ce qui concerne les espèces.
La cour a estimé que la ligne de démarcation respectée entre le brevet grand-parent et le brevet Janzen n'était pas respectée dans le brevet frère :
La revendication indépendante 1 du brevet apparenté est... une revendication visant le groupe II, mais sans se limiter à aucune des espèces A, B ou C... Ainsi, la demande apparentée n'a pas été déposée « à la suite » de la restriction, puisqu'elle visait une revendication générique pour toutes les espèces du groupe II et chevauchait donc le groupe II, espèce C, figurant dans le brevet Janzen.
Ayant conclu que l'exigence de concordance n'était pas remplie, la Cour d'appel fédérale a jugé que la règle de sécurité prévue à l'article 121 ne s'appliquait pas. Compte tenu de la conclusion du jury selon laquelle les revendications 7, 8 et 9 du brevet Janzen ne sont pas distinctes, au regard de la brevetabilité, des revendications du brevet apparenté, la cour a jugé les revendications 7, 8 et 9 du brevet Janzen invalides.
Concurrence du juge Lourie
Dans son opinion concordante, le juge Lourie se dissocie de la décision majoritaire concernant l'effet de l'exigence relative au choix de l'espèce. En particulier, le juge Lourie conteste le fait que l'exigence relative au choix de l'espèce soit pertinente pour l'enquête au titre de l'article 121.
Une telle exigence relative au choix des espèces n'est pas assimilable à une exigence restrictive. Elle est provisoire et ses conséquences peuvent être évitées si le demandeur obtient l'admissibilité d'une revendication générique englobant les différentes espèces ou s'il dépose des demandes distinctes pour poursuivre l'objet non choisi. À mon avis, le tribunal de district et la majorité commettent une erreur en considérant même l'effet de l'exigence relative au choix des espèces dans cette affaire.
Le juge Lourie aurait fondé sa conclusion d'absence de concordance sur la présence à la fois de revendications relatives à un dispositif (groupe I) et de revendications relatives à un procédé (groupe II) dans le brevet Janzen.
Un billet coûteux pour le havre de paix
Bien que l'exigence de restriction initiale dans cette affaire ne concernait que deux groupes de revendications, il n'est pas rare de recevoir des exigences de restriction multiples qui semblent diviser chaque mot d'une revendication en un groupe distinct. Les demandeurs confrontés à de telles exigences de restriction doivent mettre en balance les avantages de la règle de sécurité prévue à l'article 121 et les coûts liés au traitement et au maintien de plusieurs demandes portant sur la même technologie (sinon la même invention). Les demandeurs peuvent essayer de poursuivre plusieurs groupes de revendications dans une ou plusieurs demandes « divisionnaires », dans l'espoir que l'examinateur ne se montrera pas aussi zélé avec l'exigence de restriction. Les demandeurs peuvent également poursuivre des revendications de portée différente dans une ou plusieurs demandes « de continuation ». Cette affaire rappelle que ces stratégies peuvent risquer de perdre la consonance nécessaire pour éviter les problèmes de double brevet. Parfois, cependant, le prix d'un ticket pour la règle refuge peut ne pas valoir ses avantages, tant que la validité des brevets peut être sauvée grâce à une renonciation terminale.