L'Office américain des brevets et des marques ordonne l'annulation des enregistrements de la marque « REDSKINS »

Le 18 juin 2014, une commission divisée du Bureau américain des brevets et des marques (Trademark Trial and Appeal Board, TTAB) a ordonné l'annulation de six enregistrements de marques déposées par les Washington Redskins, estimant que le terme « Redskins » était péjoratif au moment où ces enregistrements ont été effectués, entre 1967 et 1990. Les enregistrements resteront en vigueur dans l'attente de l'appel prévu par l'équipe de football américain.

Comme l'a clairement indiqué la majorité du TTAB, cette décision n'affecte que le droit d'enregistrer, mais pas le droit d'utiliser les marques REDSKINS. Les Redskins ont déjà annoncé qu'ils continueraient à utiliser ce nom. Même sans enregistrement, l'équipe détient des droits de marque « de common law » et peut toujours tenter de faire valoir ses droits en vertu de la loi fédérale, conformément à l'article 43(a) de la loi sur les marques (Lanham), ce qui lui laisse une base suffisante pour intenter une action en contrefaçon. Néanmoins, si les enregistrements sont finalement annulés, certains des efforts futurs de l'équipe pour faire respecter ses marques pourraient être entravés. Bien que l'impact immédiat de la décision soit minime, la décision de 81 pages dans l'affaire Blackhorse c. Pro-Football, Inc. constitue une évolution importante dans ce qui a été jusqu'à présent une bataille de 22 ans.

La section 2(a) de la loi américaine sur les marques interdit l'enregistrement de marques susceptibles de dénigrer des personnes ou de les exposer au mépris, au ridicule ou au discrédit. S'appuyant sur l'affaire Pro-Football, Inc. c. Harjo, 284 F. Supp. 2d 96, 68 USPQ2d 1225, 1247 (D.D.C. 2003), la TTAB a estimé qu'une contestation d'un enregistrement pour ce motif exigeait qu'une « partie substantielle » du groupe concerné ait trouvé le terme dénigrant ou offensant au moment de la délivrance des enregistrements.

En 1992, un groupe de requérants amérindiens a déposé une requête visant à annuler les six enregistrements contenant ou comprenant le terme^REDSKINS1 en vertu de la section 2(a). En 1999, la TTAB a estimé, comme elle l'a fait hier, que les marques étaient désobligeantes envers les Amérindiens et a ordonné l'annulation des enregistrements. En appel, le tribunal fédéral de première instance de Washington, D.C. a estimé que les preuves étaient insuffisantes pour conclure à un caractère dénigrant et a également rejeté la demande au motif que les requérants avaient attendu trop longtemps pour la déposer. En fin de compte, la cour d'appel du circuit de Washington, D.C. a confirmé le rejet uniquement sur la question du retard et n'a pas tranché la question de savoir si les preuves du caractère dénigrant étaient suffisantes.

En 2006, un nouveau groupe de requérants a déposé une nouvelle requête en annulation. C'est cette affaire qui a été jugée hier.

Les deux parties ont présenté des témoignages d'experts en linguistique, qui ont débattu de la mesure dans laquelle les dictionnaires publiés entre 1967 et 1990 avaient identifié le terme « redskin » comme étant péjoratif. Si la majorité a estimé qu'il existait certaines preuves à cet effet, elle ne s'est pas appuyée de manière significative sur les témoignages des experts ni sur les preuves tirées des dictionnaires.

La décision de la majorité s'appuyait principalement sur les activités du Congrès national des Indiens d'Amérique (National Congress of American Indians, NCAI), une organisation qui représente environ 150 tribus à travers les États-Unis. En 1972, le président du NCAI a rencontré Edward Bennett Williams, alors propriétaire de l'équipe de football, et lui a demandé de changer le nom de l'équipe, car il était offensant. Le NCAI a également déposé des plaintes en 1988 et 1992. En 1993, après le dépôt de la première action en annulation, le Conseil exécutif du NCAI a adopté une résolution déclarant que le terme « Redskins » avait toujours été et continuait d'être une désignation péjorative, désobligeante et offensante. Le directeur exécutif du NCAI a déclaré que l'organisation représentait environ 30 % des Amérindiens pendant la période concernée.

En se basant principalement sur ces preuves, le TTAB a conclu qu'« au minimum, environ trente pour cent des Amérindiens [...] considéraient le terme REDSKINS comme péjoratif à tout moment, y compris en 1967, 1972, 1974, 1978 et 1990 ». Selon la Commission, trente pour cent constituent « sans aucun doute un pourcentage substantiel. En décider autrement reviendrait à accepter que 1 personne sur 3 soit victime de dénigrement ».

L'équipe de football a présenté des preuves montrant que de nombreux membres de la communauté amérindienne ne considéraient pas le terme « Redskins » comme péjoratif. Mais l'opinion majoritaire a estimé que cela ne remettait pas en cause l'opinion de ceux qui le considéraient comme tel, affirmant que « dès lors qu'un ensemble substantiel a été constaté, la simple existence d'opinions divergentes ne peut modifier la conclusion ».

Le membre dissident, après avoir soigneusement noté que l'affaire ne portait pas sur la question de savoir si le terme « redskins » était aujourd'hui péjoratif pour les Amérindiens, a estimé que les requérants n'avaient pas fourni de preuves suffisantes pour démontrer que ce terme était considéré comme péjoratif par une partie importante de la communauté pendant la période concernée. Plus précisément, il a estimé que les preuves tirées du dictionnaire n'étaient pas concluantes et qu'il n'existait aucune preuve fiable permettant de corroborer l'appartenance à la NCAI pendant la période concernée.

Si les enregistrements étaient finalement annulés, les efforts de l'équipe pour faire respecter la marque seraient entravés. Un enregistrement fédéral est une condition préalable à l'obtention de recours renforcés en cas de contrefaçon. Il est également nécessaire pour enregistrer les droits de marque auprès des douanes américaines, ce qui contribue à empêcher l'importation de marchandises contrefaites. Les enregistrements sont également importants pour contester les utilisations contrefaites sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter, ainsi que pour contester les enregistrements de noms de domaine contrefaits. En outre, sans enregistrement, l'équipe ne pourrait pas utiliser le symbole ® qui indique l'enregistrement d'une marque déposée. Ainsi, malgré les recours juridiques dont dispose l'équipe en vertu d'autres lois étatiques et fédérales, compte tenu de la perception potentielle que l'équipe a perdu tous ses droits de marque, il est possible que les produits contrefaits se multiplient et que les revenus provenant des licences soient affectés.

Cependant, il faudra probablement attendre plusieurs années avant d'obtenir un résultat définitif. Si, comme dans l'affaire précédente, les Redskins choisissent de faire appel devant la cour fédérale de district plutôt que devant la cour d'appel fédérale, les deux parties seront autorisées à présenter des preuves supplémentaires lors du procès. Les Redskins insisteront sans doute également sur l'argument qui a finalement conduit à l'annulation d'une décision similaire rendue précédemment par le TTAB, à savoir que le retard pris dans la demande de réparation (y compris la perte des preuves de l'opinion publique dans les années 1960, lorsque la première des marques a été enregistrée) rend injuste pour les Redskins de tenter de résoudre ces questions aujourd'hui. La partie perdante aura alors le droit de faire appel de cette décision devant la Cour d'appel des États-Unis. Il reste à voir si les décisions ultérieures auront une incidence sur l'intention de l'équipe de football de continuer à utiliser le surnom REDSKINS. En fin de compte, c'est l'opinion publique, plutôt que les arguments juridiques, qui pourrait jouer un rôle plus important dans le règlement de ce litige.

^{1 Les} enregistrements contestés étaient les suivants : (1) THE REDSKINS & Design, n° d'enregistrement 0987127, délivré en 1972 ; (2) THE REDSKINS (stylisé), n° d'enregistrement 0836122, délivré en 1967 ; (3) WASHINGTON REDSKINS & Design, n° d'enregistrement 0986668 délivré en 1974 ; (4) WASHINGTON REDSKINS, n° d'enregistrement 0978824 délivré en 1974 ; (5) REDSKINS, n° d'enregistrement 1085092, délivré en 1978 ; et (6) REDSKINETTES, n° d'enregistrement 1606810, délivré en 1990, tous couvrant des services de divertissement tels que la présentation de matchs de football professionnel et/ou de spectacles de cheerleading.

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