Pourquoi les revendications relatives aux méthodes de traitement et aux méthodes de fabrication font-elles l'objet d'un examen minutieux dans le cadre des directives de l'USPTO sur l'admissibilité des objets brevetables ?

L'USPTO a demandé que des commentaires écrits sur ses directives relatives à l'éligibilité des objets brevetables lui soient soumis avant le 31 juillet 2014. Dans cet article, j'explique pourquoi les revendications relatives aux méthodes thérapeutiques et aux méthodes de fabrication ne devraient pas faire l'objet d'un examen approfondi dans le cadre de l'analyse multifactorielle de l'USPTO au titre de l'article 101.

Les directives de l'USPTO

En vertu des « Directives pour déterminer l'admissibilité des revendications décrivant ou impliquant des lois de la nature, des phénomènes naturels et des produits naturels » publiées par l'USPTO le 4 mars 2014, toutes les revendications portant sur des méthodes qui « décrivent ou impliquent » un « produit naturel » sont soumises à un examen minutieux en vertu de l'article 101. En particulier, les lignes directrices demandent aux examinateurs de déterminer si les revendications mentionnent des éléments ou des étapes supplémentaires, outre le produit naturel, qui démontrent que l'objet revendiqué dans son ensemble est « significativement différent » du produit naturel. Cependant, aucune décision de la Cour suprême ne remet en cause l'éligibilité au brevet d'une revendication de méthode simplement parce qu'elle mentionne la manipulation ou l'utilisation d'un produit naturel.

Directives de la Cour suprême

Dansl'affaire Myriad, la Cour suprême a clairement indiqué qu'elle ne se prononçait pas sur l'admissibilité des revendications de méthode au titre du brevet :

Il est important de noter ce qui n'est pas impliqué dans cette décision. Premièrement, aucune revendication de méthode n'a été présentée devant cette Cour. Si Myriad avait créé une méthode innovante de manipulation des gènes lors de la recherche des gènes BRCA1 et BRCA2, elle aurait pu demander un brevet de méthode. ….

De même, cette affaire ne concerne pas les brevets relatifs à de nouvellesapplicationsdes connaissances sur les gènes BRCA1 et BRCA2. Le juge Bryson a judicieusement fait remarquer que « [e]n tant que première partie à avoir pris connaissance des séquences [BRCA1 et BRCA2], Myriad était très bien placée pour revendiquer des applications de ces connaissances. Bon nombre de ses revendications non contestées se limitent à ces applications. »

Dans l'affaireFunk Brothers, la Cour suprême a clairement indiqué qu'elle ne se prononçait pas sur l'admissibilité des revendications de méthode en matière de brevets :

Nous n'avons pas abordé la question de savoir si les méthodes de sélection et de test des souches non inhibitrices sont brevetables.

Même dansl'affaire Prometheus, la Cour suprême a distingué les revendications en cause des revendications typiques relatives à des méthodes de traitement :

Contrairement, par exemple, à un brevet classique sur un nouveau médicament ou une nouvelle utilisation d'un médicament existant, les revendications de brevet [ici] ne limitent pas leur portée à des applications particulières de ces lois.

De plus, dans chacune des affaires récentes relatives à l'éligibilité des objets brevetables (Prometheus, Myriad et Alice), la Cour suprême a abordé avec prudence les exceptions à l'éligibilité des brevets. Comme l'a déclaré la Cour dansl'affaire Prometheus, par exemple :

La Cour a toutefois reconnu qu'une interprétation trop large de ce principe d'exclusion pourrait vider le droit des brevets de sa substance. En effet, toutes les inventions, à un certain niveau, incarnent, utilisent, reflètent, reposent sur ou appliquent des lois de la nature, des phénomènes naturels ou des idées abstraites. Ainsi, dans l'affaire Diehr, la Cour a souligné qu'« un procédé n'est pas non brevetable simplement parce qu'il contient une loi de la nature ou un algorithme mathématique ». Elle a ajouté que « l'application d'une loi de la nature ou d'une formule mathématique à une structure ou à un procédé connu peut très bien mériter la protection par brevet ».

Alors, pourquoi les directives de l'USPTO englobent-elles deux catégories de sujets qui n'ont pas été jugées inéligibles par la Cour suprême ?

Méthode de traitement Revendications

L'analyse de l'exemple B, revendication 3, du guide de l'USPTO a conduit les examinateurs à considérer que seules les revendications très détaillées relatives à des méthodes thérapeutiques sont brevetables :

3. Procédé de traitement du cancer du côlon, comprenant : l'administration d'une dose quotidienne d'acide amazonique purifié à un patient souffrant d'un cancer du côlon pendant une période de 10 à 20 jours, ladite dose quotidienne comprenant environ 0,75 à environ 1,25 cuillère à café d'acide amazonique.

Au lieu de procéder à une analyse multifactorielle, le guide devrait expliquer que cette revendication satisfait à l'article 101, car une « nouvelle façon d'utiliser un médicament » est un objet brevetable.

Revendications relatives au procédé de fabrication

Les directives de l'USPTO ne comprennent aucun exemple de revendications relatives à des procédés de fabrication, mais les examinateurs soumettent ces revendications à une analyse multifactorielle si elles mentionnent l'utilisation de « produits naturels ». Bien que ces revendications devraient satisfaire au moins au critère (e) (« transformation d'un article particulier »), les directives demandant aux examinateurs d'identifier des éléments autres que le ou les produits naturels qui justifient l'éligibilité, les revendications qui mentionnent uniquement la manipulation de produits naturels sont rejetées.

Je ne vois même pas d'affaire jugée par la Cour suprême qui soit suffisamment similaire pour permettre une distinction. Dans les affaires Prometheus, Diehr et Flook, par exemple, les revendications de méthode ont fait l'objet d'un examen minutieux non pas parce qu'elles impliquaient la manipulation de produits naturels, mais parce que les inventions étaient axées sur un phénomène naturel, un algorithme ou un principe mathématique. Étant donné que les revendications de méthode de fabrication ne concernent aucune catégorie de sujet que la Cour suprême a jugée inéligible à la brevetabilité en vertu de l'article 101, ces revendications ne devraient pas faire l'objet d'un examen minutieux en vertu des lignes directrices.

Soumettez vos commentaires avant le 31 juillet

Si vous estimez que les directives de l'USPTO vont trop loin et considèrent comme inéligibles des sujets que la Cour suprême n'invaliderait pas, veuillez envoyer vos commentaires écrits avant le 31 juillet 2014 par e-mail àl'adresse [email protected].