La Cour d'appel fédérale en banc maintient la défense fondée sur la prescription du brevet malgré les dissensions

Dans une décision partagée rendue en séance plénière dans l'affaire SCA Hygiene Products c. First Quality Baby Products, la Cour d'appel fédérale a maintenu la défense fondée sur la prescription pour les affaires de brevets, même si la Cour suprême a supprimé cette défense dans les affaires de droits d'auteur. Cela signifie qu'un contrefacteur présumé peut invoquer la défense fondée sur la prescription dans le cadre d'une action intentée dans le délai de six ans prévu par l'article 35 USC § 286. La cour a également estimé que la prescription pouvait empêcher une injonction, mais a précisé que dans un tel cas, le contrefacteur pourrait être tenu de payer une redevance continue.

Le retard en question

Le brevet en question était le brevet américain n° 6 375 646 de SCA, portant sur une couche absorbante de type culotte. En 2003, SCA a envoyé à First Quality une lettre affirmant que le produit Prevail® All Nites™ de First Quality enfreignait le brevet n° 646. Moins d'un mois plus tard, First Quality a répondu à la lettre et a informé SCA de son opinion selon laquelle le brevet n° 646 était invalide au regard du brevet américain n° 5 415 649. SCA n'a pas répondu à cette lettre, mais a demandé un réexamen ex parte du brevet n° 646 au regard du brevet n° 649. Une certification de réexamen a été délivrée en mars 2007, confirmant la brevetabilité des revendications initiales et accordant de nouvelles revendications. En août 2010, SCA a fait valoir son brevet contre First Quality devant le tribunal fédéral de première instance du district ouest du Kentucky.

Comme le résume l'avis de la Cour d'appel fédérale, entre 2003 et 2010, First Quality a « investi massivement dans son activité de sous-vêtements de protection », notamment en élargissant sa gamme de produits et en dépensant 10 millions de dollars pour acheter trois nouvelles gammes de produits. Selon l'avis de la Cour d'appel fédérale, « SCA était au courant des activités de First Quality, mais n'a jamais mentionné le brevet '646 à First Quality pendant cette période ».

Le tribunal de district a accueilli la requête de First Quality visant à obtenir un jugement sommaire pour cause de prescription et d'estoppel équitable. En appel, une formation de la Cour d'appel fédérale a confirmé la prescription, mais a infirmé l'estoppel équitable. SCA a demandé une nouvelle audience en banc compte tenu de la décision de la Cour suprême dans l'affaire Petrella c. Metro-Goldwyn-Mayer, Inc., 134 S. Ct. 1962 (2014).

Les questions en banc

Dans l'affaire Petrella, la Cour suprême a estimé que la prescription ne pouvait être invoquée comme moyen de défense dans le cadre d'une action en contrefaçon de droit d'auteur intentée dans le délai légal prévu par la loi sur le droit d'auteur, et qu'elle ne faisait pas obstacle aux demandes de réparation introduites dans ce délai. La Cour d'appel fédérale a accepté la demande de réexamen en bancprésentée par SCA à la lumière de l'affaire Petrella afin de trancher les questions suivantes :

(a) À la lumière de la décision rendue par la Cour suprême dans l'affaire Petrella ... ( et compte tenu des différences pertinentes entre le droit d'auteur et le droit des brevets), la décision rendue en séance plénière par cette cour dans l'affaire A.C.Aukerman Co. c. R.L. Chaides Constr. Co., 960 F.2d 1020 (Fed. Cir. 1992), être infirmée afin que la défense fondée sur la prescription ne puisse être invoquée pour faire obstacle à une demande de dommages-intérêts fondée sur une contrefaçon de brevet survenue pendant le délai de prescription de six ans prévu par l'article 35 U.S.C. § 286 ?

(b) Étant donné qu'il n'existe pas de délai de prescription pour les plaintes pour contrefaçon de brevet et compte tenu de la jurisprudence de la Cour suprême, la défense fondée sur la prescription devrait-elle être disponible dans certaines circonstances pour empêcher toute action en contrefaçon visant à obtenir des dommages-intérêts ou une mesure injonctive ? Voir, par exemple, Lane & Bodley Co. c. Locke, 150 U.S. 193 (1893).

Décision de la Cour d'appel fédérale

Le juge en chef Prost a rédigé l'avis de la cour, auquel se sont ralliés les juges Newman, Lourie, Dyk, O'Malley et Reyna.

Si vous êtes un nouvel étudiant en droit, que vous venez de passer l'examen du barreau ou que vous êtes un juriste, vous apprécierez peut-être la discussion sur les tribunaux de droit et les tribunaux d'équité, les recours juridiques et les recours équitables, les traditions de common law et l'ambiguïté quant à savoir si, dans les affaires antérieures à 1946, le terme « comptabilité » faisait référence à un recours juridique ou équitable, mais je vais passer tout cela pour aller droit au but.

En réponse à la première question, la majorité a interprété la décision de la Cour suprême dans l'affaire Petrella comme étant motivée par des « préoccupations liées à la séparation des pouvoirs » :

Historiquement, « la doctrine de la prescription acquisitive est une défense développée par les tribunaux d'équité ; son application principale était, et reste, les demandes de nature équitable pour lesquelles le législateur n'a prévu aucun délai fixe ». La doctrine de la prescription acquisitive « comble donc une lacune, sans pour autant prévaloir sur la législation ». Petrella a donc estimé que « face à un délai de prescription fixé par le Congrès, la doctrine de la prescription acquisitive ne peut être invoquée pour empêcher une réparation judiciaire ». ... Par conséquent , selon l'arrêt Petrella, « dans la mesure où une action en contrefaçon vise uniquement à obtenir réparation pour des faits survenus pendant le délai de prescription [...] les tribunaux ne sont pas libres de rejeter le jugement du Congrès sur la recevabilité de l'action ».

(citations tirées de Petrella omises.)

La majorité a estimé que ces questions de « séparation des pouvoirs » ne se posaient pas dans les affaires de brevets, et que la prescription pouvait donc continuer à être invoquée comme moyen de défense contre la contrefaçon de brevet même après l'affaire Petrella:

Le régime légal en matière de droit des brevets est toutefois différent. Si le Congrès s'est prononcé sur la recevabilité des demandes d'indemnisation au titre des brevets, il a également codifié la défense fondée sur la prescription acquisitive dans l'article 282. Ainsi, étant donné que l'article 286 prévoit un délai de prescription pour l'obtention de réparations judiciaires et que l'article 282 prévoit la prescription acquisitive comme moyen de défense contre les réparations judiciaires, la question de la séparation des pouvoirs ne se pose pas. La prescription acquisitive reste donc un moyen de défense viable contre les réparations judiciaires en matière de droit des brevets.

Ne vous donnez pas la peine de chercher le mot « laches » dans le § 282. Comme l'a souligné le juge Hughes dans son opinion dissidente, la majorité s'appuie principalement sur son recours dans l'affaire Aukerman au commentaire de P.J. Federico sur la nouvelle loi sur les brevets, selon lequel « le deuxième paragraphe du § 282 inclut « les moyens de défense équitables tels que laches, estoppel et unclean hands ».

En ce qui concerne la deuxième question, la majorité l'a divisée en deux parties :

• « si la prescription peut empêcher l'octroi d'une mesure injonctive permanente » et
• « si [la prescription] peut empêcher le versement de redevances pour des actes de contrefaçon continus »

En ce qui concerne la première partie, la majorité a estimé que « la doctrine de la négligence s'inscrit naturellement dans le cadre [en quatre parties] de l'octroi d'une mesure injonctive, de sorte que la négligence peut être invoquée pour empêcher une mesure équitable ». Par exemple, la majorité a noté que « bon nombre des faits pertinents pour la prescription, tels que la confiance accordée par le contrefacteur présumé au retard du titulaire du brevet, relèvent du facteur de l'équilibre des difficultés » et que « un retard déraisonnable dans l'introduction d'une action en justice peut [...] être pertinent pour la demande du titulaire du brevet selon laquelle la poursuite de la contrefaçon lui causera un préjudice irréparable ». Ainsi, selon la majorité, « les tribunaux de district devraient prendre en considération tous les faits pertinents, y compris ceux donnant lieu à la prescription acquisitive, lorsqu'ils exercent leur pouvoir discrétionnaire en vertu de l'arrêt eBay pour accorder ou refuser une injonction ». En conséquence, la cour a « rejeté » l'arrêt Aukerman dans la mesure où il estimait que la prescription acquisitive ne pouvait empêcher que l'octroi de dommages-intérêts avant l'introduction de l'action.

Le juge Hughes (et vraisemblablement les autres juges dissidents) ont souscrit à cette partie de la décision majoritaire.

Dans la deuxième partie de la deuxième question, la Cour a déclaré :

En ce qui concerne les redevances courantes, bien que les principes d'équité s'appliquent, l'équité dicte normalement que les tribunaux accordent des redevances courantes, malgré la négligence.

La majorité a résumé ses décisions comme suit :

Pour les raisons susmentionnées, la prescription reste un moyen de défense contre les recours judiciaires dans les procès pour contrefaçon de brevet après l'affaire Petrella. La prescription empêche tout recours judiciaire, et les tribunaux doivent évaluer les faits qui la sous-tendent dans le cadre eBay lorsqu'ils examinent une injonction. Toutefois, en l'absence de circonstances exceptionnelles, la prescription n'empêche pas le versement de redevances continues.

L'opinion dissidente

Le juge Hughes a rédigé un avis concordant en partie et dissident en partie, auquel se sont ralliés les juges Moore, Wallach, Taranto et Chen.

Comme indiqué dans les premiers paragraphes, les dissidents ont exprimé leur désaccord avec la majorité sur les points suivants, pour les raisons suivantes :

La majorité estime que l'affaire Petrella n'est pas applicable en l'espèce, car le Congrès a expressément intégré la doctrine de la prescription dans la loi sur les brevets de 1952 comme moyen de défense contre les dommages-intérêts. Mais la majorité n'a aucun fondement solide pour conclure que le Congrès avait l'intention de remplacer le délai de prescription uniforme prévu à l'article 286 par la doctrine de la prescription, qui s'applique au cas par cas. Le raisonnement clé de la majorité, selon lequel le Congrès a adopté le point de vue de certains tribunaux inférieurs selon lequel la prescription acquisitive pouvait empêcher toute réparation judiciaire dans les affaires de brevets, nous oblige à présumer que le Congrès a ignoré la Cour suprême. En effet, en 1952, la Cour suprême avait déjà reconnu le principe de common law selon lequel la prescription acquisitive ne peut empêcher une demande de dommages-intérêts. Je ne connais aucun précédent permettant de déduire que le Congrès s'est écarté d'un principe de common law reconnu par la plus haute juridiction sur la seule base de décisions aberrantes rendues par des tribunaux inférieurs.

La Cour suprême a maintes fois mis en garde cette cour contre la création de règles spéciales pour les affaires de brevets. Compte tenu de la position claire, cohérente et de longue date de la Cour suprême sur l'impossibilité d'invoquer la prescription pour faire obstacle aux demandes de dommages-intérêts déposées dans le délai légal, nous ne devrions pas le faire ici. Je respectueusement exprime mon désaccord partiel.

Quand Laches s'attache

En vertu de l'article 286, un titulaire de brevet ne peut obtenir de dommages-intérêts pour une contrefaçon survenue plus de six ans avant l'introduction de l'action, mais cette affaire permet à un contrefacteur présumé d'invoquer la défense de la prescription pour les dommages-intérêts antérieurs à l'action accumulés au cours de la période de six ans en établissant la défense de la prescription, par exemple, que le titulaire du brevet a retardé de manière déraisonnable et inexcusable l'introduction de l'action en justice et que le contrefacteur présumé « a subi un préjudice matériel imputable à ce retard ». En outre, le contrefacteur présumé peut invoquer des arguments de type délai injustifié pour s'opposer à toute injonction demandée par le titulaire du brevet. Toutefois, si aucune injonction n'est accordée, le contrefacteur présumé peut être tenu de payer une redevance raisonnable sur une base continue.