La Cour suprême des États-Unis accepte l'appel de la première décision d'examen inter partes : cela pourrait marquer un tournant important dans l'interprétation des revendications devant la PTAB.

L'appel interjeté par Cuozzo Speed Technologies

La Cour suprême des États-Unis a accepté son premier appel de la Cour d'appel fédérale concernant une révision inter partes (IPR) intitulée Cuozzo Speed c. Lee, ce qui constitue également la première fois que la Cour suprême se penche sur une procédure relevant de l'America Invents Act (AIA). Comme indiqué en février 2015, la Cour d'appel fédérale a confirmé l'utilisation par la Commission d'appel et d'examen des brevets (PTAB ou Commission) d'une norme d'« interprétation raisonnable la plus large » (BRI) lors des procédures IPR, une norme qui a été promulguée par l'Office américain des brevets et des marques (USPTO) par règleet non par loi. La Cour d'appel fédérale a également estimé qu'elle n'avait pas compétence, au regard de l'article 35 U.S.C. §314(d), pour examiner le bien-fondé de la décision de la PTAB d'engager une procédure IPR. L'acceptation par la Cour suprême de l'affaire va donner matière à réflexion à ceux qui utilisent la procédure IPR, en particulier ceux qui s'appuient fortement sur la norme BRI pour tenter d'invalider un brevet.

Le 15 janvier 2016, la Cour suprême a accepté sans restriction la requête en certiorari, acceptant ainsi de trancher les deux questions soulevées dans la requête en certiorari déposée par le titulaire du brevet, Cuozzo Speed Technologies :

1. La Cour d'appel a-t-elle commis une erreur en statuant que, dans le cadre d'une procédure de réexamen de la validité d'un brevet, la Commission peut interpréter les revendications d'un brevet délivré selon leur interprétation raisonnable la plus large plutôt que selon leur sens clair et ordinaire ?
2. La Cour d'appel a-t-elle commis une erreur en statuant que, même si la Commission outrepasse son autorité légale en engageant une procédure IPR, la décision de la Commission d'engager ou non une procédure IPR n'est pas susceptible de contrôle juridictionnel ?

Impact potentiel sur les procédures postérieures à la délivrance de l'AIA : interprétation des revendications

Sur la base des questions soulevées dans la requête en certiorari, l'appel et la décision qui en découlera sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur les procédures postérieures à la délivrance de l'AIA. Comme indiqué ci-dessus, la Cour examinera s'il est approprié que le PTAB applique la norme BRI à l'interprétation des revendications, ce qui pourrait expliquer en partie le taux plus élevé d'invalidité des brevets dans les procédures postérieures à la délivrance de l'AIA jusqu'à présent, soit plus de trois ans après leur date de disponibilité. La décision de la Cour suprême d'entendre l'affaire pourrait signaler une intention de modifier la norme BRI appliquée par le PTAB, ce qui pourrait profiter aux titulaires de brevets. L'alternative est une norme « simple et ordinaire » ou Phillips appliquée par les tribunaux dans les litiges devant les tribunaux de district et à la Commission internationale du commerce (ITC), qui peut entraîner une interprétation plus restrictive des termes des revendications.

La Cour d'appel fédérale a soutenu l'utilisation de la norme BRI en soulignant qu'il s'agissait de la norme utilisée par l'USPTO depuis plus de 100 ans et que le Congrès en avait parfaitement connaissance. L'un des principaux arguments contre l'utilisation de la norme BRI, sur lequel s'est appuyée la juge Newman dans son opinion dissidente dans la décision initiale de la Cour d'appel fédérale, est le fait que le PTAB ne prévoit pas de moyen raisonnable pour les titulaires de brevets de modifier leurs revendications au cours de la procédure postérieure à la délivrance. Cette capacité limitée à modifier les revendications diffère des autres procédures des offices des brevets où la norme BRI est appliquée, telles que les poursuites ex parte en matière de brevets, où le demandeur de brevet dispose de divers moyens pour soumettre des modifications de revendications pendant la procédure, notamment des demandes d'examen continu et des demandes de continuation.

Compte tenu des difficultés pratiques liées au respect des normes élevées fixées par le PTAB pour apporter une modification, les titulaires de brevets, dont Cuozzo Speed, soutiennent que la norme BRI ne devrait pas être utilisée. Cuozzo Speed fait valoir que la norme d'interprétation des revendications dans les procédures IPR devrait être la même que celle utilisée par les tribunaux dans les litiges devant les tribunaux de district et devant l'ITC, à savoir la norme « plain and ordinary meaning » (sens clair et ordinaire) ou Phillips, offrant ainsi une véritable « alternative au litige ». Il convient de noter que l'USPTO applique déjà la norme Phillips aux revendications des brevets expirés lors des réexamens et des procédures IPR.

Ces deux normes différentes peuvent compliquer la tâche des parties au litige et des tribunaux, car, au cours des procédures d'interprétation des revendications, le titulaire du brevet fait souvent valoir que le contrefacteur présumé adopte une position contradictoire dans les procédures devant le PTAB. Cela conduit naturellement le contrefacteur présumé à répondre que les normes sont différentes. Et même si cela peut être vrai, du moins pour l'instant, les tribunaux semblent encore souvent sceptiques.

Changer la norme en cours de route ne fera qu'ajouter à la confusion. Qu'adviendra-t-il des affaires actuellement en instance devant la Commission ou la Cour d'appel fédérale si la norme est soudainement modifiée ? Comment la Commission traitera-t-elle cette question tout en respectant les délais imposés par la loi ? Qu'en est-il des affaires en appel ? Les parties qui cherchent actuellement à engager des procédures de réexamen de la validité d'un brevet ou qui sont actuellement devant la Commission auraient tout intérêt à envisager des arguments d'invalidité pouvant être invoqués dans le cadre de l'une ou l'autre norme.

Impact potentiel sur les procédures postérieures à l'octroi de l'AIA : institution

La décision rendue par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Cuozzo Speed, ainsi que les décisions rendues dans des affaires antérieures, ont pour effet net de conférer au PTAB un pouvoir discrétionnaire illimité en matière d'institution. Si une requête était manifestement insuffisante, mais que la Commission a néanmoins donné suite et a finalement jugé les brevets invalides (même à juste titre), les titulaires de brevets tels que Cuozzo Speed souhaitent pouvoir demander une annulation sur la base de la requête insuffisante. Bien que la Cour d'appel fédérale se soit appuyée sur le libellé de l'article 314(d), le pouvoir illimité a dérangé la juge Newman, comme elle l'a exprimé dans son opinion dissidente, et a probablement également dérangé la Cour suprême des États-Unis.

La question semble en quelque sorte privilégier la forme au détriment du fond. Dans certaines situations limitées, une nouvelle requête pourrait être déposée afin d'inclure tout élément ou argument manquant, ou de corriger d'une autre manière les lacunes, à condition que la Commission n'exerce pas son pouvoir discrétionnaire en vertu de l'article 325(d) de ne pas donner suite à la requête au motif qu'elle repose sur « des éléments ou arguments antérieurs identiques ou substantiellement identiques à ceux déjà présentés à l'Office ».

Mais compte tenu des délais légaux et du fait que ces affaires font l'objet de litiges parallèles et sont portées devant la Cour d'appel fédérale, le timing est crucial. Il y a peu de temps pour recommencer.

Quelle que soit l'issue, l'octroi du certiorari rappelle l'importance de bien rédiger la requête dès le départ.

Conclusion

Bien que l'application du BRI n'entraîne pas toujours des interprétations différentes des revendications entre les tribunaux et le PTAB, l'interprétation précise appliquée par le PTAB aux revendications au cours des procédures IPR peut être déterminante pour la décision écrite finale. En outre, toute modification de la norme BRI existante appliquée par le PTAB risque de compliquer l'interaction entre les litiges en matière de brevets existants et les procédures postérieures à la délivrance de l'AIA en cours. Les parties qui comparaissent actuellement devant la Commission ou qui envisagent des procédures IPR auraient tout intérêt à examiner attentivement leurs positions en matière d'interprétation des revendications.

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