La Cour d'appel fédérale invalidera-t-elle 13 500 brevets de continuation ?

La Cour d'appel fédérale doit entendre les plaidoiries dans l'affaire Immersion Corp. c. HTC Corp. le 6 mai 2016. Selon le mémoire déposé au nom des États-Unis, si la cour confirme la décision du tribunal de première instance, « plus de 13 500 » brevets de continuation pourraient être invalidés. Selon le mémoire déposé par l'Intellectual Property Owners Association, les répercussions d'une telle décision pourraient toucher plus de 30 000 brevets. En effet, il pourrait s'agir du seul cas où toutes les parties prenantes (à l'exception peut-être de HTC) espèrent que la cour confirmera l'interprétation d'une loi par l'USPTO.

Quand une demande est-elle déposée « avant » le brevetage de son parent ?

HTC a affirmé que plusieurs brevets d'Immersion étaient invalides au regard de l'état de la technique antérieure, car l'une des demandes principales n'avait pas le droit de revendiquer la priorité de sa demande principale en vertu de l'article 35 USC § 120. Cet article stipule :

Une demande de brevet pour une invention divulguée dans […] une demande précédemment déposée aux États-Unis […] aura le même effet, en ce qui concerne cette invention, que si elle avait été déposée à la date de la demande antérieure, si elle est déposée avant le brevetage ou de l'abandon ou de la clôture de la procédure relative à la première demande ou à une demande bénéficiant de la même manière du bénéfice de la date de dépôt de la première demande …

(L'article 120 a été modifié par l'AIA, mais le libellé cité ci-dessus figure dans les deux versions de la loi.)

La demande principale en question a été déposée le même jour que sa demande principale a été acceptée. La Cour fédérale du district du Delaware a refusé de se conformer à l'interprétation de la loi par l'USPTO, qui autorise le dépôt le même jour de demandes continues, et a estimé que « avant » signifiait « avant » :

L'article 35 U.S.C. § 120 ne reste pas muet sur la date à laquelle une demande de continuation doit être déposée afin d'obtenir la date de priorité de la demande principale. Il n'est pas non plus ambigu. Il stipule expressément que la demande doit être déposée « avant » la publication de la demande principale.

Selon le tribunal, afin de démontrer que la demande initiale a été déposée dans les délais, Immersion devrait « produire des preuves attestant qu'elle a déposé les demandes de prolongation avant la délivrance du brevet initial ». Si HTC a raison d'affirmer qu'« un brevet est automatiquement délivré à 00 h 00 min 01 s le jour de la délivrance », cela pourrait constituer une charge impossible à assumer.

Ayant conclu que les brevets de continuation en cause ne pouvaient prétendre à la date de priorité revendiquée, le tribunal de district a estimé qu'ils étaient anticipés par l'état de la technique antérieur (y compris les demandes étrangères équivalentes publiées). Immersion a fait appel de cette décision devant la Cour d'appel fédérale.

Mémoire d'amicus curiae des États-Unis

Le mémoire d'amicus curiae des États-Unis exhorte la Cour d'appel fédérale à infirmer la décision du tribunal de district et à confirmer l'interprétation de la loi par l'USPTO, telle qu'elle est énoncée dans le MPEP § 211.01(b) :

Si la demande antérieure donne lieu à un brevet, il suffit que la demande déposée ultérieurement soit en instance en même temps que celle-ci si la demande déposée ultérieurement est déposée à la même dateou avant la date à laquelle le brevet est délivré sur la demande antérieure.

Les États-Unis soutiennent que l'interprétation de l'USPTO est une interprétation raisonnable du terme « avant », car aucune loi, aucun règlement ni aucune procédure ne régit le moment exact où une demande est déposée ou le moment exact où un brevet est délivré. Les États-Unis soulignent également le caractère impraticable de l'interprétation du tribunal de district, qui exigerait « de déterminer ou de suivre des informations relatives à l'heure de la journée que l'agence n'a jamais collectées auparavant et dont elle n'a besoin à aucune autre fin ».

Les États-Unis expliquent également que l'interprétation de l'USPTO est conforme à l'historique législatif de l'article 120, qui est considéré comme une codification de la loi alors en vigueur, qui comprenait l'affaire Godfrey c. Eames, 68 U.S. (1 Wall.) 317 (1863), dans laquelle la Cour suprême a confirmé une demande de continuation qui avait été déposée le jour même du retrait de la demande initiale. Les États-Unis notent également que, même si le Congrès a modifié l'article 120 à cinq reprises depuis que l'USPTO a publié son interprétation dans le MPEP, il n'a pris aucune mesure visant à remettre en cause l'interprétation de l'USPTO selon laquelle les exigences de délai pour un brevet de continuation peuvent être satisfaites par un dépôt le même jour.

Les États-Unis font également valoir que l'interprétation de l'USPTO mérite d'être prise en considération en vertu de l'arrêt Chevron, car il s'agit d'une interprétation raisonnable d'une loi ambiguë, ou en vertu de l'arrêt Skidmore, en raison de son caractère persuasif.

Comme indiqué ci-dessus, les États-Unis soulignent également que l'interprétation de la cour de district pourrait invalider « plus de 13 500 brevets [qui] ont été délivrés à partir de demandes continues déposées le jour même où leur demande mère a été délivrée sous forme de brevet ».

Le mémoire d'amicus curiae relatif à l'introduction en bourse

Le mémoire d'amicus curiae de l'IPO reprend bon nombre des arguments avancés dans le mémoire des États-Unis, mais là où les États-Unis ont mis l'accent sur le caractère impraticable de l'interprétation de la cour de district, l'IPO se concentre sur la pratique de longue date consistant à autoriser le dépôt de demandes de continuation le jour même et sur l'historique législatif de l'article 120. Le mémoire d'amicus curiae de l'IPO aborde également la confiance des parties prenantes dans l'interprétation de l'USPTO et présente les résultats d'une enquête menée auprès de ses membres, dans laquelle 58 % ont déclaré avoir déposé une demande de continuation le jour même de l'octroi de la demande principale.

13 500, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg

L'IPO fait remarquer que le simple décompte du nombre de brevets délivrés à partir de demandes de continuation déposées le jour même où leurs brevets parents ont été délivrés sous-estime le nombre de brevets mis en péril par la décision du tribunal de district. L'IPO souligne que les brevets délivrés à partir de demandes de continuation déposées le jour même où leurs brevets parents ont été abandonnée pourraient également être invalidés, tout comme les brevets dont les brevets antérieurs étaient des demandes de continuation déposées le même jour.

Si la Cour d'appel fédérale estime que « avant » n'inclut pas « le même jour » dans le contexte de l'article 120, qu'est-ce qui l'empêcherait de parvenir à une conclusion similaire concernant le terme « avant » utilisé dans la version pré-AIA de l'article 102(a) et/ou dans les versions AIA des articles 102(a)(1) et 102(a)(2) ?