La PTAB estime que les difficultés techniques ne justifient pas les requêtes tardives en matière de propriété intellectuelle

Le PTAB a récemment rejeté la requête d'un requérant visant à modifier les dates de dépôt de deux requêtes en IPR qui avaient dépassé le délai légal de moins de dix minutes. Affaires IPR2016-00281 et IPR2016-00282 (brevets 8 603 514 B2 et 8 017 150 B2). Le requérant, Teva Pharmaceuticals USA, Inc., était soumis à un délai légal d'un an pour le dépôt d'une demande de réexamen de la propriété intellectuelle, fixé au 3 décembre 2015, par une plainte pour contrefaçon de brevet signifiée à Teva un an plus tôt.

Un assistant juridique chargé des dépôts de demandes de réexamen des droits de propriété intellectuelle a commencé à déposer les requêtes à 23 h 11 le 3 décembre 2015, après avoir rencontré des difficultés techniques avec une requête sans rapport qu'il avait déposée plus tôt dans la soirée. Les difficultés techniques ont persisté pendant que l'assistant juridique déposait les requêtes de Teva. Ces difficultés techniques comprenaient un traitement lent, des écrans figés et des paiements refusés. Le système de traitement des demandes de brevet de l'USPTO (USPTO Patent Review Processing System, « PRPS ») a finalement émis des notifications de dépôt pour les deux requêtes en matière de droits de propriété intellectuelle à 00 h 01 et 00 h 09 le 4 décembre, un jour après la date limite légale.

La Commission a relevé deux éléments majeurs qui ont nui à la cause de Teva. Premièrement, en vertu de la règle applicable, une requête se voit attribuer une date de dépôt dès lors que deux conditions supplémentaires sont remplies, outre le dépôt de la requête dans les délais impartis. La requête doit également être signifiée au titulaire du brevet et les frais applicables doivent être acquittés. 37 CFR 42.106(a). Aucune de ces deux conditions supplémentaires n'était remplie avant minuit le 3 décembre. La Commission n'a pas été influencée par plusieurs décisions citées par Teva à l'appui de sa requête visant à modifier la date de dépôt, car aucune de ces décisions ne concernait le non-respect des trois conditions prévues par 37 CFR 42.106(a).

Deuxièmement, le Conseil a noté que Teva n'avait pas fourni de preuves objectives, telles que des captures d'écran ou des descriptions de messages d'erreur, démontrant que les difficultés techniques étaient uniquement dues au PRPS et non à des problèmes sans rapport avec celui-ci. En effet, certaines preuves ont montré que les problèmes techniques résultaient de l'utilisation par Teva d'un compte de carte de crédit invalide et d'un compte de dépôt dont les fonds étaient insuffisants.

Cette décision souligne la nécessité d'éviter les dépôts de dernière minute, car la Commission pourrait ne pas être disposée à faire preuve de clémence envers les déposants tardifs. En distinguant les décisions antérieures favorables aux déposants tardifs, la Commission a noté que ces décisions n'avaient pas valeur de précédent, suggérant ainsi qu'elle conserverait son pouvoir discrétionnaire d'accepter ou de rejeter les requêtes sur la base de faits similaires. La Commission a également commenté l'absence d'explication de la part de Teva quant à la raison pour laquelle le requérant avait commencé à déposer les requêtes si près de la date limite, bien que la Commission n'ait donné aucune indication quant aux types de raisons qui auraient pu être convaincantes.

Il serait probablement également judicieux de demander au personnel chargé des dépôts de dernière minute de consigner tous les messages d'erreur et les problèmes techniques. Enfin, une fois qu'il est apparu clairement que le délai risquait de ne pas être respecté, Teva aurait pu se mettre dans une meilleure position en minimisant le nombre d'omissions, par exemple en payant les frais de requête et en signifiant la requête au titulaire du brevet avant de la déposer.