La Cour suprême des États-Unis doit rendre sa décision concernant l'acceptation ou le rejet de la requête en certiorari déposée par Sequenom, Inc. (« Sequenom ») qui soulevait la question suivante :
Une méthode novatrice est-elle brevetable lorsque : (1) un chercheur est le premier à découvrir un phénomène naturel ; (2) cette connaissance unique le motive à appliquer une nouvelle combinaison de techniques connues à cette découverte ; et (3) il obtient ainsi un résultat auparavant impossible sans préempter d'autres utilisations de la découverte ?
Comme le rapporte le Life Science and Industry Report de BNA, la Cour suprême a tenu sa dernière conférence le23 juin avant de suspendre ses travaux pour l'été, et la requête de Sequenom fait partie des décisions de la saison judiciaire 2016 qui n'ont pas encore été rendues publiques.
Redéfinition de l'admissibilité des brevets
Le requérant Sequenom demande la révision de la décision rendue en 2015 par la Cour d'appel fédérale (Sequenom Inc. c. Ariosa Diagnostic Inc., 788 F.3d 1371 (2015)) invalidant le brevet américain n° 6 258 540 de Sequenom, le brevet « 540 », au motif que les revendications ne faisaient que citer une exception judiciaire à l'objet brevetable, c'est-à-dire qu'elles ne satisfaisaient pas à l'article 35 U.S.C. 101. (Mon précédent article du 30 juin 2015 passe en revue la décision de la Cour d'appel fédérale). Les revendications du brevet 540 de Sequenom exploitaient la découverte que l'ADN maternel contient de l'ADN libre (cffDNA), qui peut être utilisé pour déterminer les caractéristiques du fœtus sans avoir recours à des techniques plus invasives telles que l'amniocentèse. Bien que le brevet de Sequenom repose sur une découverte précieuse d'un produit naturel jusque-là inconnu ou non décrit, la Cour d'appel fédérale, appliquant les arrêts de la Cour suprême Alice Corp. c. CLS Bank Int'l, 234 S. Ct. 2347 (2014) (« Alice ») et Mayo Collaborative Services c. Prometheus Laboratories, Inc., 132 S. Ct. 1289 (2012) («Mayo »), a estimé que les revendications ne portaient pas sur un objet brevetable.
Le requérant Sequenom a demandé à la Cour suprême de réexaminer la décision rendue par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Sequenom, au motif que l'application par la Cour d'appel fédérale des décisions Alice et Mayo de la Cour suprême invalide une « invention qui serait autrement manifestement méritoire ». Requête du requérant, page 11 (souligné dans l'original). Sequenom fait valoir que l'interprétation de Mayo par la Cour d'appel fédérale est si large que son application « invalide tout brevet de méthode combinant une découverte naturelle avec des techniques « conventionnelles », même si ces techniques sont reconnues comme « nouvelles » dans leur combinaison et que cette nouvelle combinaison ne prévaut pas sur toutes les utilisations du phénomène découvert ». Requête du requérant, page 13.
Sequenom a également contesté le rejet par la Cour d'appel fédérale de l'analyse visant à déterminer si l'invention revendiquée est préemptive dans son examen de l'admissibilité du brevet, en particulier la déclaration de la cour selon laquelle une analyse de préemption est « rendue sans objet » dès lors qu'une application littérale du test Mayo identifie uniquement des techniques « courantes » ou « conventionnelles » dans un brevet qui s'appuie sur un phénomène ou une loi naturels. Requête du requérant, pages 14-15.
Soutien à l'industrie
Le mémoire en réponse de Sequenom indique que vingt-deux mémoires d'amicus curiae distincts se sont joints à la requête de Sequenom demandant la révision de la décision de la Cour d'appel fédérale. Bon nombre des amici curiae avaient donné leur avis sur la décision Mayo antérieure, soit pendant la phase de certification, soit pendant l'audience sur le fond. Letableauci-joint résume les amici curiae et leurs positions respectives.
Et ensuite ?
Il ne fait aucun doute que les tribunaux et l'USPTO, du moins dans un premier temps, ont largement appliqué les arrêts Alice et Mayo aux brevets et inventions relatifs aux méthodes de diagnostic dans le domaine de la médecine personnalisée. Le rejet de la demande de révision du requérant indiquera que l'interprétation de la Cour d'appel fédérale n'est pas si éloignée de la réalité et que les revendications qui combinent des découvertes nouvelles, utiles et révolutionnaires, si elles sont revendiquées en combinaison avec des technologies courantes et bien connues, ne sont pas brevetables. D'autre part, si l'on se fie à ses récentes décisions, un examen supplémentaire par la Cour suprême ne garantit pas une plus grande clarté sur la question.
