Le consensus général est que la décision rendue en juin par la Cour suprême dans l'affaire Halo Electronics c. Pulse Electronics a facilité la preuve de l'intention délibérée, comme nous l'avons déjà évoqué dansIP Litigation Current. Beaucoup ont émis l'hypothèse que la décision Halo aurait pour conséquence d'augmenter la valeur des brevets, car la constatation d'une intention délibérée peut entraîner le triplement des dommages-intérêts.
Alors queHalo a supprimé le volet objectif de l'enquête sur l'intentionnalité et a également précisé que la norme de preuve requise pour établir l'intentionnalité est la prépondérance de la preuve plutôt que la preuve claire et convaincante, la question qui se poseaprès Halo est la suivante : et maintenant ? Après tout, la Cour suprême a demandé aux tribunaux de district de « s'inspirer des principes juridiques solides développés au cours de près de deux siècles d'application et d'interprétation de la loi sur les brevets ». Halo, 136 S. Ct. 1923, 1935 (2016) (citant Martin c. Franklin Capital Corp., 546 U.S. 132, 136 (2005)). Comment les tribunaux de district ont-ils appliqué ces orientations et ces principes juridiquesaprès l'affaire Halo? Voyons cela de plus près.
Les éléments factuels constitutifs de l'intention délibérée sont toujours tranchés par le jury.
L'une des premières questions soulevéesaprès l'affaire Halo était de savoir si cette décision confiait entièrement la question de l'intention délibérée à la discrétion du tribunal de première instance. La Cour d'appel fédérale a répondu à cet argument presque immédiatement, en déclarant :
Nous n'interprétons pas Halo comme modifiant la règle établie selon laquelle les éléments factuels de la question de l'intention délibérée doivent être tranchés par le jury.
WBIP, LLC c. Kohler Co., n° 15-1038, 15-1044, 2016 U.S. App. LEXIS 13136, p. *49-50 ; n.13 (Fed. Cir. 19 juillet 2016). Les tribunaux de district ont emboîté le pas. Voir Presidio Components, Inc. c. Am. Tech. Ceramics Corp., n° 14-cv-02061, 2016 U.S. Dist. LEXIS 110212, aux *29-30 (S.D. Cal. 17 août 2016) ; Trs. of Boston Univ. c. Everlight Elecs. Co., n° 12-11935, 12-12326, 12-12330, 2016 U.S. Dist. LEXIS 96045, à *11 (D. Mass. 22 juillet 2016) ; Imperium IP Holdings (Cayman), Ltd. c. Samsung Elecs. Co., n° 4:14-cv-371, 2016 U.S. Dist. LEXIS 113307, aux *17-18 (E.D. Tex. 24 août 2016).
Le tribunal de première instance n'est pas tenu d'augmenter le montant des dommages-intérêts malgré la décision du jury.
La décision du jury quant aux éléments factuels constitutifs de l'intention délibérée n'entraîne pas systématiquement l'octroi de dommages-intérêts majorés. Le tribunal de première instance dispose d'un pouvoir discrétionnaire absolu pour octroyer des dommages-intérêts majorés sur la base des conclusions factuelles du jury. Halo a anticipé des scénarios dans lesquels, malgré la conclusion du jury quant à l'existence d'une contrefaçon délibérée, le tribunal de première instance pourrait refuser d'octroyer des dommages-intérêts majorés : « Cela ne signifie pas pour autant que des dommages-intérêts majorés doivent nécessairement être accordés en cas de faute grave. Comme pour tout exercice de pouvoir discrétionnaire, les tribunaux doivent continuer à tenir compte des circonstances particulières de chaque affaire pour décider s'il y a lieu d'accorder des dommages-intérêts et, le cas échéant, pour en déterminer le montant. » Halo, 136 S. Ct. à 1933.
La Cour d'appel fédérale a également tranché la question en déclarant :
Bien sûr, cela ne signifie pas pour autant qu'un verdict de contrefaçon délibérée rendu par un jury doit nécessairement entraîner une augmentation des dommages-intérêts. Il appartient au tribunal de district d'apprécier, selon son pouvoir discrétionnaire, si le comportement est suffisamment grave pour justifier une augmentation et, le cas échéant, de fixer le montant approprié de cette augmentation.
WBIP, 2016 U.S. App. LEXIS 13136, à *50 n.13. Les tribunaux de district ont déjà exercé leur pouvoir discrétionnaire pour refuser des dommages-intérêts majorés malgré une conclusion de caractère intentionnel par le jury. Voir, par exemple, Everlight, 2016 U.S. Dist. LEXIS 96045, à *11-12 (« En supposant, sans se prononcer, que le verdict du jury, fondé sur le volet subjectif du test Seagate désormais invalidé, soit suffisant pour conclure à l'intention subjective, la Cour estime néanmoins, à sa discrétion, que le comportement des défendeurs n'atteignait pas le niveau de gravité justifiant l'octroi de dommages-intérêts majorés. ») ; Presidio 2016 U.S. Dist. LEXIS 110212, aux *36-37 (« De plus, la Cour note que la requête d'ATC sur cette question est essentiellement sans objet, car la Cour, exerçant son pouvoir discrétionnaire, refuse en fin de compte d'accorder à Presidio des dommages-intérêts majorés malgré la conclusion du jury quant à l'existence d'une contrefaçon intentionnelle. »).
La connaissance est nécessaire, mais l'excessivité est essentielle.
Le point le plus important à retenir pour ceux qui suivent la loi sur l'intentionnalitépost-Haloest peut-être l'accent mis par les tribunaux sur la culpabilité subjective du comportement contesté du contrefacteur, à savoir son caractère réellement grave. Cet accent n'est pas surprenant, car Halo lui-même a limité la pertinence de l'indemnisation aux « cas graves de comportement coupable ». Halo, 136 S. Ct. à 1932. Ce qui constitue un comportement flagrant dépend des circonstances, mais cela nécessite, au minimum, la connaissance du brevet. Voir WBIP, 2016 U.S. App. LEXIS 13136, à *49 (« La connaissance du brevet prétendument violé de manière délibérée reste une condition préalable à l'octroi de dommages-intérêts majorés. »). Au moins un tribunal de district a interprété l'opinion concordante du juge Breyer dans Halo (décrivant comment « ce sont les « circonstances » qui transforment la simple connaissance en un comportement flagrant, et qui font toute la différence ») comme suggérant que la connaissance seule est toutefois catégoriquement insuffisante pour justifier des dommages-intérêts majorés en raison de l'intention délibérée. Voir Everlight, 2016 U.S. Dist. LEXIS 96045, à *7 (« L'opinion concordante du juge Breyer fournit également des indications utiles »).
En matière d'égrégitude, les facteurs de lecture peuvent être utiles
Pour ceux qui recherchent des lignes directrices (malgré la mise en garde de Haloconcernant la rigidité de Seagate), les facteurs Read, qui sont des facteurs antérieurs àHalo établis par la Cour d'appel fédérale pour analyser « le caractère flagrant du comportement du défendeur sur la base de tous les faits et circonstances », peuvent offrir un certain répit. Read Corp. c. Portec, Inc., 970 F.2d 816, 826-27 (Fed. Cir. 1992). Ces facteurs comprennent « (1) le fait que le contrefacteur ait délibérément copié les idées ou la conception d'autrui ; (2) le fait que le contrefacteur, lorsqu'il a eu connaissance de la protection par brevet d'autrui, ait étudié la portée du brevet et ait formé la conviction de bonne foi qu'il était invalide ou qu'il n'était pas contrefait ; (3) le comportement du contrefacteur en tant que partie au litige ; (4) la taille et la situation financière du défendeur ; (5) le caractère serré de l'affaire ; (6) la durée de la faute du défendeur ; (7) les mesures correctives prises par le défendeur ; et (8) la motivation du défendeur à causer un préjudice ». Liquid Dynamics Corp. c. Vaughn Co., 449 F.3d 1209, 1225 (Fed. Cir. 2006). Les tribunaux ont continué à prendre en compte les facteurs Readaprès l'affaire Halo pour déterminer s'il y avait lieu ou non d'augmenter les dommages-intérêts, et les praticiens auraient tout intérêt à les prendre en considération lorsqu'ils traitent la question de l'intention délibérée dans leurs affaires. Voir Finjan, Inc. c. Blue Coat Sys., n° 13-cv-03999, 2016 U.S. Dist. LEXIS 93267, aux *48-53 (N.D. Cal. 18 juillet 2016) ; Imperium IP Holdings, 2016 U.S. Dist. LEXIS 113307, aux *18-23 ;Everlight, 2016 U.S. Dist. LEXIS 96045 aux *7-12 ;PPC Broadband, Inc. c. Corning Optical Communs. RF, LLC, n° 5:11-cv-761, 2016 U.S. Dist. LEXIS 78408, à *17 (N.D.N.Y. 16 juin 2016).
