La Cour d'appel fédérale enseigne à l'USPTO l'interprétation la plus large possible des revendications
Dans des décisions récentes, la Cour d'appel fédérale a constaté une erreur dans l'approche adoptée par la Commission d'appel et d'examen des brevets de l'USPTO (Office américain des brevets et des marques) en matière de rejets pour cause d'évidence, notamment son recours à la doctrine de l'optimisation de routine sans preuve d'une attente de succès, et son recours à la doctrine de l'inhérence lorsque le dossier révèle des résultats inattendus. Aujourd'hui, la Cour d'appel fédérale critique l'approche de la Commission en matière d'interprétation des revendications, estimant dansl'affaire In re Smith International, Inc.quela Commission a appliqué une interprétation déraisonnablement large qui n'était pas conforme à l'utilisation du terme par le demandeur dans le cahier des charges.
Le brevet en cause
Le brevet en cause était le brevet américain n° 6 732 817, qui avait été rejeté dans le cadre d'une procédure de réexamen ex parte . L'invention concerne des outils utilisés pour le forage. La revendication 28 est représentative :
28. Outil de fond de puits expansible destiné à être utilisé dans un ensemble de forage positionné à l'intérieur d'un puits de forage ayant un diamètre d'alésage d'origine et un diamètre d'alésage élargi, comprenant :
un corps ; et
au moins un bras mobile non pivotant ayant au moins un patin d'engagement dans le puits de forage ... et ayant des surfaces inclinées qui s'engagent avec ledit corps pour empêcher ledit bras de vibrer ... ;
dans lequel ledit au moins un bras est mobile entre une première position ... et une deuxième position ....
La question portait sur la signification du terme « corps ». Smith a fait valoir que « la spécification fait systématiquement référence au corps de l'outil de forage et le décrit comme un composant distinct des autres composants identifiés séparément, tels que le « mandrin » ou le « piston » qui se trouvent à l'intérieur de l'outil de forage ». En revanche, l'examinateur et la Commission l'ont interprété « comme un terme général pouvant englober d'autres composants », le traitant comme un « terme générique tel que « membre » ou « élément » qui, en soi, ne fournit aucune spécificité structurelle ».
L'« interprétation raisonnable la plus large » doit être conforme à la spécification.
La décision de la Cour d'appel fédérale a été rédigée par le juge Lourie et approuvée par les juges Reyna et Hughes.
Selon la décision de la Cour d'appel fédérale, dans sa décision en appel, la Commission a reconnu que « la spécification décrit le corps comme un élément distinct séparé des autres éléments », mais a justifié son interprétation plus large parce que le cahier des charges ne «définit» le terme ou « exclut l'interprétation de l'examinateur ». La Commission a également noté que les revendications ne mentionnent aucune caractéristique du « corps » et ne mentionnent pas séparément d'autres composants (tels qu'un mandrin).
Comme l'a résumé la Cour d'appel fédérale, l'USPTO a demandé la confirmation sur la base des éléments suivants :
- la mention d'un « corps » comme élément complet dans la revendication 28
- l'absence de mention du terme « mandrin » dans les revendications
- l'absence de définition du terme « corps » dans le cahier des charges et
- l'absence d'une définition établie du terme « corps » dans le domaine artistique
Rejetant ces arguments, la cour a estimé que l'interprétation des revendications par la Commission était « déraisonnablement large ». La Cour d'appel fédérale a expliqué la norme d'interprétation des revendications « la plus large raisonnable » applicable à l'USPTO, y compris l'importance de la spécification :
La question pertinente pour donner à un terme de revendication son interprétation raisonnable la plus large à la lumière du descriptif n'est pas de savoir si le descriptif interdit ou exclut une interprétation large du terme de revendication adoptée par l'examinateur. Il ne s'agit pas non plus simplement d'une interprétation qui n'est pas incompatible avec le descriptif. Il s'agit d'une interprétation qui correspond à ce que l'inventeur décrit dans le cahier des charges et à la manière dont il le fait, c'est-à-dire une interprétation qui est « conforme à la description ». In re Morris, 127 F.3d 1048, 1054 (Fed. Cir. 1997) (citation et guillemets internes omis) ; voir également In re Suitco Surface, 603 F.3d 1255, 1259–60 (Fed. Cir. 2010).
La Cour d'appel fédérale a critiqué le fait que la Commission se soit appuyée sur l'absence de « définition » expresse dans le cahier des charges. Selon la Cour :
Selon la logique [du Conseil], toute description qui ne serait pas accompagnée d'une définition expresse ou d'une clause de non-responsabilité dans le cahier des charges entraînerait l'adoption d'une interprétation la plus large possible interprétation possible d'un terme de revendication, indépendamment des descriptions répétées et cohérentes dans le cahier des charges qui indiquent le contraire. Cela ne donne pas correctement au terme de revendication son interprétation raisonnablement la plus large possible à la lumière du descriptif.
Étant donné que les rejets fondés sur l'état de la technique reposaient sur une interprétation erronée des revendications, les rejets ont été infirmés.
Les directives de l'USPTO sur l'interprétation des revendications
L'initiative « Patent Quality » (Qualité des brevets) de l'UPTO met l'accent sur la clarté du dossier, qui comprend à son tour l'interprétation des revendications. Les diapositives de formation de l'USPTO relatives à «l'interprétation raisonnable la plus large et au sens clair des termes des revendications » expliquent que les revendications doivent être interprétées à la lumière du cahier des charges, mais mettent également en garde contre l'importation de caractéristiques du cahier des charges. Certaines diapositives semblent encourager l'utilisation d'un sens général (qui ne repose pas nécessairement sur le cahier des charges) à moins que celui-ci ne fournisse une définition expresse, comme l'illustre cet organigramme tiré des diapositives de formation.
Peut-être faudrait-il réexaminer ce document à la lumière de la décision rendue dans l'affaire Smith International.
