La Cour d'appel fédérale statue que la décision de la Cour suprême dans l'affaire TC Heartland constituait un changement de droit
Bonne nouvelle pour ceux qui attendent une décision concernant une requête en transfert en cours, ou ceux qui envisagent de contester le rejet récent de leur requête – en particulier dans les districts ED Texas, ND California, CD California et Delaware – : le 15 novembre, la Cour d'appel fédérale a rendu sa décision dans l'affaire Micron Technology, Inc. La Cour a estimé que la décision de la Cour suprême dans l'affaire TC Heartland avait effectivement modifié la loi sur la compétence en matière de brevets, mais a souligné qu'elle ne seulement sur la question restreinte de la renonciation, sans remettre en cause les pouvoirs inhérents des tribunaux de district de conclure qu'une partie a perdu le droit de contester la compétence pour cause de retard ou de consentement.
Harvard a intenté une action en justice dans le district du Massachusetts en juin 2016. Micron a demandé le rejet de l'affaire en vertu de la règle fédérale 12(b)(6) en août, mais n'a pas inclus d'objection quant au lieu du procès en vertu de la règle 12(b)(3). Peu après la décision TC Heartland de la Cour suprême, Micron, une société du Delaware dont le siège social est situé dans l'Idaho, a déposé une requête en rejet ou en transfert du lieu du procès. La cour de district a rejeté la requête, concluant qu'en vertu des règles 12(g)(2) et 12(h)(1)(A), Micron avait renoncé à sa défense relative au lieu du procès en ne s'opposant pas au lieu du procès dans sa première requête. Ce faisant, le tribunal de district a rejeté l'argument de Micron selon lequel l'affaire TC Heartland constituait un changement dans la loi sur la compétence en matière de brevets, concluant que Micron avait la possibilité d'invoquer la défense fondée sur la compétence lorsqu'elle a initialement demandé le rejet. Micron a déposé une requête en mandamus, demandant à la Cour d'appel fédérale d'annuler le rejet de sa requête par le tribunal de district.
Constatant « un désaccord généralisé [entre les tribunaux de district] sur la question du changement de loi applicable à la renonciation », la Cour d'appel fédérale a accordé un contrôle juridictionnel. Et sur la question de fond présentée, la Cour d'appel fédérale a déterminé que TC Heartland avait, en fait, modifié la loi applicable au « sens pertinent », c'est-à-dire qu' il aurait été inapproprié pour le tribunal de district de rejeter ou de transférer l'affaire pour défaut de compétence si Micron avait présenté sa requête avant que TC Heartland ne soit tranchée.
Par conséquent, en omettant de contester le lieu du procès dans une requête en irrecevabilité déposée avant l'affaire TC Heartland, un défendeur n'a pas renoncé à son droit de contester le lieu du procès ultérieurement. Cependant, la Cour d'appel fédérale a pris soin de noter que les tribunaux de district possèdent des pouvoirs inhérents qui pourraient fournir une base indépendante pour conclure qu'un défendeur a perdu son droit de contester le lieu du procès. Par exemple, la décision cite le rejet par la Cour des requêtes en mandamus lorsque les objections relatives au lieu du procès ont été présentées peu avant le procès, et observe qu'un tribunal de district pourrait être justifié de conclure qu'un défendeur a renoncé à contester le lieu du procès en prenant la décision « tactique » de retarder la soumission de la question.
Ainsi, bien qu'il s'agisse d'une bonne nouvelle pour les parties à un litige confrontées à des problèmes de compétence territoriale, cette décision ne doit pas être considérée comme un blanc-seing pour ceux qui souhaitent transférer leur affaire dans le contextepost-TC Heartland. D'autres facteurs – et le pouvoir discrétionnaire important dont disposent les juges de district qui se sont montrés réticents à transférer des affaires dans le passé – peuvent maintenir votre affaire devant le tribunal où elle a été introduite.