La Cour d'appel fédérale confirme la décision du PTAB selon laquelle l'immunité tribale ne s'applique pas aux droits de propriété intellectuelle

Le 20 juillet 2018, la Cour d'appel fédérale a statué dans l'affaire St. Regis Mohawk Tribe c. Mylan Pharmaceuticals que l'immunité souveraine tribale n'empêche pas la procédure de réexamen des droits de propriété intellectuelle (IPR) sur un brevet cédé à une tribu revendiquant cette immunité. La cour a expressément refusé de se prononcer sur l'immunité souveraine de l'État dans cette affaire.  Le PTAB a estimé que l'immunité souveraine des États pouvait empêcher l'exercice du droit de propriété intellectuelle, bien qu'elle puisse être levée si le brevet est appliqué devant un tribunal de district par le cessionnaire (voir « Le panel élargi du PTAB estime que l'immunité souveraine est levée par l'application du brevet »). 

Les juges Dyk, Moore et Reyna ont rendu leur avis, auquel le juge Dyk s'est rallié. La cour a estimé que l'IPR s'apparentait davantage à « une mesure coercitive prise par une agence qu'à une action civile intentée par une partie privée » en se basant sur plusieurs facteurs :

1. « Premièrement, bien que le pouvoir discrétionnaire du directeur dans la conduite de la procédure d'examen des droits de propriété intellectuelle soit considérablement limité, il dispose d'un large pouvoir discrétionnaire pour décider d'engager ou non un examen. Oil States, 138 S. Ct. à 1371... Par conséquent, si une procédure d'examen des droits de propriété intellectuelle est engagée sur des brevets détenus par une tribu, c'est parce qu'un fonctionnaire fédéral politiquement responsable a autorisé l'ouverture de cette procédure. Voir Alden c. Maine, 527 U.S. 706, 756 (1999) (opposant les poursuites dans lesquelles les États-Unis « exercent [...] leur responsabilité politique pour chaque poursuite engagée » afin de remplir leur obligation en vertu de la clause Take Care à « une large délégation à des personnes privées pour poursuivre des États non consentants »).
2. « Deuxièmement, le rôle des parties dans la procédure IPR suggère que l'immunité ne s'applique pas dans ces procédures. Une fois la procédure IPR engagée, la Commission peut décider de poursuivre l'examen même si le requérant choisit de ne pas y participer. 35 U.S.C. § 317(a). Le directeur s'est également vu accorder le droit de participer aux recours « même si les contestataires privés se retirent ». Cuozzo, 136 S. Ct. à 2144 ; voir également 35 U.S.C. § 143 (accordant au directeur le droit d'intervenir
   dans les recours contre les décisions de la Commission en matière de propriété intellectuelle). »
3. « Troisièmement, contrairement à la FMC, les procédures de l'USPTO en matière de propriété intellectuelle ne reflètent pas les règles fédérales de procédure civile. Voir FMC, 535 U.S. aux pages 757-758. Bien qu'il existe certaines similitudes, les différences sont substantielles. Alors que les règles fédérales de procédure civile offrent au plaignant la possibilité d'apporter des modifications importantes à sa plainte, voir Fed. R. Civ. P. 15, la Commission a déterminé que dans le cadre d'une procédure IPR, le requérant ne peut apporter que des corrections administratives ou typographiques à sa requête...  Dans le même temps, le titulaire d'un brevet dans le cadre d'une procédure IPR peut demander à modifier les revendications de son brevet
   pendant la procédure, une option qui n'existe pas dans les litiges civils. 35 U.S.C. § 316(d). La procédure IPR ne comporte pas non plus bon nombre des procédures préliminaires qui existent dans les litiges civils. »
4. « Enfin, bien que l'USPTO ait le pouvoir de mener des procédures de réexamen qui sont plus inquisitoires et moins juridictionnelles que les procédures IPR, cela ne signifie pas pour autant que les procédures IPR soient nécessairement des procédures dans lesquelles le Congrès a envisagé l'application de l'immunité tribale. La tribu a reconnu que l'immunité souveraine ne s'appliquerait pas dans les procédures de réexamen ex parte ou inter partes en raison de leur nature inquisitoire. Argumentation orale à 6:30-8:10. La simple existence de procédures plus inquisitoires dans lesquelles l'immunité ne s'applique pas ne signifie pas
   que l'immunité s'applique dans un autre type de procédure devant la même agence. »

Le juge Dyk, dans un avis concordant de 13 pages, déclare : « Je souscris pleinement à l'avis du comité, mais je rédige un avis séparé afin de décrire plus en détail l'historique des procédures de révision inter partes, historique qui confirme que ces procédures ne constituent pas des jugements entre parties privées. »