Le 10 juin 2019, la Cour suprême des États-Unis a statué que le gouvernement américain ne pouvait contester la validité d'un brevet américain dans le cadre d'une procédure de réexamen AIA (réexamen inter partes , réexamen postérieur à la délivrance ou réexamen des méthodes commerciales couvertes). La Cour a rendu sa décision à 6 voix contre 3 dans l'affaire Return Mail, Inc. c. United States Postal Service, n° 17-1594, la majorité ayant déterminé que le gouvernement américain ne pouvait être considéré comme une « personne » au sens de l'article 35 U.S.C. § 311 (révision inter partes ) ou de l'article 35 U.S.C. § 321 (révision postérieure à la délivrance et révision des méthodes commerciales couvertes). Bien que le gouvernement américain n'ait engagé que quelques procédures de réexamen AIA depuis leur mise en place en 2013, les parties prenantes disposant de technologies susceptibles d'intéresser les agences gouvernementales américaines pourraient se réjouir de cette décision, qui protège leurs brevets contre les procédures de réexamen AIA engagées par le gouvernement américain.
La juge Sotomayor a rédigé l'avis majoritaire, qui a conclu que le service postal américain n'avait pas réfuté « la présomption interprétative de longue date selon laquelle le terme « personne » n'inclut pas la souveraineté ». Slip op. à 7. La juge Sotomayor a examiné et réfuté trois arguments avancés par le service postal : (i) « que le texte et le contexte de la loi offrent des preuves suffisantes que le gouvernement est une « personne » ; (ii) « que la longue histoire de la participation des agences fédérales au système des brevets suggère que le Congrès avait l'intention que le gouvernement participe aux procédures de révision de l'AIA » ; et (iii) « que la loi doit lui permettre de demander une révision de l'AIA parce que l'article 1498 soumet le gouvernement à la responsabilité en cas de contrefaçon ». Slip op. à la page 9.
En ce qui concerne le premier argument, la majorité a noté que la loi sur les brevets est incohérente quant à savoir si le terme « personne » inclut le gouvernement américain, certaines dispositions incluant clairement le gouvernement américain dans le terme « personne », d'autres l'excluant clairement, et d'autres encore étant ambiguës. En ce qui concerne le deuxième argument, la majorité a déterminé que le traitement par l'USPTO du gouvernement américain comme une « personne » pouvant demander un réexamen ex parte d'un brevet ne répondait pas à la question de savoir si le Congrès avait l'intention de permettre au gouvernement américain d'engager une « procédure contradictoire complète » auprès de l'USPTO. Slip op. à la page 14. Quant au troisième argument, la majorité a noté que le gouvernement américain peut contester la validité d'un brevet dans tout litige en contrefaçon intenté à son encontre, et que la responsabilité limitée du gouvernement américain en matière de contrefaçon de brevet le protège des risques d'injonction, de procès devant jury et de dommages-intérêts punitifs « disponibles dans les procès en contrefaçon contre des acteurs non gouvernementaux ». Slip op. à la page 16.
Le juge Breyer a rédigé une opinion dissidente à laquelle se sont ralliés les juges Ginsburg et Kagan. L'argument principal de l'opinion dissidente du juge Breyer est qu'il n'y a « aucune bonne réponse » à la question « pourquoi le Congrès aurait voulu refuser aux agences gouvernementales la possibilité d'invoquer les procédures administratives plus rapides établies par l'America Invents Act ». Slip op. à la page 8. Abordant la « présomption interprétative » invoquée par la majorité, le juge Breyer a cité « d'autres dispositions connexes en matière de brevets » dans lesquelles le terme « personne » inclut le gouvernement américain, ce qui « suggère fortement » que le gouvernement américain peut être considéré comme une « personne » habilitée à engager une procédure de réexamen au titre de l'AIA. Le juge Breyer a également estimé que les objectifs législatifs de l'AIA, à savoir « améliorer la qualité des brevets » et « rendre le système des brevets plus efficace » en facilitant la contestation des « brevets contestables », allaient dans le sens de l'intention du Congrès d'autoriser le gouvernement américain à engager des procédures de réexamen au titre de l'AIA. En réponse à la discussion de la majorité sur les limites de la responsabilité du gouvernement américain en matière de contrefaçon de brevet, le juge Breyer a cité des cas spécifiques dans lesquels des litiges pour contrefaçon de brevet, réels ou potentiels, « menaçaient d'interférer avec » les initiatives gouvernementales, « même en l'absence de menace de mesure injonctive ».
Malgré les exemples cités par le juge Breyer de cas où le gouvernement américain aurait pu vouloir contester des brevets afin d'éviter toute violation, cette décision de la Cour suprême pourrait s'avérer plus intéressante qu'influente. Les agences gouvernementales américaines n'ont engagé que 16 procédures de réexamen AIA depuis leur mise en place en 2013, et même celles-ci semblent se regrouper en seulement cinq litiges distincts. Néanmoins, les parties prenantes disposant d'une technologie susceptible d'intéresser les agences gouvernementales américaines pourraient se réjouir de cette décision, qui protège leurs brevets contre les procédures de réexamen AIA engagées par le gouvernement américain.
