Dans affaire Intra-Cellular Therapies, Inc. c. Iancu, la Cour d'appel fédérale a approuvé le calcul de l'ajustement de la durée du brevet (PTA) effectué par l'USPTO, qui prévoyait une déduction pour « retard du demandeur » pour le temps écoulé après que le demandeur ait déposé une première réponse à une décision finale de l'Office, car cette réponse n'était pas conforme à l'article 37 CFR § 1.113. Bien que la décision finale concernant le PTA soit conforme à la manière dont nous calculons le PTA, la formulation de l'avis unanime concernant la pratique postérieure à la décision finale est préoccupante.
Le brevet en cause
Le brevet en question était le brevet américain n° 8 648 077 d'Intra-Cellular. L'historique de la procédure correspond à la dernière décision administrative envoyée par courrier le 17 avril 2013. Le demandeur a déposé une première « modification et réponse en vertu de l'article 37 C.F.R. 1.116 » dans les trois mois suivant la décision administrative, mais cette réponse n'a pas permis de surmonter les rejets, et une décision consultative a été rendue le 26 juillet 2013. Par la suite, le 7 août 2013, le demandeur a déposé une deuxième réponse après la décision finale, qualifiée par la Cour d'appel fédérale comme « adoptant toutes les suggestions de l'examinateur pour surmonter les rejets et objections en suspens » et comme « une capitulation totale devant la décision finale de l'Office de l'examinateur ». Un avis d'acceptation a été émis le 20 août 2013.
Le calcul du PTA effectué par l'USPTO comprenait une pénalité de 21 jours pour « retard du demandeur » pour la période comprise entre trois mois après la décision finale de l'Office et la deuxième réponse après la décision finale. Intra-Cellular a fait valoir qu'aucune déduction PTA n'aurait dû être appliquée, car la première réponse avait été fournie dans les délais.
Les dispositions relatives à l'ajustement de la durée des brevets en cause
La déduction PTA en question est prévue à l'article 35 USC § 154(b)(2)(C)(i), qui dispose :
(C) RÉDUCTION DE LA PÉRIODE D'AJUSTEMENT.—
(i) La période d'ajustement de la durée d'un brevet en vertu du paragraphe (1) est réduite d'une période égale à la période pendant laquelle le demandeur n'a pas déployé des efforts raisonnables pour mener à bien la procédure relative à la demande.
L'interprétation de cette disposition par l'USPTO est énoncée dans 37 CFR § 1.704(b) :
(b) … un demandeur est réputé ne pas avoir déployé des efforts raisonnables pour mener à bien le traitement ou l'examen d'une demande pendant la durée cumulée de toute période supérieure à trois mois nécessaire pour répondre à toute notification ou mesure prise par l'Office rejetant, contestant, argumentant ou formulant toute autre demande, … auquel cas la période d'ajustement … est réduite du nombre de jours, le cas échéant, à compter du jour suivant la date qui est trois mois après la date d'envoi ou de transmission de la communication de l'Office informant le demandeur du rejet, de l'objection, de l'argument ou de toute autre demande, et se terminant à la date à laquelle la réponse a été déposée.
Décision de la Cour d'appel fédérale
La décision de la Cour d'appel fédérale a été rédigée par le juge Chen et approuvée par les juges Wallach et Hughes.
La Cour d'appel fédérale a examiné si l'interprétation de la loi par l'USPTO devait être considérée comme faisant autorité en vertu de l'arrêt Chevron. La Cour d'appel fédérale a d'abord déterminé que « le libellé de la loi sur les PTA ne répond pas à la question de savoir quel type d'action de la part d'un demandeur constitue des « efforts raisonnables pour conclure la procédure » aux fins de répondre à une décision finale de l'Office ». La Cour d'appel fédérale a ensuite déterminé que l'interprétation de l'USPTO était « fondée sur une interprétation admissible de la loi », comme l'exige l'arrêt Chevron. La Cour d'appel fédérale adonc confirmé la décision du tribunal de district qui avait également appliqué l'arrêt Chevron et confirmé l'interprétation de la loi par l'USPTO.
Comme indiqué ci-dessus, cette décision de la PTA ne me surprend pas. Ce qui m'a surpris, c'est la discussion de la Cour d'appel fédérale sur la pratique après la décision finale.
Par exemple, elle a formulé la question en litige comme suit : « une requête déposée après une décision finale de l'Office, qui continue de contester le bien-fondé du rejet de l'examinateur, sans motif valable» constitue un manquement à « l'obligation de déployer des efforts raisonnables pour conclure la procédure » en vertu de la loi PTA. Je frémis à l'idée que le fait que l'examinateur n'ait pas retiré le rejet signifie que les arguments ont été présentés « sans motif valable ».
Dans le même ordre d'idées, la Cour d'appel fédérale a déclaré :
Intra-Cellular « n'avait plus le droit de continuer à débattre du bien-fondé du rejet une fois que la décision finale de l'Office avait été rendue dans cette affaire ».
Il semble être parvenu à cette conclusion sur la base de l'article 37 CFR § 1.113(c) :
(c) Réponse à un rejet définitif ou à une mesure doit inclure annulation ou appel du rejet de chaque revendication rejetée. Si une revendication est admise, la réponse à un rejet ou à une action définitive doit être conforme à toutes les exigences ou objections quant à la forme.
Selon la Cour d'appel fédérale :
Pour répondre correctement à une décision non définitive de l'Office, la réglementation exige une « tentative sincère de faire avancer la procédure », ce qui implique de traiter chacune des objections et chacun des rejets en suspens. § 1.135 ; § 1.111. Mais les exigences pour répondre à une décision définitive de l'Office sont plus strictes. Si le demandeur souhaite continuer à contester les rejets de l'examinateur, il doit porter ces arguments devant la Commission des brevets en appel ou déposer une RCE afin de rouvrir la procédure devant l'examinateur. § 1.113(a) ; § 1.114. Si le demandeur souhaite apporter une modification à une revendication, seuls certains types de modifications sont autorisés en vertu du § 1.116. Voir § 1.116(b)(1)–(3).
(La Cour d'appel fédérale a noté qu'Intra-Cellular n'avait pas présenté de modifications de revendications en vertu de l'AFCP 2.0, qui autorise certains types supplémentaires de modifications de revendications après la décision finale.)
Compte tenu de la première réponse d'Intra-Cellular, la Cour d'appel fédérale a déclaré :
Intra-Cellular « aurait pu suivre l'une ou l'autre voie [37 CFR § 1.113(c) ou 37 CFR § 1.114] pour déposer une réponse appropriée à la décision finale de l'Office, mais elle a choisi de ne pas le faire. Dans cette première soumission postérieure à la décision finale, Intra-Cellular a continué à contester le rejet au titre de l'article 103 en avançant les mêmes arguments que l'examinateur avait précédemment jugés peu convaincants... Étant donné que la procédure était close et que l'examinateur n'était à ce stade pas tenu de réexaminer les arguments qui avaient déjà été rejetés dans la décision finale de l'Office, le comportement du demandeur ne constitue pas un « effort raisonnable pour conclure » la procédure au titre de l'article 1.704(b).
J'ai également été choqué par la description faite par la Cour d'appel fédérale de la deuxième réponse comme « une capitulation totale devant la décision finale de l'examinateur ». Comme le savent les parties prenantes, de nombreuses modifications de revendications sont apportées sans pour autant accepter la position de l'examinateur.
Entraînement après la finale
Bien que la décision de la Cour d'appel fédérale concernant le PTA ne me dérange pas, je suis gêné par la suggestion selon laquelle une réponse après décision finale qui ne présente que des arguments est inappropriée, même si l'article 37 CFR § 1.113(c) semble appuyer cette conclusion. Dans le cas présent, la Cour d'appel fédérale a estimé que les arguments présentés après la décision finale étaient les mêmes que ceux présentés précédemment, mais souvent, les arguments présentés après la décision finale peuvent répondre à de nouvelles assertions ou à de nouveaux rejets formulés dans la décision finale de l'Office. Dans ce cas au moins, un demandeur devrait pouvoir signaler toute erreur dans le raisonnement de l'examinateur sans être critiqué pour avoir déposé une réponse inappropriée.
