Bien que tentantes, les demandes de réexamen auprès du PTAB ont peu de chances d'aboutir.

Lorsque le PTAB rend une décision, l'une des parties est presque certaine d'être mécontente. Pour fournir des conseils appropriés face à un résultat indésirable, il est nécessaire de comprendre les chances de modifier ce résultat. Cet article passe brièvement en revue les taux de réussite des demandes de réexamen dans les procédures du PTAB afin de fournir un meilleur contexte pour déterminer si et quand une demande de réexamen peut être recommandée.

Le graphique ci-dessous présente les résultats de toutes les demandes de réexamen (c'est-à-dire les demandes de réexamen des décisions de l'institution et des décisions écrites définitives) qui ont été déposées auprès du PTAB depuis 2013.

Il est facile de se laisser décourager par ces chiffres, car le taux de refus est resté stable, autour de 90 % ou plus. Mais si l'on ventile davantage les demandes entre celles qui impliquent des décisions institutionnelles et celles qui impliquent des décisions écrites définitives, on observe des tendances plus nuancées.

Même si les demandes de réexamen ont peu de chances d'aboutir, le taux de réussite global des demandes de réexamen des décisions écrites définitives est légèrement supérieur à celui des décisions institutionnelles. Comme le montre le graphique ci-dessous, en 2017 et 2018, les demandes de réexamen des décisions écrites définitives ont été acceptées respectivement dans 10,4 % et 7,7 % des cas. Si l'on tient également compte des acceptations partielles (c'est-à-dire les demandes qui ont été acceptées en partie et rejetées en partie), ces chiffres passent à 11,9 % et 13,4 %. Bien sûr, cela signifie toujours que près de 90 % des demandes ont été rejetées, mais ces taux de réussite constituent néanmoins une amélioration significative par rapport aux taux de réussite de 2,5 % et 6,4 % observés pour les demandes de réexamen des décisions des institutions en 2017 et 2018.

Le taux de réussite légèrement plus élevé des demandes de réexamen des décisions écrites définitives est logique. L'objectif du réexamen est « d'identifier tous les points que la partie estime avoir été mal compris ou négligés par la Commission, ainsi que l'endroit où chaque point a été précédemment abordé dans une requête, une opposition ou une réponse » (37 C.F.R. § 42.71), et il y a tout simplement plus de points que la Commission aurait pu « mal comprendre ou négliger » lorsqu'elle travaille avec un dossier complet plutôt qu'avec une simple requête et une réponse préliminaire. Bien sûr, les taux d'acceptation relativement plus élevés des demandes de réexamen des décisions écrites définitives en 2017 et 2018 ne se sont pas maintenus en 2019 jusqu'à présent, de sorte que nous sommes peut-être en train d'assister à une tendance à la baisse. Compte tenu des faibles taux d'acceptation dans l'ensemble, les praticiens devraient se demander si le fait de demander un réexamen vaut la peine en termes de temps, d'efforts et de dépenses après avoir reçu une décision écrite initiale ou définitive négative. 

Curieusement, malgré des chances de succès quelque peu moindres, les demandes de réexamen des décisions d'ouverture de procédure sont près de trois fois plus nombreuses que celles qui suivent une décision écrite définitive (plus précisément 1 184 contre 322). Cela s'explique peut-être par le fait que les décisions écrites finales sont plus facilement susceptibles d'appel devant la Cour d'appel fédérale (en l'absence de problèmes de recevabilité), tandis que les décisions défavorables de l'institution ne sont pas directement susceptibles d'appel, ce qui signifie que les requérants n'ont d'autre choix que de demander une nouvelle audience et que les titulaires de brevets doivent attendre qu'une décision écrite finale soit rendue avant de pouvoir faire appel. Ainsi, compte tenu de l'importance de la décision d'ouverture de la procédure, en particulier pour les requérants, il n'est pas tout à fait surprenant qu'au cours des trois dernières années, environ 80 % des demandes de réexamen des décisions d'ouverture de la procédure aient été déposées par des requérants, comme le montre le graphique ci-dessous.

La tendance inverse s'observe après les décisions écrites définitives, où les titulaires de brevets ont systématiquement demandé plus souvent une nouvelle audience que les requérants, comme le montre le graphique ci-dessous.

Compte tenu de cette disparité entre la préférence des parties pour le dépôt après l'institution (requérant) et après la décision écrite finale (titulaire du brevet), nous avons également étudié les décisions historiques en matière de réexamen afin de déterminer s'il existait une différence notable dans les résultats selon la partie qui demandait le réexamen. Toutefois, en ce qui concerne les demandes de réexamen, le PTAB semble traiter de manière assez uniforme les requérants et les titulaires de brevets. L'examen des décisions de réexamen rendues au cours des trois dernières années ne révèle aucune différence majeure dans les résultats, que ce soit le titulaire du brevet ou le requérant qui ait demandé le réexamen. Si les requérants ont obtenu un peu plus de succès que les titulaires de brevets en 2018, ces derniers ont vu un plus grand nombre de demandes acceptées en 2017, et il n'y a pas eu de différence significative jusqu'à présent en 2019.

En résumé, si la demande de réexamen auprès du PTAB est une option pour contester une décision négative, c'est une option qui doit être mûrement réfléchie, car les chances de succès sont assez faibles. Bien que les chances d'obtenir gain de cause après une décision écrite définitive soient légèrement plus élevées que pour les demandes de réexamen de la décision d'ouverture de la procédure, le nombre limité de recours alternatifs après l'ouverture de la procédure continuera probablement à faire de cette option la plus populaire pour déclencher une demande de réexamen.

Note des auteurs : Jason Mock et Mike Houston tiennent à remercier Patrick Nyman, stagiaire d'été 2019 chez Foley & Lardner LLP, pour avoir compilé certaines des données initiales utilisées dans la préparation de cet article.