Le PTAB est strict en matière de preuve de motivation pour l'évidence

Deux décisions récentes du PTAB, qualifiées d'informatives, montrent que le fait de ne pas fournir de preuves détaillées de la motivation à combiner des références pour contester l'évidence peut faire échouer une requête avant ou après l'ouverture d'un procès.Dans l'affaire Johns Manville Corp. c. Knauf Insulation, Inc. (IPR2018-00827, document 9), le PTAB a rejeté l'ouverture d'une procédure IPR en raison de l'absence de motifs justifiant le remplacement des compositions d'une référence par celles d'une autre.  Dans l'affaire Hulu, LLC c. Sound View Innovations, LLC (IPR2018-00582, document 34), le PTAB a rendu une décision finale selon laquelle les revendications d'un brevet de télécommunications n'étaient pas évidentes, la motivation du requérant à combiner les éléments étant remise en cause par des preuves contraires.  Ces décisions illustrent le niveau de preuve exigeant requis des requérants pour expliquer pourquoi et comment une personne du métier (POSA) combinerait ou modifierait les enseignements des références pour aboutir à l'invention revendiquée. 

Dans le premier cas, Johns Manville a demandé la révision de nombreuses revendications du brevet américain n° 9 828 287 (« le brevet 287 ») de Knauf, affirmant qu'il n'était pas brevetable en raison de son caractère évident, sur la base de plusieurs combinaisons de quatre références antérieures.  Le brevet 287 concerne « un matériau isolant thermique ou acoustique en fibre de verre [qui comprend] un ensemble de fibres de verre et [...] un ou plusieurs liants présentant diverses caractéristiques ».  Une caractéristique clé des liants est qu'ils comprennent un produit de réaction entre « un réactif de sucre réducteur et un réactif aminé ». Johns Manville, document 9, pages 3-4. Le titulairedu brevet , Knauf, a fait valoir avec succès que le requérant « choisit les composants du liant sans explication » et n'a pas fourni de justification valable pour combiner les références.Id. à la page 9.

En convenant que les motifs d'évidence proposés ne démontraient pas de manière adéquate une motivation à combiner ou à modifier les références, la Commission s'est principalement concentrée sur le premier motif du requérant fondé sur les références Srinivasan et Worthington.^{1 La}PTAB a décrit Srinivasan comme divulguant une composition aqueuse de liant pour la fabrication de produits en fibre de verre, tels que l'isolation en fibre de verre.  Id. à la page 6.Son liant n'est pas le même que le produit revendiqué composé d'un sucre réducteur et d'une amine.Le requérant s'est appuyé sur Worthington pour enseigner le liant revendiqué, qui est décrit comme utile pour « la fabrication de moules ou de noyaux à coque et à d'autres fins ».  Id. à la page 7. Le requérant a fait valoir qu'un homme du métier aurait remplacé le liant de Srinivasan par celui de Worthington, car Worthington est un art analogue et les deux références divulguent des compositions de liants thermodurcissables dont les constituants se recoupent. Id. à la page 10. S'appuyant sur Securus Techs.² etPersonal Web Techs.,³, le PTAB a estimé que ni « la simple compatibilité des références » ni la démonstration « que les références de l'état de la technique [étaient] analogues ou relevaient du même domaine que le brevet contesté » n'étaient suffisantes « pour établir que l'homme du métier aurait eu des raisons de combiner les enseignements de l'état de la technique tels que revendiqués dans le brevet contesté ». Id.

La Commission a estimé que les autres motivations invoquées par le requérant pour justifier la combinaison étaient tout aussi déficientes. La déclarationde Worthington selon laquelle ses compositions thermodurcissables peuvent être utilisées à « d'autres fins pour lesquelles les compositions thermodurcissables sont utilisées » a été jugée insuffisante pour étayer l'affirmation du requérant selon laquelle les revendications contestées représentent l'utilisation prévisible d'éléments de l'état de la technique conformément à leurs fonctions établies. Id. à la page 11. Notant que « les références citées enseignent des systèmes de liaison considérablement différents », la Commission a reproché au requérant de ne pas avoir expliqué la raison spécifique pour laquelle il fallait remplacer le liant de Srinivasan par celui de Worthington, autre que l'hypothèse non étayée selon laquelle tous les liants thermodurcissables sont utiles dans le type de produit isolant en fibre de verre de Srinivasan.  Id. De manière plus générale, la Commission souhaitait voir des preuves concernant « lequel des éléments de l'état de la technique aurait une fonction connue, quelle est cette fonction et pourquoi cette fonction serait prévisible ». Id. à la page 12. En corollaire, la Commission a estimé qu'au vu des modifications importantes proposées, le requérant n'avait pas non plus démontré de manière adéquate l'existence d'une attente raisonnable de succès dans la réalisation des modifications. Id. à la page 13.

La décision rendue par le PTAB dans l'affaire Hulu, LLC c. Sound View Innovations, LLC montre que même lorsqu'un procès IPR est engagé, un examen approfondi des faits peut finalement démontrer l'absence de motivation à combiner. Dans l'affaire Hulu, le requérant a contesté les revendications du brevet américain n° 6 502 133, qui concerne un appareil et un procédé de traitement d'événements en temps réel, par exemple dans un système de télécommunications .  Le brevet '133 révèle que les systèmes de gestion de bases de données conventionnels sont souvent trop lents pour répondre aux exigences de performance en temps réel liées aux « services de commutation » dans les systèmes de télécommunications. Brevet '133, 1:25-42. Au moment de l'invention, les bases de données personnalisées constituaient des solutions efficaces, mais coûteuses et peu flexibles à ces problèmes. Id. 1:43-56. Les revendications du brevet '133 comprennent un moteur d'analyse en temps réel associé à une base de données en mémoire principale où sont stockées les informations de récupération. La Commission a engagé une procédure pour deux motifs d'évidence, mais a noté que l'un des motifs était vicié dès le départ^.4 Ici, nous nous concentrons sur le deuxième motif, la combinaison de O'Neil, Kao et De Witt, qui était le principal fondement de la procédure. Hulu, document 9, p. 2.

O'Neil décrit un système de télécommunications permettant de fournir des services de téléphonie mobile prépayés et à crédit limité, et comprend un système de surveillance, d'évaluation et de réponse en temps réel des appels téléphoniques.Ce système comprend au moins deux bases de données, mais ne précise pas si celles-ci se trouvent dans la mémoire principale.Le requérant s'est donc appuyé sur Kao pour enseigner que, dans les systèmes de bases de données en temps réel, les bases de données en mémoire principale offrent des temps d'accès rapides et prévisibles.  Id. à la page 14. Kao a également noté que la commutation téléphonique est une application soumise à des « exigences de synchronisation strictes » pour laquelle une base de données en temps réel serait utile.  Le requérant a fait valoir qu'un POSA aurait été motivé « à utiliser la base de données en mémoire principale de Kao dans le système de surveillance des appels téléphoniques en temps réel d'O'Neil... car (i) il était connu que les systèmes de routage et de facturation téléphoniques exigeaient des exigences de synchronisation strictes, et (ii) il était connu que les bases de données en mémoire principale étaient particulièrement adaptées à ce type de systèmes ». Id. De Witt, cité par Kao, a été utilisé comme référence pour les détails concernant le stockage et la récupération d'informations en mémoire. Id.

Le titulaire du brevet, Sound View Innovations, a pu réfuter cette motivation spécifique et apparemment crédible de combiner, en produisant des preuves qui ont remis en cause les prétendues « exigences strictes en matière de délais » des bases de données d'O'Neil. Tout d'abord , le titulaire du brevet a souligné que le système d'O'Neil obtenait les informations de ses bases de données en quelques secondes plutôt qu'en quelques millisecondes lors d'un appel.  L'expert du requérant a alors été contraint d'admettre que des mises à jour « une fois par seconde » à partir des bases de données d'O'Neil étaient acceptables dans le système de télécommunications d'O'Neil.  Id. aux pages 16-17. Deuxièmement, l'expert du titulaire du brevet a fourni un témoignage incontesté selon lequel « la grande majorité des systèmes de bases de données » à l'époque du brevet '133 étaient des systèmes sur disque et que ceux-ci étaient suffisamment rapides pour répondre aux exigences d'O'Neil. Id. aux pages 17-18. Troisièmement, le titulaire du brevet a également présenté des preuves démontrant que l'utilisation d'une base de données en mémoire principale pour les bases de données d'O'Neil n'aurait eu aucun impact sur les vitesses de routage des appels d'O'Neil, car le routage des appels était terminé avant que le système ne requière des informations provenant des bases de données. Id. à la page 18. Enfin , la Commission a également estimé que les inconvénients de la mémoire principale, à savoir son coût élevé, sa faible capacité et sa volatilité, auraient pesé contre un POSA combinant O'Neil et Kao/De Witt.⁵Id. aux pages 19-20. 

En résumé, les décisions Johns Manville et Hulu constituent un avertissement aux requérants, qui doivent examiner minutieusement la motivation à combiner les preuves et les arguments à l'appui d'une contestation pour cause d'évidence dans une requête en IPR. Ces décisions rappellent également de manière convaincante aux titulaires de brevets que, même si tous les éléments des revendications sont satisfaits par des références combinées, une attaque détaillée des bases factuelles de la motivation présumée à combiner est une stratégie valable pour contester une contestation pour cause d'évidence.

¹ Srinivasan et Worthington apparaissent tous deux ou l'un des deux dans les trois autres motifs d'évidence proposés, et la Commission a estimé que ces motifs étaient irrecevables pour des raisons similaires à celles invoquées pour le motif 1. Id. à la page 14.

²  Securus Techs., Inc. c. Global Tel*Link Corp., 701 F. App’x 971, 977 (Fed. Cir. 2017).

³  Personal Web Techs., LLC c. Apple, Inc., 848 F.3d 987, 993 (Fed. Cir. 2017).

⁴ Dans la décision institutionnelle et dans la décision écrite finale, la Commission a indiqué que le premier motif d'évidence ne permettait pas d'enseigner ou de suggérer au moins un des éléments revendiqués.  

⁵ Les autres arguments avancés par le requérant dans sa réponse ont été jugés non fondés ou inopportuns. Id. à la page 21.