Le ministère américain de la Justice et l'USPTO révisent leur déclaration de politique générale de 2013 sur les recours en matière de brevets essentiels à une norme

En décembre 2019, l'Office américain des brevets et des marques (USPTO), l'Institut national des normes et des technologies (NIST) et la Division antitrust du ministère américain de la Justice (DOJ) ont publié une déclaration de politique générale dans laquelle ils donnaient leur avis sur le bien-fondé d'une injonction en cas de contrefaçon de^brevetsessentiels à une^norme1soumis à des engagements de licence RAND ou^FRAND2. Ce faisant, l'USPTO et le DOJ ont retiré leur déclaration de politique commune de 2013. La nouvelle politique prévoit que l'engagement FRAND d'un titulaire de brevet est un facteur pertinent pour un tribunal ou une cour qui examine les mesures de redressement en cas de contrefaçon, mais qu'il ne constitue pas un obstacle à une mesure injonctive. La déclaration de politique de 2019 rejette toute règle spéciale qui limite les mesures de redressement disponibles en cas de contrefaçon de brevet au motif que les brevets contrefaits sont des brevets essentiels à une norme soumis à un engagement^FRAND3.

La déclaration de politique générale de 2013, désormais abrogée, mettait l'accent sur les ordonnances d'exclusion dans les enquêtes menées en vertu de l'article 337 de la loi douanière de 1930, mais suggérait que des principes similaires devraient s'appliquer aux demandes de mesures injonctives devant les tribunaux fédéraux. En 2013, le DOJ et l'USPTO ont reconnu le droit des titulaires de brevets d'empêcher d'autres personnes d'exploiter l'invention brevetée, mais ils ont estimé que certaines limites devaient s'appliquer aux injonctions lorsque le titulaire d'un brevet essentiel à une norme s'était engagé volontairement à concéder une licence sur ce brevet à des conditions FRAND ou RAND. En particulier, le DOJ et l'USPTO ont estimé qu'une injonction ou une ordonnance d'exclusion pourrait être contraire à l'intérêt public si le titulaire du brevet essentiel tentait d'obtenir une redevance supérieure à celle prévue par les conditions FRAND. Le DOJ et l'USPTO ont donc proposé de limiter les mesures injonctives à des circonstances exceptionnelles, par exemple lorsque le licencié présumé refusait de payer la redevance FRAND établie ou refusait d'engager des négociations pour déterminer cette redevance.

La déclaration de politique générale de 2019 a infirmé toute présomption contre les mesures injonctives et a clairement indiqué que le DOJ et l'USPTO ne soutiennent pas un ensemble unique de règles de réparation pour les litiges impliquant des brevets essentiels soumis à un engagement FRAND. Le DOJ et l'USPTO, rejoints par le NIST, ont estimé que la Commission américaine du commerce international, les tribunaux et les autres décideurs devraient tenir compte de tous les facteurs pertinents, y compris les engagements FRAND pris par le titulaire du brevet, lorsqu'ils déterminent les mesures correctives à prendre en cas de contrefaçon d'un brevet essentiel à une norme. Les agences ont suggéré que le tribunal ou le décideur applique une norme d'injonction flexible en appliquant les normes d'équité préconisées par la Cour suprême dans l'affaire eBay c. MercExchange.⁴

Cette nouvelle politique est conforme aux discours précédents du procureur général adjoint (AAG) Makan Delrahim et à la décision rendue en 2014 par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Apple, Inc. c. Motorola, Inc.⁵Dans sa description d'une approche « New Madison » du droit antitrust et du droit de la propriété intellectuelle, l'AAG Delrahim a critiqué la position selon laquelle un détenteur de brevet essentiel à une norme rencontre des difficultés importantes pour faire valoir son droit à une injonction plutôt qu'à des dommages-intérêts.⁶Dans l'affaire Apple, le tribunal de district a appliqué une règle per se selon laquelle les injonctions ne sont pas disponibles pour un brevet essentiel à une norme. La Cour d'appel fédérale a infirmé cette décision, estimant que les engagements FRAND du titulaire du brevet sont pertinents pour l'analyse de l'injonction par le tribunal de première instance, mais qu'il n'existe aucune règle spécifique pour les brevets soumis à des engagements FRAND en matière de mesures injonctives.⁷Il est intéressant de noter que la Cour d'appel fédérale a cité la déclaration de politique générale de l'USPTO/DOJ de 2013 pour affirmer qu'une injonction pourrait être appropriée si le titulaire du brevet essentiel à la norme refusait d'accorder une licence pour le brevet selon les conditions FRAND.

Bien que la déclaration de politique générale du ministère américain de la Justice et de l'USPTO ait changé, il n'est pas certain, dans la pratique, que l'issue des litiges fédéraux s'en trouve modifiée. Comme l'a souligné la Cour d'appel fédérale dans sa décision Apple, le cadre décrit par la Cour suprême dans l'affaire eBay fournit une norme d'injonction flexible pour traiter les aspects particuliers des brevets essentiels soumis à un engagement FRAND. Tout d'abord, l'accord du titulaire du brevet avec FRAND dans le processus de normalisation peut affecter la capacité de ce titulaire à satisfaire à la norme de préjudice irréparable requise pour une injonction. Il est également pertinent de savoir si le titulaire du brevet a accordé des licences à d'autres tiers. En outre, en appliquant les facteurs standard^{Georgia-Pacific8}pour les dommages-intérêts liés aux brevets, le taux FRAND sur ces autres licences est susceptible d'avoir un poids lorsque le tribunal fixe la redevance appropriée pour la contrefaçon en cours. Si le titulaire d'un brevet essentiel à une norme renie son engagement FRAND, l'organisme de normalisation peut avoir des droits contractuels directs et le licencié potentiel peut être en mesure d'introduire une action en tant que tiers bénéficiaire. Mais aucun de ces deux résultats n'exige nécessairement une mesure corrective antitrust fondée sur une action au titre du Sherman Act. Au fond, la question politique est de savoir si un licencié potentiel peut utiliser (contourner) un brevet essentiel à une norme en étant sûr qu'aucune injonction ne sera prononcée pour mettre fin à son utilisation/contournement futur. Que ce soit en vertu de la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Apple ou de la déclaration de politique générale de 2019 du ministère de la Justice, de l'USPTO et du NIST, la réponse est non ; une injonction reste possible, mais sa prononciation dépend des faits particuliers.

¹ Afin de garantir le bon fonctionnement des technologies et l'interopérabilité des différents composants, les organismes de normalisation adoptent certaines normes technologiques qui permettent l'interopérabilité des produits fabriqués par différents fabricants. Les brevets technologiques nécessaires pour répondre à une norme sont appelés « brevets essentiels à une norme ».

² Un titulaire de brevet participant à des activités de normalisation au sein d'un organisme de normalisation peut accepter d'accorder une licence sur son brevet à des conditions raisonnables et non discriminatoires (RAND) ou à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires (FRAND).

³ Le texte intégral de la déclaration de politique générale 2019 est disponible à l'adresse suivante : https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/SEP%20policy%20statement%20signed.pdf.

⁴ 547 U.S. 388, 390-93 (2006).

⁵ 757 F.3d 1286, 1332 (Fed. Cir. 2014), infirmé pour d'autres motifs par Williamson c. Citrix Online, LLC, 792 F.3d 1339 (Fed. Cir. 2015).

⁶ M. Delrahim, « The ‘New Madison’ Approach to Antitrust and Intellectual Property Law » (La nouvelle approche « Madison » en matière de droit antitrust et de propriété intellectuelle), 13 (16 mars 2018), disponible à l'adresse https://www.justice.gov/opa/speech/file/1044316/download.

⁷ 757 F.3d, p. 1331-1332.

⁸ Les facteurs généralement pris en compte pour évaluer le montant d'une redevance raisonnable dans les procès pour contrefaçon de brevet sont tirés de l'affaire Georgia-Pacific Corp. c. United States Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970).