Sauvegarde de l'ajustement de la durée du brevet dans l'affaire Supernus

L'un des aspects les plus déroutants, voire frustrants, des règles de l'USPTO relatives à l'ajustement de la durée des brevets (PTA) est le décalage entre ces règles et celles relatives à la déclaration de divulgation d'informations (IDS). Dans l'affaire affaire Gilead Sciences, Inc. c. Lee, la Cour d'appel fédérale a confirmé l'une de ces règles PTA incohérentes, mais l'avis de la cour n'a pas abordé l'incohérence avec la règle IDS applicable. Les parties prenantes prises dans les lacunes entre les règles PTA et les règles IDS pourraient être en mesure de récupérer une partie du PTA dans le cadre de l'affaire Supernus.

Inadéquations PTA-IDS

Dans affaire Supernus c. Iancu, la Cour d'appel fédérale a estimé que l'USPTO ne pouvait pas appliquer de déduction PTA pour « retard du demandeur » pendant une période où celui-ci « n'aurait rien pu faire pour faire avancer la procédure ». Bien que cette décision ne se limite pas aux déductions PTA fondées sur les IDS, la déduction en question découlait d'un IDS qui était conforme aux règles IDS en matière de délais, mais qui a néanmoins donné lieu à une déduction PTA en vertu des règles PTA. 

L'USPTO a modifié certainesde ses règles relatives au PTA à la lumière de l'affaire Supernus, mais n'a pas modifié la règle en cause dans cette affaire (37 CFR § 1.704(c)(8)) ni la règle relative au délai de 30 jours pour l'IDS-PTA prévue à l'article 37 CFR § 1.704(d). Cette dernière est à l'origine de deux types d'incohérences entre le PTA et l'IDS, l'une liée au calendrier et l'autre au sujet. 

À première vue, la règle 704(d) du PTA semble similaire à la règle 97(e) de l'IDS, mais la règle du PTA prévoit un délai de délai de 30 jours pour déposer un IDS sans encourir de déduction PTA, tandis que la règle IDS prévoit un délai de période de trois mois pour le dépôt d'un IDS dans les délais. 

À première vue, la certification requise pour invoquer la règle 704(d) du PTA semble similaire à la certification de la règle 97(e) de l'IDS, mais la règle du PTA s'applique dans des circonstances beaucoup plus limitées. Pour éviter une déduction PTA qui serait autrement applicable, l'IDS doit uniquement citer des éléments qui sont, ou ont été cités pour la première fois dans, une « communication provenant d'un office des brevets dans une demande étrangère ou internationale correspondante ou provenant de l'[USPTO] ». D'autre part, la certification IDS englobe tout éléments qui n'étaient pas connus auparavant d'une personne soumise à l'obligation de divulgation, 37 CFR § 1.56(c), quelle que soit la manière dont ils ont été identifiés. Ainsi, même un IDS déposé rapidement peut entraîner une déduction PTA si l'élément cité a été porté à la connaissance du demandeur dans des circonstances non couvertes par le champ d'application limité de la règle 37 CFR § 1.704(d).

Sauvegarde de l'ajustement de la durée du brevet dans l'affaire Supernus

Bien que certaines déductions PTA basées sur l'IDS ne puissent être évitées, il peut être possible de récupérer certaines déductions PTA dans le cadre du programme Supernus. Comme expliqué dans cet article, un demandeur peut demander le réexamen d'une déduction pour « retard du demandeur » qui couvre une période pendant laquelle le demandeur n'aurait rien pu faire pour faire avancer la procédure. Par exemple, si un IDS a été déposé peu après qu'une personne soumise à l'obligation de divulgation a pris connaissance des éléments cités, mais a subi une déduction PTA, celle-ci pourrait être réduite afin d'exclure la période pendant laquelle « aucun effort identifiable » n'aurait pu être fait, c'est-à-dire la période allant du début de la période de retard imputée jusqu'au moment où la personne a pris connaissance des éléments en question. Selon la pratique actuelle de l'USPTO, une telle demande de réexamen est soumise à des frais, et une déduction PTA sera toujours appliquée pour la période comprise entre le moment où la personne a pris connaissance des éléments et le dépôt de l'IDS, mais au moins une partie de la PTA pourrait être récupérée.