La Cour d'appel fédérale clarifie la norme relative à l'art analogue « raisonnablement pertinent »

La Cour d'appel fédérale a annulé et renvoyé une décision en matière de propriété intellectuelle dans l'affaire Donner Technology, LLC c. Pro Stage Gear, LLC, car le PTAB avait utilisé un critère erroné pour évaluer si une référence constituait un art analogue. Selon la Cour d'appel fédérale, le critère correct consiste à déterminer si la référence est raisonnablement pertinente par rapport aux problèmes particuliers auxquels le brevet se rapporte, ce qui nécessite d'identifier et de comparer les problèmes auxquels la référence et le brevet se rapportent.

La Cour d'appel fédérale a estimé que, lors de l'évaluation de l'enquête sur l'art analogue, le PTAB aurait dû identifier et comparer les problèmes auxquels se rapportent le brevet et la référence.

Donner a déposé une requête en matière de propriété intellectuelle concernant le brevet américain n° 6 459 023 détenu par Pro Stage Gear, contestant diverses revendications comme étant évidentes en vertu de l'article 35 U.S.C. §103. Donner s'est appuyé sur les enseignements d'un brevet accordé à Mullen. Mullen concerne les relais électriques, tandis que le brevet '023 concerne les pédaliers d'effets pour guitare. Le PTAB a rejeté les contestations fondées sur l'état de la technique au motif que Donner n'avait pas prouvé que Mullen était une technique analogue. Donner a fait appel. Voir Donner Technology, LLC c. Pro Stage Gear, LLC, n° 2020-1104, slip op. à 2 (Fed. Cir. 9 novembre 2020). 

En appel, la Cour d'appel fédérale a clarifié la deuxième partie du critère Bigio en précisant que « deux critères distincts définissent la portée de l'état de la technique analogue : (1) si la technique relève du même domaine d'activité, quel que soit le problème traité, et (2) si la référence ne relève pas du domaine d'activité de l'inventeur, si elle est néanmoins raisonnablement pertinente par rapport au problème particulier auquel l'inventeur est confronté ». In re Bigio, 381 F.3d 1320, 1325 (Fed. Cir. 2004) (la brosse à dents relève du même domaine d'activité que la brosse à cheveux revendiquée). La Cour d'appel fédérale a estimé que, puisqu'il était incontestable que le brevet '023 et Mullen ne relevaient pas du même domaine d'activité, la seule question était de savoir si Mullen était raisonnablement pertinent pour un ou plusieurs des problèmes particuliers auxquels se rapporte le brevet '023. Voir Donner Technology, n° 2020-1104, slip op. à la page 7.

La Cour d'appel fédérale a estimé que, lorsqu'on examine la question de l'art analogue selon la théorie de la pertinence raisonnable, il faut identifier et comparer les problèmes auxquels les deux se rapportent. Id. à la page 8. En concluant que le PTAB avait commis une erreur dans son analyse de la pertinence raisonnable pour déterminer si Mullen était un art analogue, la Cour d'appel fédérale a souligné que le PTAB n'avait pas correctement identifié les objectifs ou les problèmes auxquels Mullen et le brevet '023 se rapportaient.  Selon la Cour d'appel fédérale, la formulation par le PTAB de l'objectif ou du problème à résoudre par le brevet '023 était tellement liée au domaine d'application du brevet qu'elle excluait de fait toute prise en compte de références extérieures à ce domaine ; en outre, le PTAB n'a jamais comparé l'objectif ou le problème du brevet '023 avec les problèmes traités par Mullen, ni évalué si Mullen était raisonnablement pertinent pour ce problème. Id. aux pages 8 à 10. 

La Cour d'appel fédérale a réaffirmé que l'analyse de la pertinence raisonnable doit être effectuée à travers le prisme d'un PHOSITA.

La Cour d'appel fédérale a réaffirmé que l'analyse de la pertinence raisonnable doit être effectuée à travers le prisme d'une personne versée dans l'art (PHOSITA) qui envisage de se tourner vers un domaine autre que celui dans lequel elle exerce ses activités. Id. à la page 10. La Cour d'appel fédérale a également décrit comment un PHOSITA tiendrait compte des références en dehors de son domaine d'activité pour résoudre son problème ; par exemple, un PHOSITA serait « résigné » à envisager des techniques en dehors de son domaine d'activité et n'identifierait donc pas les problèmes de manière trop restrictive afin d'exclure toutes ces techniques. Id. à la page 9. 

La Cour d'appel fédérale a également estimé que la question soulevée par le PTAB, à savoir si un PHOSITA aurait un niveau de compétence relativement faible et aurait eu une mauvaise compréhension de la technologie de relais de Mullen, n'était pas pertinente.  Il a estimé que la question pertinente était de savoir si un PHOSITA aurait raisonnablement consulté la référence pour résoudre le problème en question, car même si un PHOSITA ne comprenait pas tous les détails d'une référence, il pouvait raisonnablement choisir de la consulter tant qu'il comprenait suffisamment les parties de la référence pertinentes pour résoudre son problème afin d'en tirer des informations utiles. Id. à la page 11. 

La Cour d'appel fédérale a estimé que le PTAB avait commis une erreur en se fondant sur les différences entre l'invention revendiquée et la référence (par exemple, les différences techniques ou la différence d'âge) pour conclure que la référence n'était pas une technique analogue.  La Cour d'appel fédérale a souligné que le PTAB n'avait pas suffisamment expliqué en quoi ces différences établissaient que la référence ne visait pas à résoudre un problème similaire, ni en quoi ces différences expliquaient pourquoi un PHOSITA ne se serait pas tourné vers les enseignements de la référence pour résoudre le problème en question. Id. aux pages 10 à 12. 

Bien que la Cour d'appel fédérale ait conclu que le PTAB avait commis une erreur en appliquant une norme erronée pour déterminer si Mullen constituait un art analogue, elle ne s'est pas prononcée sur la question de savoir si Mullen constituait un art analogue. La Cour d'appel fédérale a plutôt laissé cette question factuelle au PTAB pour qu'il la tranche en renvoi, soulignant que les cours d'appel ne peuvent se prononcer sur une question de fait en première instance que lorsqu'aucun enquêteur raisonnable ne pourrait conclure autrement. Id. à la page 12. 

En résumé, la Cour d'appel fédérale a souligné que, pour évaluer la pertinence raisonnable à des fins d'analogie technique, les problèmes auxquels se rapportent l'invention revendiquée et une référence dans un domaine différent doivent être identifiés et comparés du point de vue d'un PHOSITA. Les contestataires de brevets devraient faire valoir qu'un PHOSITA aurait identifié les similitudes entre les problèmes et aurait pris en considération la référence pour résoudre son problème. D'autre part, les titulaires de brevets devraient expliquer de manière adéquate pourquoi un PHOSITA n'aurait pas eu recours à l'enseignement de la référence malgré sa volonté de prendre en considération des techniques en dehors de son domaine d'activité. Un argument potentiel pour les titulaires de brevets, comme suggéré dans une note de bas de page de la décision, est que le problème résolu par une référence est si spécifique à son domaine particulier qu'un PHOSITA ne pourrait décrire le problème résolu par la référence autrement qu'en excluant tout art en dehors de ce domaine. Id. à 9 n1.