La Cour d'appel fédérale rejette l'appel de Sipco concernant l'institution d'une procédure CBM

Dans une décision faisant jurisprudence, la Cour d'appel fédérale a estimé que la décision préliminaire selon laquelle le brevet de la société SIPCO LLC, partie appelante, pouvait faire l'objet d'un examen au titre de la procédure CBM (Covered Business Method) n'était pas susceptible d'appel.¹ En conséquence, la Cour d'appel fédérale a estimé qu'elle ne pouvait pas examiner la contestation par SIPCO de cette décision préliminaire.²

Contexte

SIPCO détenait un brevet pour un chemin de communication en deux étapes dans lequel un dispositif distant communique via une connexion sans fil à faible puissance avec un nœud intermédiaire, qui se connecte à un emplacement central^{.3 Le} PTAB a institué un examen CBM et a jugé les revendications non brevetables en tant qu'objet non brevetable en vertu de l'article 35 U.S.C. § 101 et en tant qu'évidentes en vertu de l'article 35 U.S.C. § 103.^{4 La} Commission a déterminé que le brevet pouvait faire l'objet d'un examen CBM, en partie parce qu'elle a estimé qu'il n'existait aucune solution technique à un problème technique.^{5 La} Cour d'appel fédérale a infirmé la conclusion de la Commission selon laquelle il n'existait aucune solution technique, a annulé la décision de la Commission et a renvoyé l'affaire pour examiner l'applicabilité des lois pertinentes.^{6 L'intimé} , Emerson Electric LLP, après le rejet de sa demande de réexamen en banc, a déposé une requête en certiorari, que la Cour suprême a acceptée.^{7 La} Cour suprême a annulé l'avis de la Cour d'appel fédérale et^{a renvoyé l'affaire8 à}la lumière de l'affaire Thryv.^{9 Dans} l'affaire Thryv, la Cour suprême avait jugé que la décision du Bureau des brevets quant à savoir si un litige antérieur empêche l'ouverture d'une procédure de réexamen inter partes en vertu de l'article 35 U.S.C. § 315(b) (disposition relative à la « prescription ») est définitive et non susceptible d'appel en vertu de la disposition relative à l'« irrecevabilité de l'appel » de l'article 35 U.S.C. § 314(d).¹⁰

Renvoi par la Cour suprême

En renvoi, la Cour d'appel fédérale a rappelé son mandat, ordonné la présentation d'un mémoire supplémentaire et accueilli la requête en intervention du PTO.¹¹ Sur la question de l'appelabilité, la Cour d'appel fédérale a estimé que la décision d'instituer un examen CBM n'était pas susceptible d'appel en vertu de l'article 35 U.S.C. § 324(e), qui est une disposition « sans appel » spécifique aux CBM.¹² La Cour d'appel fédérale a motivé sa décision en établissant un parallèle avec les séries Thryv et ESIP Series 2,^{13 et}en^opposant14 Facebook.¹⁵ Dans l'affaire Thryv, la Cour suprême a estimé que la limitation dans le temps prévue à l'article 315(b) était une condition à l'ouverture d'un examen inter partes,¹⁶et, dans l'affaire ESIP, la Cour d'appel fédérale a estimé qu'un titulaire de brevet ne pouvait pas faire appel de la décision de la Commission selon laquelle une requête identifiait toutes les parties réellement intéressées.¹⁷Dans le même ordre d'idées, la Cour d'appel fédérale a noté que l'article 18(d) de l'AIA subordonne l'ouverture d'une procédure de réexamen CBM uniquement aux brevets qui ne portent pas sur des inventions technologiques.¹⁸ Dans l'affaire Facebook, en revanche, la Cour d'appel fédérale a jugé qu'une décision postérieure à l'ouverture de la procédure prise par la Commission sur la jonction était susceptible d'appel, car cette décision n'avait pas d'incidence sur la décision d'ouverture de la procédure.¹⁹

En ce qui concerne le bien-fondé de la brevetabilité, la Cour d'appel fédérale a confirmé la décision de la Commission quant au caractère évident de l'invention.²⁰

Conséquences potentielles

La décision rendue dans l'affaire SIPCO montre que la décision rendue dans l'affaire Thryv pourrait avoir une portée bien plus grande que prévu initialement. Si la détermination du respect par un appelant de la disposition relative à la prescription jugée non susceptible d'appel dans l'affaire Thryv est relativement simple, la détermination du caractère technique d'une solution à un problème technique est susceptible de donner lieu à des raisonnements différents, et potentiellement à des conclusions différentes, en fonction des connaissances techniques du juge du PTAB chargé de statuer.  Bien que les révisions CBM aient pris fin le16 septembre 2020, la Cour d'appel fédérale pourrait utiliser cette décision pour étendre davantage les pouvoirs du PTAB en jugeant que d'autres décisions du PTAB ne sont pas susceptibles d'appel.

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¹SIPCO, LLC c. Emerson Electric Co., 980 F.3d 865, 867 (Fed. Cir. 2020).

² Id.

³Id.

⁴ Id.

⁵Id.

⁶Id.

⁷Id.

⁸Id. à la page 867.

⁹Thryv, Inc. c. Click-to-Call Technologies, LP, 140 S. Ct. 1367 (2020).

¹⁰SIPCO, 980 F.3d, p. 868-869.

¹¹Id. à la page 867.

¹²Id.

¹³ESIP Series 2, LLC c. Puzhen Life USA, LLC, 958 F.3d 1378 (Fed. Cir. 2020).

¹⁴SIPCO, 980 F.3d, p. 869-870.

¹⁵Facebook, Inc. c. Windy City Innovations, LLC, 973 F.3d 1321 (Fed. Cir. 2020).

¹⁶SIPCO, 980 F.3d à la page 869.

¹⁷ Id. à la page 870.

¹⁸Id. à la page 869.

¹⁹Id. à la page 870.

²⁰ Id.