Smith & Nephew et les États-Unis ont déposé leurs mémoires en réponse le 22 janvier. Le mémoire en réponse de Smith & Nephew, que nous examinons ici, critique les arguments avancés par Arthrex dans son mémoire initial sur le fond, aborde certaines questions soulevées dans les mémoires d'amicus curiae et renforce ses propres positions.
Dans les affaires Arthrex (référencées sous le numéro 19-1434), Arthrex a précédemment fait valoir que les pouvoirs conférés aux juges administratifs spécialisés en matière de brevets (APJ) en vertu de l'AIA constituaient un sérieux écart par rapport aux pouvoirs traditionnels dévolus à ces fonctionnaires.1 Cespouvoirs accrus, associés à l'absence de possibilité de révision des décisions des APJ, signifient que les APJ doivent être des fonctionnaires principaux et qu'ils doivent être nommés par le président avec l'avis et le consentement du Sénat. En outre, Arthrex a fait valoir que la réparation accordée par le tribunal inférieur, qui a supprimé les protections contre la destitution des APJ, est insuffisante et que la décision finale en matière de réparation devrait être laissée au Congrès.
L'AIA constituait-elle un écart substantiel ?
Dans son mémoire en réponse, Smith & Nephew conteste la version des faits présentée par Arthrex dans son mémoire initial. Smith & Nephew affirme que l'AIA « s'appuie sur les fondements solides de l'histoire des décisions administratives en matière de brevetabilité et perpétue une tradition ininterrompue depuis près de 100 ans ».2 Elle retrace brièvement la manière dont les procédures de « deuxième examen » (par exemple, les réexamens) ont été traitées par le Congrès depuis leur création il y a près de 40 ans, et conclut que les pouvoirs accordés aux APJ dans l'AIA sont similaires à ceux exercés par d'autres agents de brevets subalternes dans le passé.3
En ce qui concerne l'analyse du statut d'un dirigeant, Arthrex avait précédemment estimé que la possibilité de réviser les décisions d'un dirigeant était le facteur clé pour déterminer si celui-ci était subalterne ou principal.4 Smith& Nephew critique toutefois cette approche, la qualifiant de règle stricte et inflexible qui n'est pas étayée par la jurisprudence, et suggère à la Cour de suivre plutôt sa jurisprudence dans l'affaire Edmond, qui mettait l'accent sur l'équilibre entre trois critères pour déterminer le statut d'un agent, mais rejetait expressément tout « critère exclusif permettant de distinguer les agents principaux des agents subalternes ». Smith & Nephew exhorte la Cour à privilégier cette approche holistique, qui, selon elle, est conforme au refus répété de la Cour d'adopter des règles strictes dans le contexte de la clause de nomination. Elle fait valoir qu'un test strict restreindrait de manière inadmissible la capacité du Congrès à structurer les agences administratives et pourrait conduire à des contestations constantes de l'autorité administrative.5
Quel remède est approprié ?
Dans son mémoire initial, Arthrex a demandé à la Cour de rejeter la procédure IPR engagée à son encontre et de déclarer l'ensemble du régime IPR inconstitutionnel.6 Smith& Nephew fait valoir que, si la Cour se prononce sur la question du recours, le rejet de l'IPR serait inapproprié et toute modification du régime IPR devrait se limiter à la résolution d'un problème constitutionnel spécifique.
Remède spécifique à l'Arthrex IPR
Smith & Nephew soutient qu'Arthrex devrait tout au plus obtenir un jugement déclaratoire et que le rejet de la demande de brevet serait inapproprié pour trois raisons.
Tout d'abord, Smith & Nephew s'appuie sur Ryder et Lucia pour faire valoir que pour que la Cour infirme une décision fondée sur une contestation au titre de la clause de nomination, la contestation doit avoir été présentée en temps utile devant l'instance judiciaire.7 Smith& Nephew note que la Cour a précédemment déclaré que « les tribunaux ne devraient pas infirmer les décisions administratives à moins que l'organisme administratif n'ait non seulement commis une erreur, mais ait également rejeté l'objection formulée en temps utile conformément à sa pratique ».8 End'autres termes, Arthrex aurait dû soulever la question devant le PTAB, ce qu'elle n'a pas fait, et le rejet est donc inapproprié.9 Il s'agit d'une question que Smith & Nephew a incluse dans sa requête en certiorari et qui figurait également parmi les questions présentées par les États-Unis.10Cependant, la Cour a refusé de l'examiner dans cette affaire. Smith & Nephew note que la Cour a accepté d'entendre une affaire présentant une question similaire, Carr c. Saul,11et précise qu'elle ne cherche pas à obtenir une « règle généralement applicable » sur la déchéance des contestations fondées sur la clause de nomination. Mais elle fait valoir que, dans cette circonstance particulière, le fait qu'Arthrex n'ait pas soulevé la question en temps utile rend le rejet de l'IPR, ou en fait tout autre recours qu'une déclaration, inapproprié.12
Deuxièmement, Smith & Nephew fait valoir que la Cour ne peut rejeter la procédure IPR en vertu de l'AIA. Si la décision finale sur le fond dans une procédure de recours en nullité est susceptible de recours judiciaire, la Cour a précédemment jugé que la décision d'engager le recours en nullité n'était pas susceptible de recours.13Smith & Nephew fait valoir que rejeter le recours en nullité reviendrait à « remettre en cause la décision du directeur d'engager la procédure » et que la Cour n'est donc pas habilitée à le faire.14
Enfin, Smith & Nephew fait valoir que le rejet serait inapproprié, car Arthrex est empêché de demander cette réparation. Plus précisément, selon Smith & Nephew, Arthrex a perdu son droit de demander le rejet lorsqu'il a signé un accord de règlement subordonné à la poursuite de la procédure IPR. Selon Smith & Nephew, le rejet de la procédure IPR permettrait injustement à Arthrex de contourner son engagement contractuel d'autoriser la poursuite de la procédure IPR.
Modification du régime des droits de propriété intellectuelle
Si la question du rejet de la procédure IPR est intéressante, le problème plus large ici pourrait être la demande d'Arthrex visant à ce que la Cour déclare le régime IPR inconstitutionnel, une demande que Smith & Nephew compare à « une lettre au Père Noël ».15Comme l'indique Smith & Nephew dans son mémoire, la réparation demandée par Arthrex revient à utiliser « un bulldozer » alors qu'un « scalpel » serait plus approprié.16Citant la « préférence décisive de la Cour pour une séparation chirurgicale plutôt qu'une destruction totale », Smith & Nephew exhorte la Cour à refuser de « laisser un contestataire exploiter une faille constitutionnelle isolée [...] pour démanteler tout un système qui, sans cela, serait constitutionnel».17Smith & Nephew souligne l'absence d'autorité juridique d'Arthrex pour étayer sa demande en citant des affaires telles que Selia Law et Free Enterprise Fund, dans lesquelles la Cour a choisi d'invalider de petites parties d'une loi plutôt que d'éliminer l'administration sous-jacente.18
Smith & Nephew rejette également la suggestion d'Arthrex selon laquelle la Cour devrait laisser la décision au Congrès simplement en raison du nombre de recours possibles.19« Même lorsqu'il existe un certain nombre de dispositions légales qui, combinées, entraînent une violation constitutionnelle, cette Cour peut supprimer une seule de ces dispositions à titre de recours approprié.»20
Après avoir rejeté les mesures correctives proposées par Arthrex, Smith & Nephew formule deux suggestions au cas où la Cour conclurait que les APJ sont des dirigeants principaux. Premièrement, la Cour pourrait résoudre la question de la nomination en supprimant l'article 35 U.S.C. § 6(a), qui exige que les APJ soient nommés par le secrétaire au Commerce.21Deuxièmement, la Cour pourrait résoudre le problème de l'absence de révision en supprimant l'article 35 U.S.C. § 6(c), qui limite l'octroi de nouvelles audiences au PTAB. La loi ne se prononcerait alors pas sur la question de savoir qui peut accorder une nouvelle audience, ce qui, selon Smith & Nephew, permettrait au directeur, grâce à son autorité inhérente, de réexaminer intégralement les décisions des APJ.22Dans tous les cas, si la Cour souhaite donner au Congrès la possibilité de modifier le régime légal, Smith & Nephew suggère qu'elle rende une décision concernant la réparation, puis suspende le jugement afin de donner au Congrès le temps nécessaire pour agir.23
Prochaines étapes
La semaine prochaine, nous examinerons le mémoire en réponse déposé par les États-Unis. Ensuite, Arthrex déposera son propre mémoire en réponse avant le 21 février 2021. Les plaidoiriesdans cette affaire sont prévues pour le lundi 1er mars 2021. Continuez à consulter le blog PTAB Trial Insightspour obtenir une analyse de ces développements et des développements futurs au cours des prochaines semaines.
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1 Arthrex Br. à 34.
2Réponse de Smith& Nephew, p. 11.
3Réponse de Smith& Nephew, p. 9-11.
4 ArthrexBr. à 20.
5Réponse de Smith& Nephew, p. 22-23.
6 ArthrexBr. à 59.
7 Smith& Nephew Reply Br. à la page 37 ; Ryder c. États-Unis, 515 U.S. 177 (1995) ; Lucia c. SEC, 138 S. Ct. 2044 (2018).
8Réponse de Smith& Nephew, p. 38 ; Woodford c. Ngo, 548 U.S. 81, 90 (2006) (citant United States c. L.A. Tucker Truck Lines, Inc., 344 U.S. 33, 37 (1952)).
9Réponse de Smith& Nephew, p. 37.
10 États-Unis, requête, p. 4 ; Smith & Nephew, requête, p. 32-33.
11Carr c. Saul, n° 19-1442.
12Voir la réponse de Smith & Nephew, p. 37, note 5.
13Thryv Inc. c. Click-To-Call Techs.140 S. Ct. à 1370 (citant 35 U.S.C. § 314(d)) ; Voir également Medtronic, Inc. c. Robert Bosch Healthcare Sys., Inc., 839 F.3d 1382, 1386 (Fed. Cir. 2016).
14Réponse de Smith& Nephew, p. 40.
15Réponse de Smith& Nephew, p. 36.
16Réponse de Smith& Nephew, p. 44.
17 Smith& Nephew Reply Br. à la page 45 (citant Barr c. Am. Ass’n of Political Consultants, Inc., 140 S. Ct. 2335, 2350–51 (2020)) ;
18Réponse de Smith& Nephew, p. 45 (citant Seila Law LLC c. Consumer Financial Protection Bureau, 140 S. Ct. 2183, 2211 (2020) ; Free Enter. Fund c. Pub. Co. Accounting Oversight Board, 561 U.S. 477, 509–10 (2010)).
19Réponse de Smith& Nephew, p. 45-46.
20 Smith& Nephew Reply Br. à la page 46 (citant Free Enter. Fund, 561 U.S. aux pages 509-510) (guillemets internes omis).
21Réponse de Smith& Nephew, p. 47.
22Réponse de Smith& Nephew, p. 48.
23Réponse de Smith & Nephew, p. 46.
