Les erreurs dans la liste des séquences peuvent vous priver de l'ajustement de la durée du brevet

En vertu des règles actuelles de l'USPTO relatives à l'ajustement de la durée du brevet (PTA), un demandeur peut se voir imposer une déduction au titre de l'ajustement de la durée du brevet (PTA) pour « retard du demandeur » avant le début de l'examen si la demande n'est pas « prête à être examinée » dans les huit mois suivant sa date de dépôt (ou la date de début de la phase nationale). Bien que cette règle soit entrée en vigueur pour la première fois avec les modifications apportées au traité sur le droit des brevets le 18 décembre 2013, nous avons constaté une augmentation des déductions PTA avant examen depuis que l'USPTO a mis en œuvre le Supernus. Bien que ces modificationsaient expressément modifié les règles PTArelatives aux modifications préliminaires, les demandeurs peuvent être surpris de se voir imposer des déductions PTA pour avoir corrigé des erreurs dans la liste des séquences.

La règle « prêt pour l'examen »

La règle des huit mois « prêt pour examen » est actuellement énoncée dans 37 CFR 1.704(c)(13) :

(13) Défaut de fournir une demande en état d'être examinée, tel que défini au paragraphe (f) de la présente section dans un délai de huit mois à compter soit de la date à laquelle la demande a été déposée en vertu de l'article 35 U.S.C. 111(a), soit de la date de début de la phase nationale en vertu de l'article 35 U.S.C. 371(b) ou (f) dans le cas d'une demande internationale, auquel cas la période d'ajustement prévue à l'article 1.703 est réduite du nombre de jours, le cas échéant, à compter du jour suivant la date qui correspond à huit mois à compter soit de la date à laquelle la demande a été déposée en vertu de l'article 35 U.S.C. 111(a), soit de la date de début de la phase nationale en vertu de l'article 35 U.S.C. 371(b) ou (f) dans une demande internationale, et se terminant à la date à laquelle la demande est en état d'être examinée, telle que définie au paragraphe (f) de la présente section ; et

Cette règle s'inspire librement de la règle de la PTA qui accorde PTA si l'USPTO met plus de 14 mois à émettre la première décision administrative en vertu de l'article 35 USC § 132 ou l'avis d'acceptation. Bien qu'il existe un écart important entre 8 mois et 14 mois, l'USPTO s'efforce toujours de réduire le délai avant la première décision administrative et ne souhaite pas que ces efforts soient entravés par des demandes qui ne sont pas prêtes à être examinées.

Selon le tableau de bord de l'USPTO, le délai moyen actuel pour obtenir une première décision administrative (« First Office Action Pendency ») est de 16,9 mois.

Les exigences pour être « prêt pour l'examen »

Les conditions requises pour être « prêt pour l'examen » sont actuellement énoncées dans le 37 CFR 1.704(f) :

(f) Une demande déposée en vertu de l'article 35 U.S.C. 111(a) est en état d'être examinée lorsqu'elle comprend un mémoire descriptif, contenant au moins une revendication et un résumé (§ 1.72(b)), ainsi que les documents conformes à l'article § 1.52, les dessins (le cas échéant) conformes à l'article § 1.84, toute traduction en anglais requise par le § 1.52(d) ou le § 1.57(a), une liste de séquences conforme aux articles 1.821 à 1.825 (le cas échéant), le serment ou la déclaration de l'inventeur ou une fiche de données de la demande contenant les informations spécifiées au § 1.63(b), la taxe de dépôt de base (§ 1.16(a) ou § 1.16(c)), la taxe de recherche (§ 1.16(k) ou § 1.16(m)), la taxe d'examen (§ 1.16(o) ou § 1.16(q)), toute copie certifiée conforme de la demande précédemment déposée requise par le § 1.57(a), et toute taxe liée à la taille de la demande requise par l'Office en vertu du § 1.16(s). Une demande internationale est en état d'être examinée lorsqu'elle est entrée dans la phase nationale telle que définie au § 1.491(b), qu'elle comprend un mémoire descriptif contenant au moins une revendication et un résumé (§ 1.72(b)), et qu'elle est accompagnée des documents conformes au § 1.52, des dessins (le cas échéant) conformes au § 1.84, une liste de séquences conforme aux articles 1.821 à 1.825 (le cas échéant), le serment ou la déclaration de l'inventeur ou une fiche de données de la demande contenant les informations spécifiées au § 1.63(b), la taxe de recherche (§ 1.492(b)), la taxe d'examen (§ 1.492(c)) et toute taxe liée à la taille de la demande exigée par l'Office en vertu du § 1.492(j).

Comme l'indique le texte surligné, une liste de séquences entièrement conforme est l'une des conditions requises pour que la demande soit « prête à être examinée ».

La règle « prêt pour examen » prévoit une solution provisoire si une décision administrative (ou un avis d'acceptation) est émise avant que l'une des conditions requises ne soit remplie :

Une demande est considérée comme ayant des documents conformes au § 1.52, des dessins (le cas échéant) conformes au § 1.84 et une liste de séquences conforme aux § 1.821 à § 1.825 (le cas échéant) aux fins du présent paragraphe à la date de dépôt de la dernière réponse (le cas échéant) corrigeant les documents, les dessins ou la liste de séquences qui est antérieure à la date d'envoi par la poste soit d'une action en vertu de l'article 35 U.S.C. 132, soit d'un avis d'acceptation en vertu de l'article 35 U.S.C. 151, selon la première éventualité.

Cela signifie que si l'USPTO ne constate aucune irrégularité avant la délivrance de la première décision administrative (ou notification d'acceptation), le demandeur ne être facturé de déduction PTA pour la correction des insuffisances identifiées par l'examinateur dans le délai initial fixé dans la décision administrative.

En revanche, si l'USPTO (ou le demandeur) constate des irrégularités, leur correction après l'expiration du délai de 8 mois pourrait entraîner une déduction PTA pour « retard du demandeur ».

Les erreurs de séquence peuvent vous priver de PTA

Alors que l'USPTO émet généralement un avis précoce en cas de lacunes dans les frais (par exemple), il peut lui falloir un certain temps pour émettre un avis en cas d'erreurs dans une liste de séquences (par exemple, un « avis de conformité aux exigences pour les demandes de brevet contenant des divulgations de séquences de nucléotides et/ou d'acides aminés »). Les règles PTA actuelles n'offrent aucune garantie PTA aux demandeurs qui pensaient avoir respecté les règles relatives à la liste des séquences, mais une erreur technique dans la soumission est identifiée peu avant ou après l'expiration du délai de huit mois, mais avant l'émission de la première décision administrative (ou avis d'acceptation). Même si le demandeur soumet une réponse complète et dans les délais à un avis de conformité, il peut se voir imposer une déduction PTA à compter de la date des huit mois jusqu'à la date de dépôt de la réponse.

Les demandeurs soucieux de maximiser la durée du brevet et de minimiser les déductions PTA devraient envisager de prendre des mesures pour s'assurer que toute liste de séquences requise soit déposée bien avant la date limite de huit mois et que toutes les règles relatives aux listes de séquences soient respectées. L'USPTO proposedes « conseils utiles »pour se conformer aux règles, ainsi qu'un logiciel Microsoft Windows appelé «Sequence Listing Checker »qui permet de vérifier la conformité des listes de séquences lisibles par ordinateur avec les règles de format et de contenu. Toutefois, l'USPTO peut encore trouver des erreurs dans une liste de séquences qui a « passé » le test du vérificateur de liste de séquences. Ainsi, même en tirant parti de ces ressources, il n'est pas possible d'éviter toutes les erreurs de liste de séquences ; néanmoins, elles peuvent réduire les risques de vol de PTA liés à la liste de séquences.