Stratégie en matière de brevets et de secrets commerciaux : un cadre décisionnel à quatre facteurs
La protection de la propriété intellectuelle est un pilier essentiel pour établir et maintenir des avantages concurrentiels. Dans le même temps, il est important d'allouer stratégiquement les ressources à la constitution d'un portefeuille de brevets. Cela peut être particulièrement vrai pour les entreprises émergentes, où les dépenses en matière de propriété intellectuelle impliquent de réels compromis avec d'autres objectifs commerciaux, et où les règles empiriques de base sur lesquelles les grandes entreprises peuvent s'appuyer pour s'assurer qu'elles prennent les bonnes décisions en matière de dépenses de propriété intellectuelle, telles que 1 brevet par million de dollars de dépenses en R&D, ne sont pas utiles. Du point de vue du rapport coût-bénéfice, la protection d'une seule invention à l'échelle mondiale peut facilement atteindre des centaines de milliers de dollars. Chaque brevet doit donc offrir une valeur réelle et proportionnée en (1) dissuadant les concurrents d'exploiter l'invention et (2) pouvant être appliqué de manière rentable par le biais de poursuites judiciaires.
À un niveau élevé, une stratégie globale en matière de propriété intellectuelle nécessite de comprendre en quoi vos innovations font partie intégrante de votre activité : comprendre ce qui rend vos produits et services meilleurs, plus rapides et/ou plus précieux pour les clients, prévoir ce que vos concurrents pourraient faire pour atteindre leurs objectifs et décider si la protection par brevet vaut la peine d'y consacrer des ressources. La protection des secrets commerciaux, qui consiste à préserver la confidentialité des idées afin de pouvoir poursuivre les tiers qui les acquièrent de manière abusive, avec le risque que si ceux-ci acquièrent les idées de manière indépendante ou par ingénierie inverse, vous n'ayez alors aucun recours, peut généralement constituer une alternative moins coûteuse pour protéger les innovations lorsque la proposition de valeur pour la protection par brevet n'est pas aussi forte. La protection des secrets commerciaux peut nécessiter un coût initial relativement élevé pour mettre en place des systèmes de confidentialité, mais ce coût peut être réparti sur de nombreux secrets commerciaux une fois les systèmes mis en place.
Cet article présente un cadre décisionnel reposant sur quatre facteurs clés pour aider à déterminer s'il convient de protéger les innovations par des brevets ou en tant que secrets commerciaux : l'importance cruciale de la technologie ; la facilité avec laquelle la technologie peut faire l'objet d'une ingénierie inverse ; la facilité avec laquelle vous pouvez déterminer si quelqu'un d'autre utilise la technologie (« détectabilité ») ; et la facilité avec laquelle vous pouvez garder l'invention secrète.
La criticité reflète l'importance d'une invention particulière pour le succès sur le marché : plus une invention est critique, plus il est important de déposer une demande de brevet pour la protéger. La criticité se reflète dans plusieurs caractéristiques interdépendantes, notamment la valeur monétaire de l'invention, la demande dont elle fait l'objet et son degré de nécessité pour répondre aux besoins des clients. Par exemple, si un produit axé sur la technologie peut être vendu avec des marges élevées, il est probable qu'une invention critique sous-jacente à cette technologie soit à l'origine des avantages en termes de performances qui permettent ces marges, et qu'elle doive donc être protégée par des brevets. En revanche, s'il existe de nombreuses approches alternatives (« solutions de contournement ») à une invention particulière qui peuvent être mises en œuvre sans sacrifier les performances et/ou à des prix nettement inférieurs, il sera probablement plus rentable de garder l'invention confidentielle que de la protéger par un brevet.
La rétro-ingénierie consiste généralement à comprendre le fonctionnement d'une technologie, par exemple en « remontant à la source » (logiciels, appareils, etc.) afin de comprendre comment les différents composants fonctionnent ensemble et remplissent leurs fonctions. Bien que certaines technologies puissent faire l'objet de restrictions contractuelles ou autres en matière de rétro-ingénierie, celle-ci offre généralement un moyen d'aboutir de manière indépendante à une invention, rendant ainsi inefficace la protection des secrets commerciaux. Par conséquent, plus une invention est facile à comprendre par rétro-ingénierie, plus il est important de la protéger à l'aide de brevets.
Pour faire valoir un brevet, il faut démontrer comment un concurrent enfreint chaque élément d'au moins une revendication du brevet. Cela signifie que plus il est difficile de déterminer si un produit concurrent possède un élément particulier (par exemple, une caractéristique structurelle, une fonction exécutée par un composant ou par le code du produit), plus il sera difficile de faire valoir le brevet avec succès. Comme indiqué ci-dessus, les coûts liés aux litiges en matière de brevets sont importants. Bien que la toute première étape consistant à envoyer une lettre de mise en demeure à un concurrent contrefacteur puisse, en soi, être relativement peu coûteuse, les concurrents avisés comprendront que pour que la lettre soit crédible, vous devrez avoir une position suffisamment solide en matière de contrefaçon pour croire que le litige aboutira.
En résumé, les avantages des brevets comprennent la possibilité d'empêcher les concurrents, pendant la durée limitée du brevet, d'utiliser l'invention protégée et/ou de percevoir des redevances pour l'utilisation par les concurrents, ainsi que le fait qu'ils constituent un actif pouvant faire l'objet d'une licence afin d'ouvrir de nouvelles sources de revenus, bien que les inventions doivent être rendues publiques et ne puissent plus être protégées après l'expiration du brevet. L'avantage des secrets commerciaux est qu'ils n'expirent pas tant qu'ils restent secrets, mais ils ne concernent généralement que les situations où des informations confidentielles sont utilisées sans autorisation. Si la protection des secrets commerciaux peut constituer une alternative rentable aux brevets, en particulier dans les secteurs où les mouvements de personnel entre les entreprises sont fréquents et où les technologies sont donc exposées à des risques de divulgation, elle n'est utile que lorsque des systèmes de confidentialité efficaces peuvent être mis en place. Par exemple, plus il est facile de limiter le nombre de personnes qui ont accès à l'invention, par exemple en limitant l'exposition de chaque personne ou équipe à une partie seulement de l'invention globale, plus la protection des secrets commerciaux sera fiable.
En tenant compte de ces facteurs, il est possible d'adopter une approche plus intentionnelle et stratégique en matière de protection de la propriété intellectuelle. Cela vous permettra de réduire vos dépenses globales en matière de propriété intellectuelle tout en garantissant que celle-ci reste un atout concurrentiel précieux.
