L'USPTO, le NIST et la division antitrust du DOJ retirent leur déclaration de politique générale relative aux injonctions SEP

Le 8 juin 2022, le ministère américain de la Justice, la division antitrust (DOJ), l'Office américain des brevets et des marques (USPTO) et l'Institut national des normes et des technologies (NIST) ont retiré, sans le remplacer, un document de politique générale datant de l'ère Trump. déclaration de politique générale publiée en 2019 (déclaration de politique générale de 2019) concernant la portée des recours disponibles en cas de violation de brevets essentiels à une norme (SEP) soumis à des engagements équitables, raisonnables et non discriminatoires (FRAND).¹Les participants au processus de normalisation se retrouvent ainsi sans aucune orientation officielle concernant les recours disponibles en matière de pratiques d'octroi de licences SEP ou les priorités d'application dans ce domaine.

Déclaration de politique retirée en 2019 et historique de la politique SEP

La déclaration de politique générale de 2019, qui a été retirée, présentait le point de vue des trois agences selon lequel les tribunaux devraient appliquer le droit traditionnel des brevets aux questions de contrefaçon de brevets essentiels soumis à des engagements FRAND plutôt que d'appliquer des règles spéciales aux brevets essentiels (par exemple, limiter le droit du titulaire d'un brevet essentiel de demander une mesure injonctive). Plus précisément, la déclaration de politique générale de 2019 prévoyait que l'engagement FRAND d'un titulaire de brevet était un facteur pertinent pour un tribunal ou une cour examinant les recours en contrefaçon, mais que cet engagement ne constituait pas nécessairement un obstacle absolu à une injonction. La déclaration de politique générale de 2019 est le fruit d'une administration qui considérait que le problème de « blocage » dans le processus de normalisation — où les titulaires de SEP refusent d'accorder des licences à moins que leurs exigences (telles que des redevances plus élevées) ne soient satisfaites — n'était pas fondamentalement un problème antitrust. À l'époque, le ministère de la Justice de l'administration Trump considérait que le problème antitrust le plus urgent était la capacité des organismes de normalisation à contraindre les détenteurs de SEP à accorder des licences à des conditions FRAND, ce que le ministère de la Justice de Trump considérait comme favorisant excessivement les utilisateurs de SEP (c'est-à-dire les implémenteurs) et réduisant ainsi les incitations à innover.

Le retrait n'a pas rétabli la déclaration de politique générale de l'administration Obama de 2013. déclaration de politique générale de 2013 sur cette même question. La déclaration de politique générale de 2013 reconnaissait le droit du titulaire d'un SEP d'empêcher d'autres personnes d'exploiter l'invention brevetée, mais estimait que certaines limites devaient s'appliquer aux injonctions lorsque le titulaire du SEP s'était volontairement engagé à concéder une licence sur le SEP à des conditions FRAND.

Il convient de noter que les agences ont également choisi de ne pas adopter de projet de politique (projet de déclaration de politique) qu'elles avaient proposé en décembre 2021, qui avait suscité des centaines de commentaires publics des deux côtés. À certains égards, le projet de déclaration de politique semblait revenir à la politique anti-injonction SEP de l'ère Obama. Par exemple, le projet de déclaration de politique générale indiquait que la jurisprudence de la Cour suprême dans l'affaire eBay Inc. c. MercExchange, LLC, 547 U.S. 388 (2006) était généralement défavorable aux injonctions SEP lorsque le détenteur du SEP s'était engagé à respecter les conditions FRAND. Le projet de déclaration de politique générale indiquait également que les réparations financières seraient généralement suffisantes pour indemniser pleinement le détenteur du SEP en cas de contrefaçon. Toutefois, dans ce qui pourrait être considéré comme une tentative d'adopter une approche plus équilibrée, le projet de déclaration de politique générale avait en outre noté que les injonctions pouvaient toujours être appropriées lorsque l'utilisateur d'un SEP n'était pas disposé ou incapable de conclure une licence à des conditions FRAND. Le projet de déclaration de politique générale avait également fourni des indications sur ce qui constitue des négociations « de bonne foi » concernant les SEP soumis à des engagements FRAND.

L'impact du retrait de toute politique d'injonction relative aux brevets essentiels

Alors que beaucoup s'attendaient à ce qu'une version du projet de déclaration de politique générale soit adoptée à la place de la déclaration de politique générale de 2019, le projet a été publié avant la confirmation de Laurie Locascio au poste de directrice du NIST et de Kathi Vidal au poste de directrice de l'USPTO.²Il se peut donc que les agences n'aient pas pu parvenir à un consensus sur le libellé d'une politique de remplacement. Il est également possible que la décision de ne publier aucune politique révisée soit une tentative des agences de mettre fin aux tergiversations qui ont eu lieu au cours de la dernière décennie en ce qui concerne l'approche de chaque administration en matière de licences SEP et de laisser les actions des agences parler d'elles-mêmes.

Quelle que soit la raison derrière cette évolution, en supprimant la déclaration de politique générale de 2019 sans publier de document de remplacement, les agences laissent les détenteurs et les utilisateurs de SEP dans l'incertitude quant à la manière dont elles traiteront les questions de licence SEP, notamment en ce qui concerne les cas où le gouvernement pourrait intervenir ou chercher à tenir les détenteurs/utilisateurs de SEP responsables, en vertu des lois antitrust, de leurs comportements liés aux activités de normalisation.

Mais l'absence de déclaration de politique ne signifie pas nécessairement qu'il n'y a pas de politique. Par exemple, dans le communiqué de presse sur le retrait, le procureur général adjoint Jonathan Kanter aurait déclaré que le DOJ adopterait une approche « au cas par cas » en matière d'octroi de licences SEP, dans le but d'encourager les pratiques d'octroi de licences de bonne foi et de créer une plus grande cohérence dans la politique d'application des lois antitrust. M. Kanter a également souligné que le ministère de la Justice « examinera attentivement les comportements opportunistes de tout acteur du marché », en mettant l'accent sur « les pratiques abusives qui affectent de manière disproportionnée les petites et moyennes entreprises ou les marchés hautement concentrés » ou qui compromettent la compétitivité des « technologies émergentes ». Ces commentaires suggèrent que le ministère de la Justice pourrait bien décider d'appliquer les lois antitrust aux litiges relatifs aux SEP dans certaines circonstances, en particulier lorsque des start-ups technologiques ou d'autres acteurs de moindre importance sont impliqués. Cela marquerait une rupture avec la politique en matière de SEP de l'ère Trump.

L'absence de déclaration de principe sur les recours en matière de SEP signifie également que les tribunaux devront décider au cas par cas (sans pouvoir s'appuyer sur une déclaration de principe comme référence) si une injonction est appropriée dans un litige SEP dans le cadre des injonctions en matière de litiges de brevets défini dans l'affaire eBay. Les détenteurs et les utilisateurs de SEP pourraient également voir une augmentation du nombre de litiges, car les deux types de parties prenantes testeront les limites du nouveau régime.