Naviguer parmi les différentes mesures correctives proposées par l'ITC

Cet article a été initialement publié dans Law360 le 26 juillet 2022. Il est republié ici avec autorisation.

À l'issue d'une enquête menée en vertu du titre 19 du Code des États-Unis, section 1337, la Commission du commerce international des États-Unis rendra une décision finale qui déterminera : (1) s'il y a eu violation de la section 337 et, dans l'affirmative, (2) la réparation appropriée.¹

Si la plupart des commentaires sur les enquêtes menées en vertu de la section 337 portent sur des questions liées à l'existence d'une violation (par exemple, contrefaçon, invalidité, industrie nationale), il devient de plus en plus important pour les entreprises et les avocats de bien connaître les mesures correctives disponibles dans le cadre des enquêtes menées en vertu de la section 337.

Au cours des dernières années, le nombre d'enquêtes au titre de l'article 337 ayant abouti à une décision finale sur le fond a considérablement augmenté. Par exemple, en 2020, un nombre record de 35 enquêtes au titre de l'article 337 ont été menées à terme sur le fond, et 2022 est en passe de battre ce record.²

Cet article explore la portée de ces ordonnances de réparation et les options disponibles lorsqu'on est confronté à une ordonnance de réparation.

Aperçu des ordonnances correctives en vertu de l'article 337

Il existe deux types de mesures correctives que l'ITC peut prononcer dans le cadre d'une enquête au titre de l'article 337 : les ordonnances d'exclusion et les ordonnances de cessation et d'abstention.

Une ordonnance d'exclusion interdit l'importation aux États-Unis d'articles contrefaits, tandis qu'une ordonnance de cessation et d'abstention interdit toute activité déloyale associée à des articles contrefaits importés avant la date d'entrée en vigueur d'une ordonnance d'exclusion.

Ces deux types d'ordonnances visent à mettre fin aux actes déloyaux pour lesquels une violation de l'article 337 a été constatée. Concrètement, cela signifie que la portée de ces deux ordonnances tend à être large.

Par exemple, dans le cas de violations fondées sur des conclusions de contrefaçon de brevet, l'ordonnance d'exclusion s'étendra généralement à tous les articles ou composants de ceux-ci qui enfreignent une ou plusieurs des revendications de brevet pour lesquelles une violation a été constatée.³

En d'autres termes, la portée des ordonnances de réparation peut s'étendre, et s'étend souvent, au-delà des articles spécifiques qui ont fait l'objet de l'enquête au titre de l'article 337.

Ordonnances d'exclusion

Une ordonnance d'exclusion peut prendre deux formes : une ordonnance d'exclusion limitée et une ordonnance d'exclusion générale. Les ordonnances d'exclusion limitées et générales interdisent l'importation d'articles jugés contraires à l'article 337 et sont appliquées par le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis.

Si l'ITC constate une violation de l'article 337 et que l'intérêt public ne s'y oppose pas, elle émettra vraisemblablement une ordonnance d'exclusion limitée. Une ordonnance d'exclusion limitée interdit l'importation d'articles en violation par les répondants spécifiques identifiés dans l'enquête au titre de l'article 337.

Une ordonnance d'exclusion générale est une mesure corrective beaucoup plus large qui interdit l'importation de tous les articles en infraction, quelle que soit leur provenance.⁴

L'ITC imposera une ordonnance d'exclusion générale dans deux situations : (1) lorsqu'il est nécessaire d'empêcher le contournement d'une ordonnance d'exclusion limitée à des entités spécifiques et (2) lorsqu'il existe un schéma de violation de l'article 337 et qu'il est difficile d'identifier la provenance des articles en infraction.⁵

Ordonnances de cessation et d'abstention

Une ordonnance de cessation et d'abstention interdit à un défendeur dans le cadre d'une enquête au titre de l'article 337 de commettre tout acte déloyal aux États-Unis en rapport avec des articles importés antérieurement en violation des règles, y compris la vente d'articles importés provenant de stocks américains.⁶

Les ordonnances de cessation et d'abstention sont généralement émises lorsque les défendeurs détiennent des stocks commercialement importants aux États-Unis ou ont des activités importantes aux États-Unis qui pourraient compromettre la mesure corrective prévue par une ordonnance d'exclusion.⁷ Contrairement aux ordonnances d'exclusion, les ordonnances de cessation et d'abstention sont administrées par l'ITC, et non par le CBP.

La violation d'une ordonnance de cessation et d'abstention peut entraîner l'imposition de sanctions pécuniaires importantes. En cas de violation, l'ITC peut infliger des sanctions civiles équivalentes au double de la valeur nationale des articles en infraction, jusqu'à concurrence de 100 000 dollars par jour.

Période d'examen présidentiel

Avant toute entrée en vigueur d'une ordonnance corrective, celle-ci est soumise à une période d'examen présidentiel de 60 jours qui suit immédiatement la décision finale de l'ITC.⁸

La période d'examen présidentiel donne au président la possibilité de rejeter toute ordonnance corrective, mais de tels rejets sont rares^.9 Une fois la période d'examen présidentiel expirée, l'ordonnance d'exclusion et l'ordonnance de cessation et d'abstention prennent effet.¹⁰ Pendant cette période, tout article jugé contraire à l'article 337 peut continuer à être importé et vendu à condition qu'une caution soit déposée.¹¹

Dans le cadre de sa décision finale, l'ITC fixera le montant d'une caution destinée à protéger le plaignant contre tout préjudice ou à compenser tout avantage concurrentiel résultant de l'acte déloyal.¹² Le montant de la caution peut généralement varier entre 0 % et 100 % de la valeur de l'article importé.¹³

Deux cautions doivent être déposées : l'une auprès du CBP et l'autre auprès de l'ITC. La caution déposée auprès du CBP concerne les articles en infraction importés aux États-Unis pendant la période d'examen présidentiel.¹⁴ La caution déposée auprès de l'ITC concerne les actes déloyaux associés aux articles en infraction qui ont été importés avant la publication de l'ordonnance d'exclusion, par exemple la vente d'articles déjà importés.

Mise en œuvre des ordonnances d'exclusion

Une question fondamentale se pose à propos des ordonnances d'exclusion : comment un défendeur peut-il continuer à importer des articles qui ne sont pas visés par l'ordonnance d'exclusion, par exemple des articles qui ne violent pas un brevet ?

Un défendeur soumis à une ordonnance d'exclusion dispose de quatre options pour importer ces articles : s'auto-certifier auprès du CBP, soumettre une demande de décision au CBP, demander à l'ITC de modifier l'ordonnance d'exclusion et demander à l'ITC un avis consultatif sur la portée d'une ordonnance d'exclusion.

En outre, si un plaignant estime qu'un défendeur enfreint une ordonnance de réparation, il peut déposer une plainte en vue d'une procédure d'exécution.

Procédures CBP

La division du CBP chargée d'administrer et d'appliquer les ordonnances d'exclusion est la division chargée de l'application des ordonnances d'exclusion (Exclusion Order Enforcement Branch, EOE) du CBP. Il est courant que la division EOE du CBP contacte à la fois le plaignant et le défendeur avant la décision finale de l'ITC afin de discuter des modalités de mise en œuvre d'une éventuelle ordonnance d'exclusion.

Au cours de cette réunion, la CBP-EOE discutera également des procédures postérieures à l'ordonnance d'exclusion, y compris les procédures de certification et les demandes de décision conformément au titre 19 du Code of Federal Regulations, section 177.

Le CBP-EOE organise ces réunions séparément avec les plaignants et les défendeurs et, lors de ces réunions, les parties ont la possibilité de faire des présentations sur les questions relatives à l'éventuelle ordonnance d'exclusion. Toute décision du CBP-EOE peut faire l'objet d'un appel devant la Cour du commerce international.¹⁵

Procédures de certification

Il est d'usage que l'ITC inclue une disposition relative à la certification dans l'ordonnance d'exclusion limitée.¹⁶ La disposition standard relative à la certification autorise le CBP à exiger d'un importateur qu'il certifie lui-même qu'il connaît les termes de l'ordonnance d'exclusion limitée, qu'il a effectué les vérifications appropriées et que, à sa connaissance, les articles importés ne sont pas exclus de l'entrée en vertu de l'ordonnance d'exclusion limitée.¹⁷

L'objectif de la disposition relative à la certification est de tenir compte de la difficulté potentielle que pourrait rencontrer le CBP pour déterminer si un article particulier est soumis à une ordonnance d'exclusion. Les procédures précises de mise en œuvre de la certification sont déterminées par le CBP-EOE.

Dans le cadre de ce processus, le CBP-EOE commence souvent à discuter de la disposition relative à la certification avec le défendeur avant que l'ITC ne rende sa décision finale dans le cadre de l'enquête au titre de l'article 337. Cela peut inclure la proposition par le CBP-EOE d'un projet de certification au défendeur.

Par la suite, jusqu'à la fin de la période d'examen présidentiel, le défendeur pourra discuter avec le CBP-EOE des termes précis de la disposition relative à la certification.

Si les dispositions de certification sont évidemment souhaitables pour les défendeurs, elles ont toutefois leurs limites. En particulier, les dispositions de certification sont destinées à être utilisées uniquement pour les articles qui ont été jugés comme ne violant pas l'article 337 dans le cadre de l'enquête sous-jacente, par exemple les articles qui ont été jugés comme ne constituant pas une contrefaçon.

Ainsi, les dispositions relatives à la certification ne sont pas une option pour les modifications de produits contrefaits qui n'ont pas été jugées dans le cadre de l'enquête au titre de l'article 337 ou pour les nouveaux modèles. Cela est particulièrement pertinent car il peut s'avérer irréalisable ou peu rentable de développer une modification dans un délai suffisant pour qu'elle soit jugée dans le cadre de l'enquête au titre de l'article 337.

Procédure prévue à l'article 177

Si un défendeur souhaite importer un article qui relève du champ d'application de l'enquête au titre de l'article 337 et qui n'a pas fait l'objet d'une décision dans le cadre de l'enquête, il peut présenter une demande au titre de la règle 177.¹⁸ Dans cette demande, le défendeur demande au CBP-EOE de déclarer que l'article n'est pas soumis à une ordonnance d'exclusion.

Il est important de noter que dans les demandes au titre de la règle 177, la charge de la preuve incombe au défendeur. Par exemple, dans le cas d'une contrefaçon de brevet, le défendeur doit démontrer, par une prépondérance de preuves, que l'article ne constitue pas une contrefaçon.¹⁹ Si la demande au titre de la règle 177 aboutit, le défendeur peut commencer à importer l'article aux États-Unis.²⁰ Les demandes au titre de la règle 177 sont des procédures inter partes dans lesquelles le plaignant a la possibilité de s'opposer à la demande.²¹

Une demande au titre de la règle 177 doit inclure les preuves nécessaires pour démontrer qu'un article n'est pas soumis à une ordonnance d'exclusion. Comme l'explique la règle 177, une demande au titre de la règle 177 doit inclure « des photographies, des dessins ou d'autres représentations picturales de l'article et, dans la mesure du possible, un échantillon de l'article, à moins qu'une description précise de l'article ne soit pas essentielle à la décision^{demandée ».22} Des déclarations factuelles et d'experts peuvent également être incluses dans une demande au titre de la règle 177.

Une fois la demande au titre de la règle 177 soumise, le CBP-EOE contactera le plaignant et le défendeur afin de fixer un calendrier d'audiences. En règle générale, plusieurs séries de soumissions seront suivies d'une discussion orale. Un exemple de calendrier est présenté ci-dessous.

Le principal avantage d'une demande au titre de la règle 177 est la rapidité.

La plupart des demandes sont traitées en moins de 90 jours.²³ Cela signifie qu'un défendeur diligent peut obtenir une décision peu après la fin de la période d'examen présidentiel de 60 jours, minimisant ainsi l'impact d'une ordonnance d'exclusion.²⁴ De plus, les demandes au titre de la règle 177 ont généralement donné lieu à des décisions favorables aux défendeurs.

Cependant, les demandes au titre de la règle 177 présentent plusieurs limites importantes. Le CBP-EOE ne réexaminera aucune question traitée lors de l'enquête au titre de l'article 337. Le CBP-EOE ne se prononcera pas sur la validité ou l'applicabilité des brevets, mais se contentera de déterminer si le défendeur peut démontrer que l'article ne constitue pas une contrefaçon.²⁵ Le CBP-EOE ne se prononcera pas non plus sur les articles qui faisaient partie de l'enquête au titre de l'article 337.²⁶

Procédures ITC

Les répondants peuvent également recourir aux procédures de l'ITC pour importer des articles redessinés ou nouvellement conçus. Plus précisément, les répondants peuvent demander à l'ITC de modifier une ordonnance corrective ou de rendre un avis consultatif concernant la portée d'une ordonnance corrective.

Procédures de modification

Une autre option pour un défendeur qui souhaite importer un article redessiné consiste à présenter une demande de procédure de modification, conformément au titre 19 du Code of Federal Regulations, section 210.76.

L'objectif des procédures de modification est de déterminer si la portée d'une ordonnance corrective existante doit être modifiée en fonction de l'évolution des circonstances factuelles ou juridiques. Dans le cadre d'une procédure de modification, l'ITC peut déterminer si un article redessiné ou nouveau est couvert par une ordonnance corrective existante et si l'ordonnance doit prévoir une exception pour l'article redessiné ou nouveau.

La durée de la procédure de modification dépend de la complexité de celle-ci. Selon l'ITC, une procédure de modification peut durer de 60 jours à neuf mois :

• Pour les procédures de modification qui portent uniquement sur une question de droit, les décisions définitives sont généralement rendues dans un délai de 60 à 90 jours à compter de la date de publication de l'avis d'ouverture de la procédure de modification dans le Federal Register.²⁷

• Pour les procédures de modification qui impliquent un minimum d'enquête, les décisions finales sont généralement rendues dans un délai de 90 à 180 jours à compter de la date de publication de l'avis d'ouverture de la procédure de modification dans le Federal Register.²⁸

• Pour les procédures de modification qui impliquent une enquête approfondie, les décisions finales sont rendues dans un délai de six à neuf mois à compter de la date de publication de l'avis d'ouverture de la procédure de modification dans le Federal Register.²⁹

Le principal inconvénient des procédures de modification est qu'elles prennent plus de temps que les demandesau titre dela règle 177. Cependant, les décisions finales rendues dans le cadre des procédures de modification sont contraignantes pour le CBP et peuvent faire l'objet d'un appel immédiat devant laCour d'appel des États-Unispour le circuit fédéral.

Il est possible de mener simultanément une demande au titre de la règle 177 auprès du CBP et une procédure de modification auprès de l'ITC.³⁰

Avis consultatifs

Une autre option pour un répondant qui souhaite importer un article redessiné consiste à soumettre une demande d'avis consultatif, conformément au titre 19 du Code of Federal Regulations, section 210.79.

Dans le cadre d'une procédure d'avis consultatif, l'ITC examine si l'importation d'un article redessiné ou nouveau enfreindra une ordonnance corrective existante. Tout importateur potentiel peut demander un avis consultatif. Le calendrier des procédures d'avis consultatif est similaire à celui des procédures de modification.

Contrairement aux procédures de modification, les avis consultatifs ne sont pas contraignants pour le CBP et ne peuvent faire l'objet d'un appel devant la Cour d'appel fédérale.

Procédures d'exécution

Si un plaignant estime qu'un défendeur contourne indûment une ordonnance corrective, il peut déposer une plainte en vue d'une procédure d'exécution, conformément au titre 19 du Code of Federal Regulations, section 210.75.

Une procédure d'exécution se déroulera de manière très similaire à une enquête type au titre de la section 337, c'est-à-dire qu'elle sera menée devant un juge administratif, impliquera une procédure de discovery, aboutira à une décision finale et pourra faire l'objet d'un appel devant la Cour d'appel fédérale. Si l'ITC constate qu'un défendeur a enfreint une ordonnance corrective, elle peut infliger des sanctions civiles équivalentes au double de la valeur nationale des articles en infraction, jusqu'à concurrence de 100 000 dollars par jour.

A retenir

Compte tenu de ce qui précède, il est important d'envisager dès le début d'une enquête au titre de l'article 337 les mesures correctives qui pourraient être ordonnées.

Si vous êtes un défendeur, cela peut signifier envisager la possibilité de modifications de conception et les intégrer dès que possible dans l'enquête au titre de l'article 337. Le fait qu'un article modifié, ou tout autre article, soit jugé non contrefait dans le cadre d'une enquête au titre de l'article 337 devrait permettre au défendeur de certifier lui-même auprès du CBP que l'article n'entre pas dans le champ d'application d'une ordonnance d'exclusion et de minimiser toute perturbation de son activité.

Les considérations relatives aux modifications potentielles peuvent également avoir une incidence sur l'interprétation des revendications dans les affaires de brevets, tant pour les plaignants que pour les défendeurs. Même si une modification n'est pas disponible pendant l'enquête au titre de l'article 337 et qu'elle est plutôt jugée dans le cadre d'une demande au titre de la règle 177, d'une procédure de modification ou d'un avis consultatif, l'ordonnance d'interprétation des revendications sera presque certainement pertinente pour déterminer si la modification est finalement jugée comme ne relevant pas du champ d'application d'une ordonnance de réparation.

En outre, comme les procédures de certification ne sont disponibles que pour les articles jugés non contraires par l'ITC ou le CBP, il est avantageux pour un défendeur d'avoir autant d'articles que possible jugés non contraires. Cela permettra au défendeur de bénéficier des procédures de certification sans avoir à présenter de demande au titre de la règle 177.

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¹ 19 U.S.C. § 1337(c).

² Au cours du deuxième trimestre 2022, 19 enquêtes au titre de l'article 337 ont été menées à bien sur le fond. Voir https://www.usitc.gov/intellectual_property/337_statistics_average_length_investigations.htm.

³ Voir, par exemple, Certain Cloud-Connected Wood-Pellet Grills and Components Thereof, Inv. No. 337-TA-1237, Limited Exclusion Order at 2 (12 mai 2022).

⁴ Voir 19 U.S.C. § 1337(d)(2).

⁵Voir id.

⁶ Voir, par exemple, Certains barbecues à granulés de bois connectés au cloud et leurs composants, Inv. n° 337-TA-1237, Ordonnance de cessation et d'abstention, p. 2-3 (12 mai 2022).

⁷ Voir Certaines cartouches de bande magnétique et leurs composants, Inv. n° 337-TA-1058, Comm’n Op. à la page 65 (9 avril 2019).

⁸ 19 U.S.C. § 1337(j)(2).

⁹ Commission du commerce international des États-Unis – Enquêtes au titre de l'article 337 – Réponses aux questions fréquemment posées, publication n° 4105, p. 25 (mars 2009).

¹⁰ 19 U.S.C. § 1337(j)(4).

¹¹ 19 U.S.C. § 1337(j)(3).

¹² Voir, par exemple, Certains récepteurs vidéo numériques et composants matériels et logiciels connexes, Inv. n° 337-TA-1103, Comm’n. Op. à la page 31 (13 mai 2020).

¹³ Voir, par exemple, id.

¹⁴ Voir l'annexe B de la partie 113 du 19 C.F.R.

¹⁵ 19 U.S.C. § 1641(e)(1).

¹⁶ Voir, par exemple, Certains barbecues à granulés de bois connectés au cloud et leurs composants, Inv. n° 337-TA-1237, Comm’n Op. aux pages 10-11 (24 mai 2022).

¹⁷ Voir, par exemple, Certains barbecues à granulés de bois connectés au cloud et leurs composants, Inv. n° 337-TA-1237, Ordonnance d'exclusion limitée, p. 3 (12 mai 2022).

¹⁸ Bien que les demandes au titre de la règle 177 soient généralement présentées par les défendeurs, les plaignants peuvent également déposer une demande au titre de la règle 177.

¹⁹ Voir, par exemple, HQ H323308 à la page 11 (8 février 2022).

²⁰ 19 C.F.R. § 177.9.

²¹ Voir, par exemple, HQ H323308 à la page 1 (8 février 2022).

²² 19 C.F.R. § 177.2(b)(3).

²³ Depuis 2017, le délai moyen pour obtenir une décision au titre de la règle 177 était compris entre 80 et 90 jours.

²⁴ Une décision au titre de la règle 177 peut être demandée dès que l'ordonnance d'exclusion est rendue (c'est-à-dire que le défendeur n'a pas besoin d'attendre la fin de la période d'examen présidentiel).

²⁵ Voir H259071 à la page 15 (10 décembre 2014).

²⁶ Voir H315840 à la page 16 (8 février 2021) (« Le CBP est lié par les conclusions de la Commission »).

²⁷ https://www.usitc.gov/press_room/featured_news/pilot_program_will_test_expedited_procedures_usitc.htm.

²⁸ Voir id.

²⁹ Voir id.

³⁰ Voir 19 C.F.R. § 210.79(a).