Passé et avenir : comment les déclarations antérieures en matière de propriété intellectuelle peuvent compromettre votre future plainte pour contrefaçon de brevet

Cet article a été rédigé par Ivory Djahouri, stagiaire d'été au bureau de Foley à Chicago. Mike Houston, associé chez Foley, a apporté son aide à la rédaction.

Le juge Albright, de la Cour fédérale américaine du district ouest du Texas, a partiellement accepté la requête en irrecevabilité (la « Requête ») déposée par Meta Platforms, Inc. (« Meta ») en vertu de l'article 12(b)(6) dans l'affaire Grecia Estate Holdings LLC c. Meta Platforms, Inc. (6:21-CV-00677). La requête alléguait que Grecia Estate Holdings, LLC (« Grecia ») (1) n'avait pas présenté de plainte plausible pour contrefaçon en vertu de la règle 12(b)(6) ; ou, à titre subsidiaire, (2) aurait dû être empêchée de faire valoir une telle plainte en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée. En fin de compte, le tribunal a estimé que Grecia n'était pas empêchée de faire valoir sa plainte pour contrefaçon, car les arguments de Meta concernant la validité, l'imprécision et l'identité n'étaient pas prêts à être examinés à ce stade du litige. Toutefois, le tribunal a estimé que Grecia n'avait pas présenté de plainte plausible, car elle n'avait pas expliqué en quoi certains produits de Meta auraient enfreint le brevet américain n° 8 402 555 (« le brevet 555 ») de Grecia. Le tribunal a estimé que certaines allégations de contrefaçon de Grecia contredisaient les arguments avancés par Grecia devant la Commission d'appel et d'examen des brevets (PTAB) lors d'un précédent examen inter partes (IPR). Cela a conduit à un rejet des conclusions.

La plaignante, Grecia, a intenté une action en contrefaçon contre Meta, affirmant que Meta avait enfreint le brevet '555, qui visait à améliorer les systèmes traditionnels de « gestion des droits numériques » (DRM) concernant les opérations multimédias numériques entre machines. Grecia affirmait que son invention brevetée constituait une amélioration par rapport à l'état de la technique, car elle offrait « une interopérabilité illimitée des médias numériques entre un nombre illimité de machines, avec gestion de l'accès des utilisateurs finaux aux médias numériques ». Cette amélioration « utilisait également des circuits intégrés électroniques, dans le cadre d'un abonnement à un service web, pour gérer les droits d'accès sur une pluralité d'appareils » au lieu de limiter l'interopérabilité des médias numériques à un nombre restreint de machines.

Le litige portait sur l'application Messenger de Meta et Facebook Pay (collectivement, le « produit incriminé »). Grecia affirmait que le produit incriminé constituait une contrefaçon, car il associait un code QR au compte d'un utilisateur et surveillait « l'accès à l'argent numérique du titulaire du compte Facebook Pay ». En réponse, Meta a demandé le rejet de la plainte pour défaut de fondement plausible et/ou en vertu de la préclusion collatérale, car les questions relatives au brevet '555 étaient sans doute identiques à celles déjà débattues dans le cadre d'autres procédures.

Bien que le tribunal ait estimé que Grecia n'était pas collatéralement empêché, en raison de diverses présomptions qu'il aurait dû formuler, il a donné raison à Meta qui affirmait que Grecia, dans sa plainte initiale, n'avait pas invoqué de manière suffisamment détaillée la contrefaçon du brevet '555. La revendication 15 du brevet '555 exigeait que « le jeton de vérification d'adhésion fourni par un premier utilisateur corresponde au média numérique crypté ». Il s'agissait également d'une limitation de la revendication 16. Dans sa plainte, Grecia affirmait que « le compte PayPal ou le numéro de carte de débit et de crédit d'un utilisateur de Facebook Pay » constituait le « jeton de vérification d'adhésion ».

Cependant, Meta a fait valoir que cette position contredisait les arguments avancés lors d'une précédente procédure IPR, au cours de laquelle Grecia avait estimé que les informations relatives aux cartes de crédit ou à tout compte de paiement ne pouvaient constituer un « jeton de vérification d'adhésion... correspondant au support numérique crypté ». Selon Meta, dans la procédure de réexamen des droits de propriété intellectuelle, Grecia avait essentiellement nié « toute correspondance entre les informations relatives aux cartes de crédit et les « supports numériques cryptés » du brevet 555 » et ne pouvait donc pas s'appuyer sur cet argument pour étayer ses allégations de contrefaçon.

Prenant acte des déclarations de Grecia lors de la procédure en matière de propriété intellectuelle concernant la portée de l'invention, le tribunal a donné raison à Meta et a estimé que la plainte de Grecia ne présentait pas de théorie plausible expliquant en quoi le produit incriminé enfreignait les revendications 15 et 16 du brevet '555. La décision du tribunal semble conforme à l'arrêt rendu par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Aylus Networks, Inc. c. Apple Inc., 856 F.3d 1353 (Fed. Cir. 2017), qui a noté que les déclarations faites par le titulaire d'un brevet au cours d'une procédure IPR, avant ou après une décision d'institution, peuvent être invoquées pour étayer une conclusion de renonciation à la poursuite lors de l'interprétation des revendications. La cour a accueilli la requête de Meta et toutes les demandes de Grecia à l'encontre de Meta ont été rejetées avec préjudice.