Protéger les secrets commerciaux dans les États qui défavorisent les clauses de non-concurrence

Cet article a été initialement publié dans Law360 le 20 décembre 2022 et est republié ici avec autorisation.

Les lois fédérales et étatiques sont de plus en plus défavorables aux efforts des employeurs visant à imposer des restrictions postérieures à l'emploi aux travailleurs par le biais d'accords de non-sollicitation et de non-concurrence.

Cependant, même dans les États qui ont toujours désapprouvé toute restriction postérieure à l'emploi imposée aux travailleurs quittant leur emploi, il est interdit aux employés de voler les informations exclusives et les secrets commerciaux de leur employeur. Il est donc impératif que les employeurs protègent ces informations.

Une décision récente d'un tribunal fédéral met en évidence les obligations postérieures à l'emploi en Californie.

Les tribunaux californiens sont généralement peu favorables aux restrictions postérieures à l'emploi. En novembre, dans l'affaire Genasys Inc. c. Vector Acoustics LLC, le tribunal fédéral de première instance du district sud de Californie a récemment rejeté une plainte pour rupture de contrat déposée par Genasys Inc., un fournisseur de systèmes et de solutions de communication, contre deux anciens employés qui avaient quitté l'entreprise et auraient créé une entreprise concurrente.

Dans cette affaire, le litige portait sur une clause de cession d'invention incluse dans un accord sur les informations et inventions exclusives. Cette clause obligeait les employés à divulguer les inventions développées pendant la durée de leur emploi chez Genasys, jusqu'à un an après la fin de leur contrat, qui concernaient Genasys ou les activités de recherche ou de développement de Genasys, ou qui résultaient de tout travail effectué pour Genasys.

Dans sa décision du 1er novembre rejetant sans^préjudice1 la plainte pour rupture de contrat déposée par Genasys, le tribunal a estimé que la formulation de la cession d'invention était inutilement vague et donc contraire à la section 16600 du California Business and Professions Code, qui stipule que « tout contrat interdisant à quiconque d'exercer une profession, un métier ou une activité commerciale légale de quelque nature que ce soit est nul dans cette mesure^»2.

Le tribunal a estimé qu'en incluant une obligation continue de céder à Genasys toute invention liée au travail des employés chez Genasys pendant un an après la fin de la relation de travail, l'accord constituait une restriction illégale après la fin de l'emploi.

Se référant à des considérations politiques issues d'une décision antérieure d'un tribunal fédéral, la cour a noté que « les contrats de travail généraux, tels que ceux en cause ici, « englobent non seulement l'employé malhonnête qui préoccupe le plaignant, mais aussi l'employé honnête qui conçoit légitimement une idée ou une amélioration après son licenciement ».³

La décision rendue par le tribunal dans l'affaire Genasys rappelle que la plupart des obligations postérieures à l'emploi imposées aux employés qui quittent leur emploi, même lorsque ces obligations ne découlent pas spécifiquement d'une clause de non-concurrence ou de non-sollicitation, risquent d'être contraires à l'article 16600 et à des lois similaires dans d'autres États.

Mais tout n'est pas perdu. Les employeurs peuvent prendre de nombreuses mesures pour protéger leurs informations confidentielles et exclusives, notamment les meilleures pratiques ci-dessous qui peuvent s'avérer très utiles dans le cadre de litiges impliquant une concurrence déloyale de la part d'anciens employés, quelle que soit la juridiction.

Utilisez les meilleures pratiques pour protéger vos clients contre la concurrence déloyale de la part d'anciens employés.

Prendre des mesures pour démontrer que des efforts raisonnables sont déployés pour protéger les secrets commerciaux et les informations exclusives.

À une époque où le télétravail est devenu une norme acceptable pour de nombreux employeurs, il est plus important que jamais de veiller à ce que les employeurs appliquent — et que les employés examinent et comprennent — les politiques et procédures relatives à l'accès aux informations confidentielles en dehors du bureau.

En effet, les mesures prises par les employeurs pour protéger leurs informations exclusives sont souvent déterminantes dans les litiges portant sur des allégations d'appropriation illicite de secrets commerciaux ou de violation d'un accord ou d'une clause de confidentialité.

La loi californienne sur les secrets commerciaux (California Uniform Trade Secrets Act), qui est en grande partie identique à la loi fédérale sur les secrets commerciaux (Uniform Trade Secrets Act), définit un secret commercial comme suit :

Les informations, y compris les formules, modèles, compilations, programmes, dispositifs, méthodes, techniques ou procédés, qui : (1) tirent une valeur économique indépendante, réelle ou potentielle, du fait qu'elles ne sont généralement pas connues du public ou d'autres personnes susceptibles d'obtenir une valeur économique de leur divulgation ou de leur utilisation ; et (2) font l'objet d'efforts raisonnables, compte tenu des circonstances, pour préserver leur confidentialité.⁴

Lorsqu'on intente une action en justice pour détournement d'un secret commercial, l'une des premières choses à faire est de définir ce qu'est un secret commercial. À cette fin, il est essentiel d'établir des politiques et des procédures strictes concernant l'accès au secret commercial, selon le principe du besoin d'en connaître.

Parmi les exemples, citons le verrouillage par mot de passe de tous les appareils électroniques contenant le secret commercial sous forme numérique et le verrouillage de tous les lieux physiques où le secret commercial est conservé sous forme physique. Les employeurs doivent également organiser régulièrement des formations sur la confidentialité et la limitation de l'accès aux secrets commerciaux.

De nombreuses juridictions, dont la Californie, reconnaissent que les listes de clients peuvent constituer des secrets commerciaux protégés dans certaines circonstances, notamment lorsque la liste de clients a été obtenue par l'employeur au prix d'un temps, d'efforts et de dépenses considérables. Cela est vrai en Californie, même si les coordonnées des clients peuvent être généralement connues du public selon la définition du secret commercial donnée par la loi californienne sur les secrets commerciaux (California Uniform Trade Secrets Act).⁵

La même logique s'applique aux informations exclusives qui ne relèvent pas nécessairement du secret commercial en vertu des lois applicables. Plus l'employeur prendra de mesures pour démontrer à l'enquêteur que les informations exclusives étaient protégées par l'entreprise, plus il sera facile de prouver que l'utilisation abusive de ces informations par l'ancien employé a causé un préjudice quantifiable à l'entreprise.

Veiller à ce que les employés signent des accords de confidentialité avec des informations confidentielles correctement définies.

Dans des juridictions telles que la Californie, où les clauses de non-concurrence contenues dans les contrats de travail sont interdites, sauf exceptions limitées, un accord de confidentialité est un outil utile et juridiquement contraignant qui permet à une entreprise de protéger ses informations exclusives dans les situations où elle a des raisons de croire que l'ancien employé utilise ces informations pour lui faire concurrence.

Il convient toutefois de noter qu'en 2020, dans l'affaire Brown c. TGS Management Co. LLC, la Cour d'appel de Californie a estimé que l'accord de confidentialité d'un employeur était trop large et équivalait essentiellement à un accord de non-concurrence annulable dans la mesure où il définissait les « informations confidentielles » comme incluant « toutes les informations qui sont « utilisables dans » ou qui « se rapportent à » l'industrie [applicable] », ce qui, selon la cour, empêchait en fait l'employé d'exercer à perpétuité toute activité dans son domaine.⁶

Veillez à ce que les employés lisent et accusent réception et compréhension du manuel de l'employé.

En plus d'exiger que les employés signent des accords de confidentialité standard, les employeurs doivent tenir à jour un manuel de l'employé qui comprend des dispositions relatives à la protection des informations exclusives et exiger que les employés reconnaissent avoir lu et compris les termes du manuel.

Il s'agit d'une couche de protection supplémentaire qui démontre les efforts raisonnables déployés pour protéger les secrets commerciaux et les informations exclusives de l'entreprise. Il est recommandé aux employeurs de mettre à jour régulièrement leurs manuels destinés aux employés afin de garantir leur conformité avec les nouvelles lois ou jurisprudences.

Dans ce cas, les employés doivent être invités à consulter et à accepter les mises à jour apportées au manuel de l'employé comme condition à leur maintien dans l'entreprise.

Réalisez un entretien de départ et procédez à une analyse approfondie des appareils électroniques fournis par l'entreprise s'il y a des raisons de croire qu'un employé qui quitte l'entreprise s'est enfui avec des informations confidentielles.

Lorsque des employés mettent fin à leur contrat de travail, que ce soit de manière volontaire ou non, les employeurs devraient avoir pour pratique courante de mener un entretien de départ et de demander à l'employé qui quitte l'entreprise de signer une déclaration dans laquelle il reconnaît n'avoir emporté aucune information confidentielle appartenant à l'entreprise.

Les principaux sujets à aborder lors d'un entretien de départ sont les suivants : (1) où va l'employé ; (2) pourquoi quitte-t-il l'entreprise ; (3) quelles seront ses fonctions chez son nouvel employeur ; et (4) à qui a-t-il parlé de son départ avant de quitter l'entreprise.

Les employeurs devraient également procéder à un examen approfondi des appareils électroniques fournis par l'entreprise à l'employé qui quitte l'entreprise afin de s'assurer qu'il n'a pas emporté d'informations confidentielles appartenant à l'entreprise. Il existe de nombreuses sociétés tierces qui effectuent régulièrement des analyses approfondies des appareils électroniques à cette fin, et les coûts liés à ces analyses sont largement compensés par les avantages potentiels d'une analyse effectuée à un stade précoce.

S'il y a lieu de croire qu'un employé fait un usage abusif d'informations confidentielles, mène une enquête et effectue une sauvegarde des appareils électroniques fournis par l'entreprise à cet employé avant de le licencier.

Lorsqu'un employeur découvre qu'un employé actuel pourrait faire un usage abusif d'informations confidentielles, sa première réaction peut être d'aborder immédiatement le problème avec l'employé ou de le licencier.

Bien qu'il puisse y avoir des raisons valables de le faire lorsque les preuves sont accablantes, l'employeur doit d'abord mener une enquête interne sur la faute présumée de l'employé et travailler avec le personnel informatique pour effectuer une sauvegarde des appareils électroniques fournis par l'entreprise à l'employé.

Si l'employé se rend compte que l'entreprise est sur sa piste, il tentera probablement de supprimer toute information compromettante, y compris les e-mails, les SMS, l'historique des sites web et des recherches, ainsi que les transferts de fichiers. Bien que certaines informations puissent être récupérées en faisant appel à des services d'analyse judiciaire, le processus de récupération peut être long et coûteux, et rien ne garantit que les informations supprimées puissent être récupérées.

¹ Genasys Inc. c. Vector Acoustics, LLC et al , n° 3:2022cv00152 – Document 21 (S.D. Cal. 2022) ; https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/california/casdce/3:2022cv00152/726106/21/(Le tribunal fédéral de Californie rejette la plainte de Genasys contre Vector Acoustics).

² https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=BPC§ionNum=16600.

³ https://casetext.com/case/armorlite-lens-company-v-campbell.

⁴ https://law.justia.com/codes/california/2010/civ/3426-3426.11.html.

⁵ Voir Morlife, Inc. c. Perry, 56 Cal. App. 4th 1514 (1997) ; https://law.justia.com/cases/california/court-of-appeal/4th/56/1514.html.

^{6 Voir} Brown c. TGS Mgmt. Co., LLC, 57 Cal. App. 5th 303 (2020) ; https://casetext.com/case/brown-v-tgs-mgmt-co-1.