Structurer les licences de propriété intellectuelle pour gérer les risques liés à la chaîne d'approvisionnement dans l'industrie automobile

Ces dernières années, des perturbations imprévues dans la chaîne d'approvisionnement ont rendu difficile pour certains fournisseurs automobiles la fabrication des composants nécessaires pour honorer leurs commandes en aval dans les délais et dans les limites du budget. Bien que le recours à d'autres sources d'approvisionnement en composants puisse atténuer les problèmes de planification, une approche adoptée pour des raisons de commodité peut exposer le fournisseur et la source d'approvisionnement de remplacement à un risque important de poursuites pour violation de brevet. Cet article explique comment ces entités peuvent utiliser des outils d'accord de propriété intellectuelle tels que les licences conditionnelles et les clauses « Have Made » pour gérer de manière proactive ces risques.

Dans le secteur automobile en particulier, le recours à un fournisseur unique et d'autres approches visant à optimiser l'efficacité des chaînes d'approvisionnement peuvent également rendre ces dernières plus vulnérables aux perturbations. Cela est d'autant plus vrai que les constructeurs automobiles et leurs fournisseurs de niveau 1 et 2 intègrent un nombre croissant de composants électroniques complexes dans les différents systèmes du véhicule final. Une perturbation chez un fournisseur de niveau 2 peut empêcher le fournisseur de niveau 1 de livrer ses produits dans les délais ou dans les limites du budget, ce qui peut finalement retarder la fabrication et la livraison du véhicule final. Les entreprises tout au long de la chaîne d'approvisionnement doivent tenir compte des risques liés à la propriété intellectuelle lorsqu'elles cherchent à atténuer l'impact de toute perturbation potentielle de la chaîne d'approvisionnement.

La propriété intellectuelle impliquée dans la chaîne d'approvisionnement automobile

Un fournisseur peut détenir divers droits de propriété intellectuelle couvrant un composant fourni à un client, notamment des brevets et des secrets commerciaux. Les brevets confèrent au fournisseur le droit d'empêcher des tiers de fabriquer, d'utiliser, de vendre ou de proposer à la vente des produits couverts par le brevet. Les secrets commerciaux ou le « savoir-faire » du fournisseur protègent les intérêts de ce dernier en matière d'informations confidentielles tant que celles-ci sont correctement gardées secrètes.

Un brevet permet à son titulaire d'empêcher d'autres personnes de fabriquer, d'utiliser ou de vendre une invention brevetée pendant environ 20 ans.

Les secrets commerciaux protègent les informations confidentielles (par exemple, la composition, la formule, le modèle, la compilation, les listes de clients, les informations commerciales confidentielles, les programmes, les dispositifs, les méthodes, les techniques ou les processus, etc.) tant que ces informations confidentielles sont correctement gardées secrètes.

Dans le cas des brevets et des secrets commerciaux (ainsi que d'autres formes de propriété intellectuelle), le propriétaire conserve les droits de propriété intellectuelle, sauf s'ils sont accordés dans le cadre d'une licence ou d'un autre accord. Ces droits de propriété intellectuelle ne posent pas de problème lorsqu'un fournisseur de niveau 1 achète les composants dont il a besoin auprès de l'entité qui détient également le brevet couvrant ces composants. Mais la situation change lorsque la perturbation de la chaîne d'approvisionnement oblige à se tourner vers une autre source pour ces composants. En l'absence d'une licence ou d'un autre accord permettant au fournisseur de niveau 1 ou au fournisseur de composants de remplacement d'utiliser librement la propriété intellectuelle du fournisseur d'origine, les parties qui fabriquent des produits brevetés ou utilisent des informations exclusives risquent d'être poursuivies en justice par le fournisseur d'origine.

Les équipementiers automobiles et les constructeurs OEM comptent parmi les déposants de brevets les plus prolifiques par rapport à d'autres secteurs ou industries. À ce titre, les entreprises qui opèrent dans l'industrie automobile doivent être particulièrement attentives aux droits de propriété intellectuelle d'autrui lorsqu'elles concluent des contrats d'approvisionnement.

Exemple de perturbation de la chaîne d'approvisionnement

Pour illustrer les risques potentiels, prenons l'exemple présenté dans le schéma ci-dessous. Comme le montre le schéma, le fournisseur de niveau 1 fournit des pièces dirigées (par exemple, un système d'infodivertissement pour automobile) à un équipementier automobile dans le cadre d'un accord d'approvisionnement dirigé. Le fournisseur de niveau 1 travaille avec le fournisseur de niveau 2 A pour intégrer les composants désignés du fournisseur de niveau 2 A(par exemple, un écran) dans les pièces désignées. Le fournisseur de niveau 2 A détient un brevet protégeant les composants désignés, mais ce brevet ne pose aucun problème au fournisseur de niveau 1 qui achète les composants désignés au fournisseur de niveau 2 A, car ce dernier accorde généralement une licence limitée sur la propriété intellectuelle couvrant le composant.

Maintenant, changeons l'hypothèse et supposons qu'un incident survienne qui empêche le fournisseur de niveau 2 A de remplir ses obligations de fourniture de composants dirigés au fournisseur de niveau 1. Si le fournisseur de niveau 1 conclut un accord d'approvisionnement alternatif avec le fournisseur de niveau 2 B pour fabriquer le même écran, le fournisseur de niveau 2 B enfreindrait-il les droits de brevet du fournisseur de niveau 2 A? De plus, le fournisseur de niveau 1 enfreindrait-il les droits de brevet du fournisseur de niveau 2 A en fabriquant le système d'infodivertissement de l'automobile, en utilisant ou en vendant un produit contrefait (par exemple, les composants dirigés) fabriqué par le fournisseur de niveau 2 B? Comme c'est le cas dans de nombreuses réponses juridiques typiques, la réponse à ces questions dépend des faits propres à chaque cas.

La réponse aux questions posées ci-dessus dépend entièrement de la portée de la licence. Les droits pouvant être accordés dans le cadre d'une licence de propriété intellectuelle comprennent généralement le droit de « fabriquer », « faire fabriquer », « utiliser » ou « vendre » un composant protégé. Au minimum, l'accord entre le fournisseur de niveau 2 A et le fournisseur de niveau 1 accorderait au fournisseur de niveau 1 des « droits d'utilisation » pour les composants dirigés. Cela permet essentiellement au fournisseur de niveau 1 d'utiliser les composants dirigés dans le cadre de la fabrication des pièces dirigées, et fait partie intégrante d'un accord d'approvisionnement. Toutefois, si aucun autre droit sur les composants dirigés n'est accordé dans le cadre de l'accord, tel que le droit de « fabriquer » ou de « faire fabriquer », le fournisseur de niveau 1 s'exposerait à un procès intenté par le fournisseur de niveau 2 A s'il fabriquait lui-même les composants dirigés ou les faisait fabriquer par un tiers (par exemple, le fournisseur de niveau 2 B). De plus, le fournisseur de niveau 2 B risquerait également d'être poursuivi en justice par le fournisseur de niveau 2 A s'il fabriquait ou vendait les composants dirigés au fournisseur de niveau 1.

Compte tenu de ces risques, un client peut limiter les litiges futurs résultant d'une violation par le fournisseur en négociant des licences de propriété intellectuelle qui tiennent mieux compte des perturbations potentielles de la chaîne d'approvisionnement. Un fournisseur qui accorde de telles licences peut négocier une compensation plus importante pour l'accord et peut également renforcer sa relation avec le client/OEM en lui proposant une alternative en cas de perturbation. Il est important de noter que l'absence d'une licence bien pensée dans le contrat d'approvisionnement peut entraîner une perte de profits pour le fournisseur, un litige potentiel en matière de propriété intellectuelle impliquant à la fois le client et le fournisseur alternatif, et un risque de violation du contrat d'approvisionnement entre le client et l'équipementier. Ainsi, toutes les parties de la chaîne d'approvisionnement ont tout intérêt à s'assurer que le contrat d'approvisionnement entre le client et le fournisseur d'origine prend en compte et traite les questions de propriété intellectuelle découlant d'une perturbation de la chaîne d'approvisionnement.

Atténuer de manière proactive les risques liés à la propriété intellectuelle en cas de perturbations de la chaîne d'approvisionnement

Deux dispositions exemplaires qui pourraient être incluses dans un contrat d'approvisionnement entre un client et un fournisseur sont la clause « Have Made » (avoir fabriqué) et la licence conditionnelle. Ces dispositions, définies plus en détail ci-dessous, profitent à toutes les parties de la chaîne d'approvisionnement.

En reprenant l'exemple ci-dessus et comme illustré ci-dessous, si un contrat d'approvisionnement pour l'écran contient l'une ou les deux dispositions suivantes, le fournisseur de niveau 1 peut s'approvisionner auprès du fournisseur de niveau 2 B, ce qui lui permet de remplir ses obligations en vertu du contrat d'approvisionnement pour fournir le système d'infodivertissement au constructeur automobile. Le fournisseur de niveau 2 A peut percevoir des redevances ou des frais de la part du fournisseur de niveau 1, même après une perturbation qui déclenche l'exécution de la licence conditionnelle ou de la clause « have made ». Le fournisseur de niveau 2 B peut fabriquer l'écran pour le fournisseur de niveau 1 sans risquer d'enfreindre la propriété intellectuelle du fournisseur de niveau 2 A.

Dans ce scénario, le fournisseur de niveau 2 B voudra s'assurer que le contrat d'approvisionnement entre le fournisseur de niveau 1 et le fournisseur de niveau 2 B contient suffisamment de déclarations et de garanties exigeant l'existence d'une clause « Have Made » ou d'une licence conditionnelle entre le fournisseur de niveau 1 et le fournisseur de niveau 2 A, afin que le fournisseur de niveau 2 B puisse fabriquer les composants demandés. Le fournisseur de niveau 2 B doit également s'assurer que le fournisseur de niveau 1 indemnise le fournisseur de niveau 2 B contre toute poursuite judiciaire intentée par le fournisseur de niveau 2 A.

Clause « ont fait »

Les licences de propriété intellectuelle accordent généralement aux titulaires des droits liés à la commercialisation des produits sous licence, tels que l'utilisation et la vente des produits sous licence. Une clause « Have Made » (avoir fabriqué) dans une licence accorde spécifiquement au titulaire la possibilité d'« avoir fabriqué » le produit sous licence (c'est-à-dire en plus de fabriquer lui-même le produit sous licence et de le vendre). La clause « Have Made » doit prendre en compte et inclure les droits et obligations suivants dans le cadre de la licence :

1. Toutes les conditions relatives à l'octroi des droits « Have Made » (similaires à la licence conditionnelle décrite ci-dessous).
2. Calendrier de toute propriété intellectuelle spécifique couvrant le produit sous licence, toute redevance à verser au concédant par le licencié et/ou un fabricant tiers.
3. La durée de ces droits accordés au concédant.
4. Un accord de non-poursuite à l'encontre du titulaire de la licence ou de tout tiers engagé par celui-ci pour fabriquer le produit sous licence.

En accordant le droit « Have Made » au titulaire de la licence, le concédant ne peut poursuivre le titulaire de la licence si celui-ci fait fabriquer le produit sous licence par un autre fournisseur. Même si l'accord ne contient pas de clause de non-poursuite à l'encontre d'un tiers qui fabrique le produit sous licence, comme indiqué dans plusieurs affaires, le droit « Have Made » est également transféré aux fournisseurs tiers qui peuvent fabriquer le produit sous licence, protégeant ainsi les fournisseurs tiers contre les poursuites judiciaires engagées par le concédant de licence en raison de la fabrication du produit sous licence. Voir, par exemple, Intel Corporation c. Broadcom Corporation, 173 F. Supp. 2d 201 (D. Del. 2001) ; Asetek Holdings, Inc. c. Coolit Systems, Inc., n° C-12-4498 EMC (N.D. Cal. 16 juin 2014) ; Tulip Computers International c. Dell Computer Corporation, action civile n° 00-981-KAJ (D. Del. 4 février 2003). En vertu des droits « Have Made » accordés au client, tant le client que le fournisseur tiers sont protégés contre les litiges en matière de propriété intellectuelle intentés par le fournisseur.

Licence conditionnelle

Une licence conditionnelle est une clause du contrat de fourniture qui accorde au titulaire de la licence le droit à la propriété intellectuelle couvrant le produit sous licence lorsque certaines conditions prédéfinies sont remplies, généralement en échange d'une redevance ou d'une commission. À l'instar de la clause « Have Made », la licence conditionnelle doit éviter toute ambiguïté concernant les conditions qui déclenchent l'octroi de la licence, la propriété intellectuelle qui couvre le produit sous licence, la durée de l'octroi et toute redevance due par le client au fournisseur. En outre, le client doit s'assurer que la licence conditionnelle lui accorde le droit de fabriquer lui-même le composant ou de le faire fabriquer par un fournisseur tiers (par exemple, comme dans la clause « have made » décrite ci-dessus). Dans le cadre d'une licence conditionnelle, le concédant conserve tous les droits de propriété intellectuelle sous réserve de la réalisation ou de la survenance de la condition particulière.

Pour poursuivre notre exemple ci-dessus, si le contrat d'approvisionnement contenait une licence conditionnelle qui s'applique lorsque le fournisseur de niveau 2 A commet ou menace de commettre une violation, toute violation ou menace de violation (telle que le fournisseur de niveau 2 A demandant une augmentation unilatérale des prix, menaçant de commettre une violation ou ne respectant pas ses obligations de livraison en vertu du contrat d'approvisionnement) entraînerait l'octroi de la licence conditionnelle. Une fois la licence conditionnelle accordée au fournisseur de niveau 1, celui-ci peut exercer les droits qui lui sont accordés en vertu de la licence conditionnelle pour fabriquer (ou faire fabriquer) le composant dirigé. En outre, selon les termes d'une licence bien rédigée, le concédant de licence recevrait une redevance (par exemple, du fournisseur de niveau 1 et/ou du fournisseur de niveau 2 B) et le licencié et le fournisseur alternatif seraient à l'abri de tout litige en matière de brevet de la part du fournisseur de niveau 2 A concernant le composant dirigé.

Avantages et inconvénients

Les fournisseurs bénéficient de ces accords d'une manière différente des clients. Par exemple, un contrat de fourniture qui accorde une licence conditionnelle aboutit à des résultats différents d'une licence incluse dans le contrat de fourniture qui accorde des droits « Have Made » au client :

• La licence conditionnelle est probablement plus intéressante pour les fournisseurs, car ceux-ci conservent tous les droits exclusifs sur leur propriété intellectuelle, à condition qu'ils respectent les exigences prévues dans les contrats d'approvisionnement. La capacité du client à faire fabriquer le produit par des fournisseurs tiers ou à le fabriquer en interne est limitée à ces conditions spécifiques, et un événement imprévu peut donc empêcher le client de fabriquer ou de faire fabriquer le produit.
• Les droits « Have Made » sont plus intéressants pour le client, car ils lui offrent la sécurité de pouvoir confier la fabrication du produit à d'autres fournisseurs s'il anticipe un manquement ou une incapacité à honorer une commande importante. En fonction des positions de négociation des parties, la clause « Have Made » peut également exiger que la source de remplacement (le fournisseur de niveau 2 B dans notre exemple) verse une redevance sur les composants.

Conclusion

Toutes les entreprises de la chaîne d'approvisionnement automobile doivent tenir compte des implications en matière de propriété intellectuelle lorsqu'elles concluent des contrats d'approvisionnement, qu'elles soient clientes, fournisseurs d'origine ou fournisseurs alternatifs. Cela permet d'éviter des litiges coûteux en matière de propriété intellectuelle et peut fournir au fournisseur d'origine une source de revenus provenant des redevances ou des frais prévus dans le contrat d'approvisionnement. Les auteurs de cet article sont à votre disposition pour vous aider à analyser vos contrats d'approvisionnement afin d'identifier les éventuels problèmes liés à la propriété intellectuelle.

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