Limites à la recherche d'une protection par brevet pour l'habillage commercial
Cet article a été initialement publié dans Law360 le 15 août 2023 et est republié ici avec autorisation.
Les propriétaires de marques expérimentés dans la gestion des droits de propriété intellectuelle utilisent souvent une combinaison d'habillage commercial, de marques déposées et de brevets pour protéger leur propriété intellectuelle.
Les multiples formes de protection peuvent être utiles aux entreprises qui souhaitent obtenir l'exclusivité pour leurs produits, mais il existe des limites importantes à prendre en compte lorsqu'on cherche à obtenir à la fois la protection de l'habillage commercial et celle du brevet.
Aux États-Unis, la protection de l'habillage commercial (l'apparence et la présentation d'un produit ou d'un emballage) ne s'applique pas aux designs qui sont entièrement dictés par leur fonction. Si une caractéristique d'un produit est essentielle à son utilisation ou à sa finalité, influe sur son coût ou sa qualité, ou lui confère d'autres avantages concurrentiels, elle est alors considérée comme fonctionnelle et ne peut être protégée en tant qu'habillage commercial.
Les propriétaires de marques de produits destinés à être utilisés dans ou sur le corps humain, tels que les implants médicaux, les appareils portables, les chaussures et autres vêtements, risquent de voir leurs enregistrements annulés si leur habillage commercial est jugé fonctionnel.
Cela est particulièrement préoccupant pour les produits de ces catégories car, outre leur esthétique stylisée propre à chaque marque, ces produits présentent souvent de multiples caractéristiques conçues pour optimiser leurs performances ou leur ajustement.
Les propriétaires de marques doivent veiller à ce que ces caractéristiques soient distinctes des caractéristiques esthétiques permettant d'identifier la source des produits, sans quoi ils courent le risque de voir leurs revendications relatives à l'habillage commercial ou au brevet de conception contrariées par une détermination de fonctionnalité. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est important d'évaluer dès le départ quels types de droits de propriété intellectuelle sont les plus adaptés aux innovations dans ces domaines.
Les prothèses médicales de hanche et la couleur rose
En décembre 2022, l' Office américain des brevets et des marquesa, dans sa décision C5 Medical Werks LLC c. CeramTec GmbH, accepté la requête de C5 Medical Werks visant à annuler deux enregistrements de présentation commerciale de CeramTec pour la couleur rose appliquée aux prothèses de hanche.1
C5 Medical Werks a fait valoir, et le TTAB a souscrit à cet argument, que la couleur rose était un sous-produit fonctionnel de l'utilisation de la chromie comme ingrédient dans le processus de fabrication. La décision du TTAB a tenu compte du fait que le brevet d'utilité expiré de CeramTec divulguait les avantages techniques de l'utilisation de la chromie pour améliorer les propriétés mécaniques, par exemple la dureté et la résistance à la rupture souhaitées, des prothèses de hanche obtenues.
Numéro d'enregistrement 4319095
Numéro d'enregistrement 4319096
Les déclarations publiques de CeramTec, y compris ses publicités sur les produits, ses soumissions réglementaires et sa documentation technique, ont mis en avant les avantages techniques de l'utilisation de la chromie dans le processus de fabrication et ont établi un lien entre l'utilisation de la chromie et la couleur rose des produits.
La TTAB a conclu que CeramTec avait « sensibilisé le marché concerné pendant une longue période au fait que les composants de prothèses de hanche fabriqués à partir de compositions céramiques contenant du chrome (qui rendait le composé rose) offraient des performances mécaniques supérieures».2
Le TTAB a donc conclu que la couleur rose était une caractéristique fonctionnelle, car elle résultait de l'ajout d'un composé qui améliorait le fonctionnement du produit.
Les prochaines étapes pour les fabricants de chaussures
Le fabricant de chaussures Timberland attend une décision de la Cour d'appel des États-Unis pour le quatrième circuit autorisant ou refusant la protection de l'habillage commercial de son modèle de bottes Icon dans l'affaire TBL Licensing c. Vidal.3
Numéro de série de la demande Timberland : 86634819
Timberland affirme que les consommateurs reconnaissent huit caractéristiques spécifiques du design de ses bottes comme identifiant une source unique : un col rembourré, une semelle bicolore à dureté multiple, une semelle crantée de type Vibram, un contrefort en forme de sablier, quatre coutures, une couture en forme de U sur l'empeigne, un œillet hexagonal et une pointe bombée.
Dans une décision rendue en décembre 2022, la tribunal fédéral de première instance du district Est de Virginie4 a rejeté cet argument, estimant que la conception de la botte était fonctionnelle car les brevets d'utilité de la société protégeaient la construction, le confort, l'imperméabilité et le maintien de la botte. La publicité de Timberland établit également un lien entre l'habillage commercial revendiqué et des améliorations spécifiques apportées aux performances de ses bottes.
Timberlandsoutient5 que le tribunal de district aurait dû analyser le dessin dans son ensemble plutôt que ses différents éléments individuellement. L' International Trademark Association a présenté un mémoire sur ces questions à l'appui de Timberland ; d'autres propriétaires de marques devraient également se joindre à cette initiative.6
Les procédures engagées par C5 Medical Werks et TBL Licensing soulignent les avantages d'élaborer une stratégie globale en matière de propriété intellectuelle dès les premières étapes du développement d'un produit. Les équipes chargées de la recherche et du développement, du marketing et des questions juridiques doivent se coordonner afin de déterminer les éléments du produit qui seront protégés par l'habillage commercial, les marques déposées et les brevets, ainsi que les informations qui peuvent ou ne peuvent pas être communiquées au public concernant les caractéristiques du produit que les entreprises souhaitent utiliser comme identifiants de source.
Combiner la protection de l'habillage commercial et la protection par brevet
L'habillage commercial protège les caractéristiques non fonctionnelles et distinctives de la conception d'un produit. Tout comme une marque ou un logo, l'habillage commercial a pour but d'identifier la source du produit.
Certaines entreprises ont déposé des marques commerciales pour la forme ou la couleur d'un produit, comme la forme en sablier de la bouteille de Coca-Cola ou le bleu œuf de merle des boîtes à bijoux de Tiffany & Co.
Pour bénéficier pleinement des avantages d'un enregistrement de marque, le propriétaire de l'habillage commercial doit prouver que les consommateurs reconnaissent la conception du produit comme identifiant la source des marchandises. Contrairement aux brevets, la protection de l'habillage commercial n'est soumise à aucune limite de durée ; elle peut durer aussi longtemps que le propriétaire continue à utiliser le produit dans le commerce.
Les types de brevets les plus applicables aux produits médicaux et de consommation sont les brevets d'utilité et les brevets de conception. Les brevets d'utilité peuvent couvrir des procédés, des machines, des produits manufacturés et des compositions, tandis que les brevets de conception protègent l'aspect ornemental d'un produit.
Par exemple, un brevet d'utilité peut protéger la formule d'un sérum à base de vitamine C, tandis qu'un brevet de conception peut protéger l'apparence visuelle unique de l'emballage du sérum.
Afin d'optimiser la protection de la propriété intellectuelle, il peut être avantageux de combiner la protection de l'habillage commercial et celle des brevets. L'habillage commercial et les brevets de conception peuvent coexister et offrir des durées et des étendues de protection différentes.
L'habillage commercial offre une protection potentiellement illimitée pour l'aspect général et la présentation du produit, sa couleur ou son emballage, tandis que les brevets de conception américains offrent une protection de 15 ans à compter de leur délivrance pour l'aspect ornemental d'un article.
Une demande de brevet de conception américain ne peut être déposée si un produit a été rendu public ou vendu depuis plus d'un an. Contrairement aux enregistrements d'habillage commercial, les demandes de brevet de conception américain restent généralement secrètes jusqu'à leur octroi, ce qui permet aux marques de demander une protection avant même que leurs produits n'arrivent sur le marché.
En revanche, il est plus difficile d'obtenir l'enregistrement d'un habillage commercial pour la conception d'un produit lors de son lancement initial, car il faut prouver sa « signification secondaire », qui n'est généralement acquise qu'après au moins cinq ans de commercialisation du produit.
Une option peut consister à déposer une demande d'enregistrement de brevet de conception dès le début du cycle de vie du produit, puis à demander l'enregistrement de l'habillage commercial après que le produit a été commercialisé pendant plusieurs années et qu'il est plus facile d'obtenir des preuves de signification secondaire.
Par exemple, Nike détientde nombreuxbrevets sur l'habillage commercial et le design7 pour ses différents modèles de chaussures et a intenté de nombreuses actions en contrefaçon contre ses concurrents dans le secteur de la chaussure. Nike détient l'enregistrement de l'habillage commercial pour la silhouette, n° d'enregistrement 3 711 305, et la semelle, n° d'enregistrement 3 721 064, de la Nike Dunk.
Nike a également obtenu un brevet de conception, U.S. D804,158, pour la semelle extérieure de la Nike Dunk Flyknit, et un brevet d'utilité, U.S. 8,266,749, pour les méthodes de fabrication de la tige Nike Flyknit. Dans la décision Nike, Inc. c. La La Land Prod. & Design rendue en avril 2022, la tribunal fédéral américain du district central de Californie a prononcé une injonction permanente à l'encontre de La La Land Design pour ses modèles Nike Dunk contrefaisants.8
Considérations fonctionnelles lors de la recherche d'une protection par brevet pour l'habillage commercial et l'utilité
Lorsqu'il souhaite obtenir à la fois une protection au titre de l'habillage commercial et une protection au titre du brevet, le propriétaire d'une marque doit évaluer les aspects fonctionnels d'un produit et analyser ses caractéristiques et sa finalité spécifiques avant de déposer sa demande. Un produit dont la conception est dictée en grande partie ou exclusivement par des considérations fonctionnelles est généralement un mauvais candidat pour l'habillage commercial, et une évaluation précoce de la fonctionnalité peut éviter des coûts supplémentaires ou le risque d'une invalidation ultérieure.
Si la conception du produit est utile au fonctionnement ou à la fabrication du produit, le propriétaire devrait envisager une protection par brevet. Cependant, l'obtention d'un brevet d'utilité peut empêcher l'obtention ultérieure d'une protection de l'habillage commercial, car la conception du produit sera présumée fonctionnelle. C5 Medical Werks souligne cette difficulté.
En effet, le test utilisé par l'USPTO pour déterminer si l'habillage commercial est fonctionnel analyse :
- L'existence d'un brevet d'utilité actif ou expiré qui divulgue les avantages utilitaires de l'objet enregistré ;
- Publicité faite par le déposant vantant les avantages utilitaires de l'objet ;
- La disponibilité de conceptions alternatives ; et
- Que l'objet résulte d'un procédé de fabrication relativement simple ou peu coûteux.9
Lorsqu'une combinaison de protection de l'habillage commercial et de protection par brevet est souhaitée, le contenu de toute demande de brevet doit être examiné afin d'évaluer son impact sur la demande d'enregistrement de l'habillage commercial associé.
Ce qu'un propriétaire de marque décrit dans sa demande de brevet est important : comme indiqué ci-dessus, dans l'affaire C5 Medical Werks, le TTAB a pris en compte, entre autres facteurs, les déclarations figurant dans les brevets vantant les avantages fonctionnels de la technologie.
En tirant parti à la fois de la protection de l'habillage commercial et des brevets, les propriétaires de marques, y compris ceux dont les produits seront portés ou placés sur le corps, peuvent maximiser leur protection à l'aide des outils de propriété intellectuelle disponibles.
Comme le soulignent les cas ci-dessus, il est essentiel d'évaluer les aspects fonctionnels de ces produits dès le début et avant de déposer une demande d'enregistrement d'habillage commercial.
Note de la rédaction : Alexander Liederman, étudiant en droit à la faculté de droit de l'université George Washington, a contribué à cet article. Il a été stagiaire chez Foley pendant l'été.
Divulgation : Foley & Lardner est le conseiller juridique de l'amicus curae International Trademark Association dans l'affaire TBL Licensing LLC c. Vidal.
——————————————————————————
1 C5 Medical Werks LLC c. CeramTec GmbH, annulations n° 92058781 et 92058796, à *95 (6 décembre 2022)
2 Id. à *95.
3TBL Licensing LLC, c. Vidal, n° 23-1150 (4e circuit, 2023).
4 TBL Licensing LLC c. Vidal, n° 1:21CV681 (District Est de Virginie, 2022).
5 Mémoire introductif de la partie plaignante-appelante, TBL Licensing, LLC c. Vidal, n° 23-1150 (4e circuit, 2023).
6 Mémoire de l'amicus curiae International Trademark Association (INTA), TBL Licensing LLC c. Vidal, n° 23-1150 (4e circuit, 2023). Foley & Lardner LLP est le conseil de l'amicus curiae INTA dans cette procédure.
7 Nike Inc. Base de données des brevets en matière de marketing virtuel. https://agreementservice.svs.nike.com/rest/agreement?agreementType=ipBrandProtection&uxId=com.nike.patents.virtualmarking&country=US&language=en&requestType=redirect.
8 Nike Inc. c. La La Land Prod. & Design, 2:21-cv-00443-MCS-PVC (C.D. Cal. 20 avril 2022).
9 Dans l'affaire Morton-Norwich Products Inc., 671 F.2d 1332 (C.C.P.A. 1982).
