La Cour d'appel fédérale remet en question l'ajustement de la durée des brevets

Dans l'affaire In re Cellect, la Cour d'appel fédérale a effectivement jugé que l'ajustement de la durée du brevet (PTA) accordé en vertu de l'article 35 USC § 154 n'est pas protégé contre la double brevetabilité de type évident (OTDP) au regard d'un brevet ayant la même durée de 20 ans, comme cela peut être le cas entre un brevet parent et un brevet enfant. Ce faisant, la cour a établi une distinction par rapport à d'autres décisions de la Cour d'appel fédérale selon lesquelles la prolongation de la durée du brevet (PTE) accordée en vertu de l'article 35 USC § 156 est protégée contre l'OTDP. Cette décision pourrait amener les parties prenantes à reconsidérer leurs stratégies en matière de brevets qui consistent à obtenir systématiquement des brevets de continuation, en particulier après qu'un brevet parent a bénéficié d'une prolongation significative de la durée du brevet (PTA).

Les problèmes liés à l'OTDP

Cette décision découle de quatre procédures de réexamen ex parte au cours desquelles la Commission d'appel et d'examen des brevets de l'USPTO a jugé invalides certaines revendications des brevets américains 6 982 742, 6 424 369, 6 452 626 et 7 002 621 pour cause d'OTDP. Ces brevets provenaient tous de la même demande prioritaire, mais avaient des dates d'expiration différentes en raison de l'octroi de PTA différents.

Ce diagramme tiré de la décision de la Cour d'appel fédérale explique les relations entre les brevets :

(Comme indiqué ailleurs dans la décision, la « date d'expiration sans PTA » était le 6 octobre 2017).

Il convient de noter qu'au moment de la procédure de réexamen, les brevets avaient expiré. Néanmoins, le titulaire du brevet souhaitait obtenir des dommages-intérêts pour violation passée.

Ce graphique tiré de la décision de la Cour d'appel fédérale explique les conclusions de l'OTDP :

Il convient de noter que le brevet '036 n'a pas bénéficié d'un PTA et que le brevet '369 a bénéficié d'un PTA inférieur à celui des autres brevets.

Cellect n'a pas contesté les aspects « évidents » des conclusions de l'OTDP, s'appuyant plutôt sur des arguments juridiques et équitables pour expliquer pourquoi les différences de durée des brevets dues aux différentes attributions de PTA ne devraient pas donner lieu à l'OTDP.

Décision de la Cour d'appel fédérale

La décision de la Cour d'appel fédérale a été rédigée par le juge Lourie et approuvée par les juges Dyk et Reyna.

La majeure partie de la décision explique pourquoi les décisions rendues dans les affaires Merck & Co. c. Hi-Tech Pharmacal Co. (Fed. Cir. 2007) et Novartis AG c. Ezra Ventures LLC (Fed. Cir. 2018), qui traitaient de l'interaction entre la prolongation de la durée du brevet (« PTE ») accordée en vertu de l'article 35 USC § 156 et l'OTDP ne s'appliquent pas à la PTA accordée en vertu de l'article 35 USC § 154. Par exemple, la cour a estimé que l'article § 154 lui-même indique que la PTA est subordonnée à l'OTDP, en prévoyant que la PTA ne peut prolonger un brevet au-delà d'une date d'expiration spécifiée par une renonciation terminale (qui peut être déposée pour surmonter un rejet OTDP ou résoudre un problème OTDP après la délivrance).

La cour a également examiné les arguments de Cellect selon lesquels, le PTA étant une indemnité légale destinée à compenser les retards d'examen de l'USPTO, il ne peut donner lieu à « une prolongation injustifiée prolongation injustifiée de la durée du brevet » ni soulever les préoccupations en matière de stratégie que la doctrine OTDP créée par les tribunaux vise à résoudre. La cour a expliqué que, si l'OTDP ne s'appliquait pas, les brevets expirant plus tard conféreraient en fait une PTA au brevet expirant le plus tôt, qui ne l'aurait pas méritée, ce qui entraînerait une prolongation injustifiée de la durée du brevet expirant le plus tôt.

Stratégies Cellect

Certaines parties prenantes attendaient une décision similaire à celle rendue dans l'affaire Cellect depuis que la Cour d'appel fédérale avait statué pour la première fois, dans sa décision de 2014 dans l'affaire Gilead Sciences, Inc. c. Natco Pharma Limited. D'autres pensaient que l'affaire affaire Novartis c. Ezra soulevait la possibilité que la Cour d'appel fédérale protège la PTA contre l'OTDP. Maintenant que la Cour d'appel fédérale a rendu cette décision, les parties prenantes pourraient vouloir reconsidérer leurs stratégies en matière de brevets qui consistent à obtenir systématiquement des brevets de continuation. Par exemple, les parties prenantes pourraient examiner au cas par cas si la portée supplémentaire de la protection offerte par un brevet de continuation vaut la peine de sacrifier toute PTA accordée à un brevet parent, ou si une portée similaire de protection pourrait être fournie par une demande divisionnaire. Pour les parties prenantes dont les brevets accordés sont rétroactivement affectés par l'affaire Cellect, la décision indique que des renonciations terminales « peuvent être déposées pour surmonter un rejet ODP en supposant que le premier brevet n'a pas encore expiré ». Il serait donc possible de remédier aux problèmes d'invalidité soulevés par cette décision en déposant une renonciation terminale. D'autre part, étant donné que l'OTDP s'applique à chaque revendication individuellement, les parties prenantes pourraient vouloir procéder avec prudence si seules certaines revendications sont susceptibles d'être contestées au titre de l'OTDP.