Stipulation Sotera déposée après la réponse du titulaire du brevet toujours considérée comme efficace

La Commission de première instance et d'appel en matière de brevets (PTAB) a récemment abordé les exigences en matière de délais et les procédures de dépôt d'une stipulation Sotera devant la Commission dans l'affaire BMW of North America LLC v. Northstar Systems LLC, IPR2023-01017 (P.T.A.B. 9 juin 2023). En accordant l'ouverture de la procédure, la chambre a déclaré que la stipulation Sotera d'un requérant ne devait pas être ignorée "en raison de son calendrier". Voir idem, document 12, p. 10. À l'appui de sa conclusion, la chambre a noté que "le titulaire du brevet n'a pas porté à notre attention de précédent contraignant établissant un délai dans lequel une stipulation Sotera doit être soumise avant que nous ne prenions notre décision sur l'institution, et nous n'avons pas connaissance d'un tel précédent", et que le titulaire du brevet n'avait pas identifié de préjudice lié au délai de la stipulation. Id.

Contexte factuel : BMW of North America LLC c. Northstar Systems LLC

BMW et Northstar étaient parties à de multiples procédures devant les tribunaux de district concernant le brevet contesté. Par exemple, NorthStar Sys. LLC c. Bayerische Motoren Werke AG, No. 2:22-cv-00496-JRG (E.D. Tex.) ; BMW of N. Am., LLC c. NorthStar Sys. LLC, No. 6:23-cv-00456-ADA (W.D. Tex.). La demande initiale d'examen inter partes (IPR) de BMW ne comprenait pas de stipulation affirmant que le requérant renoncerait à toute contestation d'invalidité dans les procédures parallèles devant les tribunaux de district. Dans la réponse préliminaire du titulaire du brevet (POPR), Northstar a fait valoir que la requête devrait être rejetée de manière discrétionnaire en vertu de l'article 35 U.S.C. § 314(a), compte tenu des facteurs Fintiv . IPR2023-01017, document 7, p. 20.

Après le dépôt du POPR, BMW a envoyé un courrier électronique à la chambre pour demander l'autorisation de déposer une réponse préliminaire au POPR afin de répondre aux arguments "Fintiv" du titulaire du brevet au titre de l'article 314(a), en notant spécifiquement que "les circonstances factuelles devant le tribunal de district ont changé depuis la date de dépôt de la pétition". La chambre a accédé à cette demande, à la suite de quoi BMW a soumis sa réponse préliminaire, accompagnée d'une stipulation de Sotera affirmant que si l'IPR est institué, il ne poursuivra pas dans la procédure de tribunal de district connexe "tout motif que [le requérant] a soulevé ou aurait raisonnablement pu soulever" dans l'IPR. IPR2023-01017, document 8, p. 1.

Dans sa sur-réponse préliminaire ultérieure, Northstar a affirmé que la stipulation "tardive" de Sotera ne devait pas être prise en compte parce qu'elle était "intervenue à la onzième heure". Idem, document 11, p. 3.

La décision d'institution de la Commission

En instituant l'IPR et en refusant d'exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu de l'article 314(a), la chambre a noté la politique énoncée dans le mémorandum du directeur de l'USPTO du 21 juin 2022, établissant que lorsqu'un requérant soumet une stipulation Sotera , la chambre ne refusera pas discrétionnairement l'institution en vertu de l'article 314(a). Idem, document 12, p. 9-10. En d'autres termes, en vertu des orientations obligatoires de Fintiv promulguées par le directeur Vidal, une stipulation Sotera est déterminante pour les refus discrétionnaires.

En outre, la Commission n'a pas jugé convaincant l'argument du titulaire du brevet selon lequel le requérant "ne devrait pas être crédité de cette stipulation puisqu'elle est intervenue à la onzième heure". La Commission a noté que :

Le titulaire du brevet n'a pas porté à notre attention de précédent contraignant établissant un délai dans lequel une stipulation Sotera doit être soumise avant que nous ne rendions notre décision sur l'institution, et nous n'avons pas connaissance d'un tel précédent.

Id., p. 10. La chambre a également fait remarquer que le titulaire du brevet n'avait pas allégué qu'il avait été lésé par la date de la stipulation. Id.

Dans une note de bas de page, la Commission a commenté plus en détail les exigences en matière de délais d'une stipulation Sotera , en déclarant que

D'un point de vue pratique, il est évident qu'un pétitionnaire devrait soumettre une stipulation Sotera bien avant la date limite à laquelle la Commission doit rendre sa décision concernant l'institution, afin de s'assurer que la Commission a la possibilité de l'examiner.

Id. à 10 n.11.

Considérations importantes concernant le calendrier des stipulations de Sotera

Cette décision n'établit pas de règle absolue concernant le moment et la manière de soumettre des stipulations, qu'il s'agisse d'une stipulation de type Sotera ou autre. Du moins, le panel dans cette décision ne pensait pas qu'une telle stipulation devait être déposée avec la requête pour qu'il y soit donné suite, tant que la stipulation est déposée "bien avant" la date limite à laquelle la Commission doit rendre sa décision d'institution et qu'elle ne porte pas préjudice à la partie adverse.

En l'espèce, BMW a déposé sa réponse préliminaire près de deux mois et demi avant la décision de l'institution. Toutefois, il n'est pas toujours possible de déterminer avec certitude ce que l'on entend par "bien avant" la date limite de la décision de l'institution, d'autant plus que les décisions de l'institution peuvent être rendues à n'importe quel moment après que les parties ont déposé leurs documents préliminaires. Au moins dans ce cas, la Commission a accepté une stipulation Sotera fournie par le biais d'une réponse préliminaire du pétitionnaire au POPR approuvée par la Commission.  

Une considération potentiellement importante à garder à l'esprit est de savoir si la Commission autorisera le dépôt de preuves supplémentaires dans le dossier après le dépôt de la requête et de la POPR, d'autant plus qu'aucune règle n'autorise de tels dépôts supplémentaires de plein droit. Bien que BMW ait eu la possibilité de déposer une réponse préliminaire en l'espèce sans qu'il lui soit interdit de l'accompagner de preuves/expositions, une telle autorisation relève du pouvoir discrétionnaire de la Commission et les demandes du requérant peuvent être rejetées en l'absence d'une "bonne raison". Voir 37 C.F.R. § 42.108(c). ("Un requérant peut demander l'autorisation de déposer une réponse à la réponse préliminaire conformément aux §§ 42.23 et 42.24(c). Une telle demande doit être motivée.") Ainsi, si un requérant ne dépose pas de stipulation avec la requête, il n'y a aucune garantie qu'il sera autorisé à déposer tardivement, comme BMW a été autorisé à le faire dans cette affaire. Il est possible que l'indication par un pétitionnaire qu'il cherche à déposer une stipulation conduise effectivement à l'autorisation de le faire, mais il n'y a pas encore de règle dispositive à cet effet.

Enfin, si la décision dans cette affaire s'est appuyée sur l'absence apparente d'impact préjudiciable pour le titulaire du brevet en acceptant la stipulation tardive, ce n'est pas toujours le cas. Il pourrait être possible pour un titulaire de brevet d'identifier une forme de préjudice résultant d'une stipulation déposée tardivement, ce qui pourrait peser contre l'acceptation d'une stipulation déposée plus tard au cours de la procédure.

En outre, il n'est pas certain que l'issue aurait été la même si la stipulation avait été autre chose que la stipulation de type Sotera dont il est question ici. Par exemple, une stipulation de type Sands Revolution n'est pas déterminante pour l'analyse du refus discrétionnaire de la chambre en vertu de l'article 314(a)(voir, par exemple, Samsung Electronics Co. Ltd. et al. v. Staton Techiya, LLC, IPR2022-00302, Paper 13, at 16-17 (P.T.A.B. July 11, 2022) ("The breadth of such a stipulation affects the weight it is given in the discretionary denial analysis."), et ce fait pourrait favoriser moins fortement l'acceptation d'une telle stipulation si elle n'est soumise que plus tard dans la procédure et non avec la pétition.

Bien que BMW ait pu déposer sa stipulation dans cette affaire et lui donner l'effet escompté dans l'analyse Fintiv, la décision ne promet pas le même résultat dans toutes les circonstances. Étant donné que les réponses préliminaires des requérants ne sont pas autorisées de plein droit - et même lorsqu'elles sont autorisées, le dépôt de nouvelles preuves ou pièces peut être exclu - les requérants doivent faire preuve de prudence quant au moment du dépôt de toute stipulation au cours de la procédure. Pour plus de sécurité, les requérants devraient toujours envisager de déposer les stipulations à la première occasion, c'est-à-dire avec la requête initiale. D'un autre côté, les titulaires de brevets doivent comprendre que de tels dépôts peuvent être autorisés même après le rapport d'examen public et rester conscients de tout effet préjudiciable résultant d'un tel dépôt tardif.