Divergence dans l'analyse de l'admissibilité du brevet Alice devant l'USPTO et le tribunal de première instance

Le cadre Mayo/Alice[1] pour déterminer l'admissibilité de l'objet des brevets en vertu de l'article 101 du 35 U.S.C. a depuis longtemps suscité l'antagonisme des procureurs des brevets et des avocats, causant une incertitude importante dans le domaine de la technologie et de l'innovation basées sur les logiciels. Pour ajouter à cette incertitude, l'Office des brevets applique l'analyse Alice en deux étapes différemment des tribunaux de district, ce qui conduit parfois à des déterminations contradictoires de la part des examinateurs de brevets et des juges qui examinent les mêmes revendications. En effet, alors que le Manual of Patent Examining Procedure ("MPEP") et d'autres directives de l'Office américain des brevets et des marques ("USPTO") sur l'application de l'analyse Alice interprètent et appliquent ostensiblement l'arrêt Alice et ses conséquences, l'approche adoptée par les examinateurs de brevets dans le cadre des directives actuelles permet de considérer que les revendications sont dirigées vers un objet éligible tant que l'exception judiciaire est "intégrée dans une application pratique", auquel cas les revendications sont considérées comme n'étant pas dirigées vers une exception judiciaire.

Les praticiens doivent apprécier les nuances entre l'analyse Alice dans le cadre de la poursuite et du contentieux afin d'obtenir des brevets délivrés qui résisteront également à l'examen lorsqu'une partie adverse contestera rigoureusement les revendications dans le cadre d'Alice devant le tribunal de première instance.

Alice devant les tribunaux

L'analyse Mayo/Alice en deux étapes, formulée pour la première fois par la Cour suprême des États-Unis, est bien connue des avocats spécialisés dans les litiges en matière de brevets. Le tribunal doit d'abord "déterminer si les revendications en cause portent sur un concept non brevetable" relatif aux exceptions judiciaires d'une loi de la nature, d'un phénomène naturel ou d'une idée abstraite (c'est-à-dire la "première étape")[2]. Si la première étape est satisfaite, le tribunal doit alors "examiner les éléments de chaque revendication à la fois individuellement et "en tant que combinaison ordonnée" pour déterminer si les éléments supplémentaires "transforment la nature de la revendication" en une application brevetable" (c'est-à-dire la "deuxième étape")[ 3], La deuxième étape de l'analyse Alice consiste à rechercher un "concept inventif", c'est-à-dire un élément ou une combinaison d'éléments dans la revendication "suffisant pour garantir que le brevet en pratique représente beaucoup plus qu'un brevet sur le [concept inéligible] lui-même"[4].

En bref, les tribunaux n'appliquent que les deux étapes susmentionnées : (1) déterminer si les revendications portent sur un concept non susceptible d'être breveté ; dans l'affirmative, (2) déterminer si les éléments de la revendication, en combinaison, font état d'un concept inventif représentant nettement plus qu'un brevet sur le concept non susceptible d'être breveté lui-même. Ces deux étapes constituent l'enquête sur l'admissibilité de l'objet devant les tribunaux. Il convient de noter que les tribunaux ont rarement trouvé des concepts inventifs dans le cadre de leur analyse de la deuxième étape, de sorte que la détermination de la première étape contrôle largement l'enquête.

Alice devant l'Office des brevets

L'article 2106 du MPEP fournit à l'Office des brevets des indications sur la manière dont les examinateurs abordent l'analyse de l'admissibilité de l'objet de l'arrêt Alice au cours de l'instruction. L'organigramme suivant a pour but d'aider les examinateurs à traiter ces questions.

Comme on peut le voir, l'étape 2A correspond à la première étape de l'arrêt Alice appliquée par les tribunaux de district, et l'étape 2B correspond à la deuxième étape. Toutefois, contrairement à l'analyse d'Alice effectuée par les juges des tribunaux de district, l'USPTO a subdivisé l'étape 1 d'Alice (par exemple, l'étape 2A) en deux enquêtes distinctes, comme indiqué ci-dessous[5]:

Le deuxième volet de l'étape 2A demande aux examinateurs de déterminer si les revendications qui mentionnent une exception judiciaire mentionnent néanmoins des éléments supplémentaires qui intègrent l'exception judiciaire dans une "application pratique". En outre, l'USPTO a publié dans le Registre fédéral ("2019 Guidance") son 2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance, qui comprend les indications suivantes concernant le deuxième volet de l'étape 2A de la procédure de l'Office des brevets :

Les examinateurs évaluent l'intégration dans une application pratique en : (a) en identifiant s'il existe des éléments supplémentaires énoncés dans la revendication au-delà de la ou des exceptions judiciaires ; et (b) en évaluant ces éléments supplémentaires individuellement et en combinaison pour déterminer s'ils intègrent l'exception dans une application pratique, en utilisant une ou plusieurs des considérations énoncées par la Cour suprême et le Circuit fédéral, par exemple celles énumérées ci-dessous. Bien que certaines des considérations énumérées ci-dessous aient été abordées dans des orientations antérieures dans le contexte de l'étape 2B, leur évaluation dans le cadre de l'étape 2A révisée favorise une résolution rapide et efficace de la question de l'admissibilité des brevets et accroît la certitude et la fiabilité. Les examinateurs doivent toutefois noter que l'étape 2A révisée exclut spécifiquement l'examen de la question de savoir si les éléments supplémentaires représentent une activité bien comprise, routinière et conventionnelle. L'analyse de l'activité bien comprise, routinière et conventionnelle est effectuée à l'étape 2B. Par conséquent, à l'étape 2A révisée, les examinateurs doivent s'assurer qu'ils accordent de l'importance à tous les éléments supplémentaires, qu'ils soient conventionnels ou non, lorsqu'ils évaluent si une exception judiciaire a été intégrée dans une application pratique[6].

Analyse d'Alice côte à côte

Lorsque l'on compare les deux approches, il est clair que l'approche "d'intégration dans une application pratique" du MPEP dans le deuxième volet de l'étape 2A va au-delà de l'approche adoptée par les tribunaux de district en incorporant des aspects de l'étape 2 de l'arrêt Alice dans l'étape 1.

"Intégrée dans une application pratique

De manière critique, dans le deuxième volet de l'étape 2A, les examinateurs analysent si les revendications intègrent une exception judiciaire dans une application pratique. et ne peuvent pas déterminer strictement si les éléments supplémentaires spécifiques représentent une activité bien comprise, routinière et conventionnelle. Par exemple, les lignes directrices de 2019 indiquent spécifiquement que "dans l'étape 2A révisée, les examinateurs doivent s'assurer qu'ils accordent du poids à tous les éléments supplémentaires, qu'ils soient conventionnels ou non, lorsqu'ils évaluent si une exception judiciaire a été intégrée dans une application pratique"[7] Mais une fois qu'un examinateur décide que les revendications intègrent l'exception judiciaire dans une application pratique, les revendications sont considérées comme brevetables sans qu'il soit nécessaire de passer à l'étape 2B, qui, selon certains, ne tiendrait pas compte des éléments supplémentaires conventionnels (similaire à l'application par la Cour de l'étape 2 de l'arrêt Alice ).

Cette approche peut conduire à des scénarios dans lesquels un examinateur détermine que les revendications de brevet sont admissibles en vertu de l'arrêt Alice parce que les revendications intègrent une application pratique par le biais d'éléments qui pourraient autrement être conventionnels, et que ces mêmes revendications sont ensuite jugées irrecevables par un tribunal de district qui tient compte séparément des aspects conventionnels dans la deuxième étape de l'arrêt Alice et ne prend pas en considération l'étape d'"intégration" qui est appliquée pendant l'examen par l'Office des brevets.

En ce qui concerne la jurisprudence sur cette question, l'affaire Aviation Capital Partners, LLC v. SH Advisors, LLC[8] est illustrative. Cette affaire concernait une action en contrefaçon de brevet portant sur trois revendications du brevet américain n° 10 956 988, délivré le 23 mars 2021, relatif à la détermination du statut fiscal des aéronefs. Au cours de la procédure d'examen du brevet, il y a eu un rejet fondé sur l'admissibilité de l'objet en vertu de l'arrêt Alice, mais après une modification de la revendication, l'examinateur a déterminé que les revendications étaient admissibles au brevet parce qu'elles intégraient l'idée abstraite dans une application pratique[9].

L'examinateur du brevet de l'USPTO a abordé l'analyse Alice au cours de la procédure. Dans le cadre d'un litige, un juge d'un tribunal de district a déclaré, au stade de la requête en irrecevabilité, qu'il ne faisait pas preuve de retenue à l'égard de l'approche de l'examinateur : "La détermination du statut fiscal est également une idée abstraite - comme l'a reconnu l'Office des brevets... Je n'accorde aucun poids à la décision globale de l'Office des brevets selon laquelle le brevet était éligible"[10]. Le tribunal n'a pas discuté de l'"application pratique" dans l'analyse de la première étape de l'arrêt Alice . Au lieu de cela, le tribunal s'est penché sur les arguments du demandeur titulaire du brevet concernant les déclarations de l'examinateur sur l'"application pratique" dans l'étape 2 de l'arrêt Alice , en déclarant que "[m]ême si elles ont une application pratique, les revendications du brevet n'offrent pas de nouvelles idées ou d'améliorations pour mettre en œuvre leur idée abstraite... Je n'accorde à nouveau aucun poids aux conclusions de l'Office des brevets..."[11].

Bien que cette décision soit actuellement en appel, elle démontre qu'un juge de district peut ne pas être d'accord avec le raisonnement de l'USPTO pour retirer les rejets §101 basés sur l'approche de "l'application pratique". En outre, même lorsqu'il y a une application pratique, certains tribunaux de district peuvent s'attendre à davantage d'"application pratique" dans le deuxième volet de l'étape 2A qu'un examinateur de l'USPTO dans une affaire donnée. Cela dit, d'autres décisions judiciaires ont fait preuve d'une plus grande retenue à l'égard des déterminations des examinateurs en vertu de l'article 101, selon lesquelles les revendications intègrent une exception judiciaire dans une application pratique au stade de la requête en irrecevabilité[12].

L'USPTO double ses directives pour 2024 sur l'admissibilité des inventions d'IA aux brevets

Le 17 juillet 2024, l'USPTO a publié de nouvelles lignes directrices sur l'admissibilité de l'objet de l'IA[13]. Bien qu'elles visent à traiter spécifiquement les inventions liées à la technologie de l'IA, l'USPTO a doublé l'enquête à l'étape 2A, deuxième volet, en demandant " si l'invention revendiquée dans son ensemble intègre l'exception judiciaire récitée dans une application pratique ". En outre, les lignes directrices 2024 mises à jour pour les inventions d'IA réitèrent que "[a]u niveau de l'étape 2A, deuxième volet, ou de l'étape 2B, il n'y a pas d'exigence de preuve pour étayer une conclusion selon laquelle l'exception n'est pas intégrée dans une application pratique ou que les éléments supplémentaires ne représentent pas beaucoup plus que l'exception, sauf si l'examinateur affirme que les limitations supplémentaires sont des activités bien comprises, routinières et conventionnelles à l'étape 2B." Ces nouvelles lignes directrices ne commentent pas les diverses applications d'Alice et de ses dérivés devant les examinateurs de l'USPTO et les juges des tribunaux de district.

Combler le fossé

Bien que les lignes directrices de 2019 et les lignes directrices mises à jour de 2024 pour les inventions d'IA comprennent des citations de jurisprudence pour le deuxième volet de l'étape 2A, aucune des affaires citées ne traite explicitement de la première étape de l'analyse Alice avec l'approche de " l'intégration d'une application pratique " - c'est-à-dire que les affaires citées n'ont pas directement utilisé cette formulation. En fait, les cas fournis par les Orientations de 2019 sont parvenus à cette formulation à partir d'une jurisprudence disparate relative à l'article 101, y compris des cas qui ont abordé l'analyse de l'application pratique à l'étape 2 de l'arrêt Alice relative à la recherche du concept inventif[14].

Certes, le MPEP indique que l'analyse de l'intégration dans une application pratique est appropriée à l'étape 2B. Par exemple, le MPEP indique que pour qu'une "revendication énonçant une exception judiciaire soit admissible, les éléments supplémentaires (le cas échéant) de la revendication doivent "transformer la nature de la revendication" en une application de l'exception judiciaire admissible au brevet", soit à la deuxième étape, soit à l'étape 2B."[15]

Pourtant, le MPEP encourage le traitement des questions relatives au §101 plus tôt dans l'analyse de la recevabilité, de sorte que la détermination de l'intégration d'une revendication dans une application pratique a souvent lieu avant d'arriver à l'étape 2B. Par exemple, le paragraphe 2106.06(b) du MPEP permet aux examinateurs d'utiliser une analyse de "recevabilité simplifiée". Cette analyse est utilisée lorsque la recevabilité de la revendication est évidente, par exemple parce que la revendication améliore clairement une technologie ou une fonctionnalité informatique. S'il y a une telle amélioration, la revendication peut être considérée comme un objet éligible au titre de l'article 101 sans qu'il soit nécessaire de procéder à une analyse plus poussée. Le deuxième volet de l'étape 2A encourage les examinateurs à aborder l'intégration dans une application pratique à l'étape 1 de l'arrêt Alice plutôt qu'à l'étape 2, mais, comme nous l'avons vu, cela ne tient pas compte du fait que les éléments supplémentaires de la revendication sont conventionnels.

Certaines décisions de justice ne semblent pas nécessairement subdiviser la première étape de l'analyse Alice de la même manière. Bien qu'il y ait un certain chevauchement entre les deux étapes de l'arrêt Alice , les juges n'ont pas expressément décidé qu'une revendication de brevet ne relevait pas d'une exception judiciaire parce qu'elle était "intégrée dans une application pratique" à la première étape de l'arrêt Alice .

Bien que les examinateurs de brevets soient généralement censés suivre le MPEP et d'autres directives émises par l'USPTO plutôt que les décisions de la Cour fédérale, ni l'un ni l'autre ne lient les tribunaux, et certaines décisions de tribunaux de district ne font pas preuve de retenue à l'égard de l'analyse de l'article 101 effectuée par l'examinateur de l'USPTO. En outre, la Cour fédérale a déclaré que la jurisprudence relative à l'article 101 l'emportait sur les directives de 2019[16]. Les directives de 2024 récemment mises à jour pour les inventions d'IA sont muettes à ce sujet. Il est tout à fait possible que la Cour fédérale saisisse l'occasion de l'appel d'Aviation Capital Partners pour s'exprimer plus directement sur ce qui pourrait être considéré comme un clivage entre l'USPTO et les tribunaux de district sur l'analyse de l'admissibilité au titre de l'article 101.

Par ailleurs, une nouvelle proposition de loi, le Patent Eligibility Restoration Act, pourrait lever les incertitudes liées à l'application de l'article 101 devant l'USPTO et les tribunaux de district.

Conclusion

Les demandeurs de brevets confrontés à des rejets au titre de l'article 101 peuvent vouloir envisager des stratégies pour établir l'admissibilité qui tiennent compte non seulement du MPEP et d'autres directives de l'USPTO, mais aussi de la manière dont les tribunaux de district abordent des questions similaires. Cela pourrait impliquer de fournir une analyse allant au-delà de l'analyse Step 2A, Prong Two de l'USPTO. En fonction des circonstances, ces stratégies pourraient inclure la création d'un dossier soulignant en quoi les "éléments supplémentaires" ne sont pas routiniers et conventionnels et la poursuite de revendications de portée variable au sein d'un même brevet ou d'une même famille. Un tel dossier peut s'avérer utile dans le cadre d'un litige ultérieur.

[1] Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs, Inc, 566 U.S. 66 (2012) ; Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l, 573 U.S. 208 (2014).

[ Alice, 573 U.S. à 217-18 ; Mayo, 566 U.S. à 72, 77-79.

[3] Id.

[4] Id.

[5] MPEP §2106.04.

[6] 2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance, 84 Fed. Reg. 50 (7 janvier 2019).

[7] 84 Fed. Reg. 50 (7 janvier 2019).

[Action civile n° 22-1556-RGA, 2023 U.S. Dist. LEXIS 145104 (D. Del. 18 août 2023).

[9] Brevet américain 10,956,988 File History, 18 février 2021 Notice of Allowance, p. 5.

[10] 2023 U.S. Dist. LEXIS 145104, *11.

[11] Id. à *13.

[12] Voir par exemple Rich Media Club LLC v. Duration Media LLC, No. CV-22-02086-PHX-JJT, 2023 U.S. Dist. LEXIS 120102, at *13-14 (D. Ariz. 11 juillet 2023) (refusant la motion de rejet sur la base du §101, en partie parce que dans l'avis d'autorisation pour le brevet revendiqué, l'examinateur a conclu que " [l]'amendement en combinaison avec d'autres limitations forment une combinaison ordonnée et une application pratique intégrée ". 101 retiré.").

[13] 2024 Guidance Update on Patent Subject Matter Eligibility, Including on Artificial Intelligence, 89 Fed. Reg. 137 (juillet 2024).

[14] Voir, par exemple, 84 Fed. Reg. 50 (7 janvier 2019) (citant BASCOM Glob. Internet Servs. v. AT&T Mobility LLC, 827 F.3d 1341, 1352 (Fed. Cir. 2016) (concluant que les revendications pourraient être admissibles en vertu de la deuxième étape d'Alice si un concept inventif allégué peut être trouvé dans la combinaison ordonnée de limitations qui " transforment l'idée abstraite [...] en une application pratique particulière de cette idée abstraite ") ; CLS Bank Int'l v. Alice Corp. Pty. Ltd, 717 F.3d 1269, 1315 (Fed. Cir. 2013) (Moore, J., rejoint par Rader, C.J., et Linn et O'Malley, JJ, dissident en partie) ("La question clé est donc de savoir si une revendication récite une application suffisamment concrète et pratique d'une idée abstraite pour être qualifiée de brevetable. Prometheus nous demande de répondre à cette question en déterminant si un procédé impliquant une loi naturelle ou une idée abstraite contient également un "concept inventif"."), aff'd, 573 U.S. 208 (2014).

[MPEP §2106.04 (soulignement ajouté) (citations omises).

[16] Voir par exemple cxLoyalty, Inc. v. Maritz Holdings Inc, 986 F.3d 1367, 1375 n.1 (Fed. Cir. 2021) ("Tout au long de sa décision écrite finale, la Commission a fait référence à plusieurs reprises au document 2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance de l'Office des brevets et des marques des États-Unis, 84 Fed. Reg. 50 (7 janvier 2019). Nous notons que cette orientation n'est pas, en soi, la loi sur l'admissibilité des brevets, qu'elle n'a pas force de loi et qu'elle n'est pas contraignante pour notre analyse de l'admissibilité des brevets. Et dans la mesure où les orientations contredisent ou ne s'accordent pas pleinement avec notre jurisprudence, c'est notre jurisprudence, et le précédent de la Cour suprême sur lequel elle est fondée, qui doit prévaloir."). (citations omises).