La Cour d'appel fédérale ouvre la voie à des investissements supplémentaires dans l'industrie nationale : le statut d'« importateur ordinaire » n'est plus d'actualité

Dans sa récente décision dans l'affaire Lashify, Inc. c. International Trade Commission, la Cour d'appel fédérale a ouvert la voie aux titulaires de brevets pour inclure des catégories élargies d'investissements nationaux afin de satisfaire à l'exigence économique de l'industrie nationale prévue à l'article 337(a)(3)(B). App. n° 2023-1245, avis (5 mars 2025). Les activités postérieures à la fabrication qui n'étaient pas prises en compte auparavant, telles que la vente, le marketing, l'entreposage, le contrôle qualité et la distribution, peuvent désormais être incluses dans les investissements dans l'industrie nationale aux fins de l'établissement d'une industrie nationale en vertu de l'article 337(a)(3)(B). Il s'agit d'un changement important par rapport à la jurisprudence de la Commission du commerce international (ITC) qui ouvrira probablement la voie à un plus grand nombre d'enquêtes de l'ITC concernant des articles fabriqués à l'étranger.

L'un des aspects uniques de la pratique de l'ITC est qu'elle exige que le plaignant prouve l'existence d'une industrie nationale afin d'obtenir l'ordonnance d'exclusion tant convoitée. Cette exigence comporte deux volets : le volet technique, qui exige que le plaignant prouve qu'il exploite le brevet en question, et le volet économique, qui exige que le plaignant prouve, en ce qui concerne les articles protégés par le brevet : (A) un investissement important dans des installations et des équipements ; (B) un emploi important de main-d'œuvre ou de capital ; ou (C) un investissement substantiel dans l'exploitation, y compris l'ingénierie, la recherche et le développement, ou l'octroi de licences. 19 U.S.C. § 1337(a)(3). La décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Lashify portait sur le volet économique.

Depuis son entrée en vigueur en 1988, l'interprétation par l'ITC de l'article 337(a)(3)(B) a effectivement empêché les investissements nationaux destinés uniquement à des activités postérieures à la fabrication, telles que la vente, le marketing, l'entreposage, le contrôle qualité et la distribution, d'établir l'existence d'une industrie nationale. L'ITC a souvent qualifié ces activités de « celles d'un importateur ordinaire », estimant qu'elles ne répondaient pas à elles seules au critère économique de l'industrie nationale, car elles ne contribuent en rien à la fabrication effective de l'article. Lorsque la fabrication de l'article a lieu en dehors des États-Unis, aucune étape supplémentaire n'est nécessaire aux États-Unis pour rendre l'article commercialisable, et il ne reste donc aucune activité industrielle nationale reconnaissable aux fins de l'établissement du critère économique. Au fil des ans, cette interprétation de l'article 337(a)(3) a effectivement exigé une certaine forme d'activité de fabrication ou d'assemblage nationale pour satisfaire au critère économique de l'exigence relative à l'industrie nationale. Ce n'est probablement plus le cas aujourd'hui.

Lashify commercialise des extensions de cils artificiels, des outils et des produits d'application, ainsi que des boîtes de rangement pour extensions de cils. Si Lashify mène ses activités de recherche et développement aux États-Unis, elle fabrique ses produits à l'étranger et les expédie aux clients américains qui les achètent via son site web. Les clients peuvent ensuite utiliser diverses ressources fournies par Lashify pour les appliquer, telles que des vidéos éducatives sur les réseaux sociaux, des chats en ligne et des sessions d'appel vidéo. Lashify détient des brevets relatifs à ces produits, dont au moins un brevet d'utilité portant, par exemple, sur une certaine technologie de fusion des cils, et des brevets de conception portant, par exemple, sur une certaine cartouche de stockage pour extensions de cils. Lashify a déposé une plainte auprès de l'ITC, dans laquelle elle allègue que les importateurs de produits similaires enfreignent l'article 337 en violant ces brevets.

Le juge administratif (« ALJ ») de l'ITC a rejeté la demande de Lashify au titre de la loi, estimant notamment que Lashify ne remplissait pas le critère économique de l'exigence relative à l'industrie nationale. Pour parvenir à cette conclusion, l'ALJ a exclu les dépenses liées aux ventes, au marketing, à l'entreposage, au contrôle qualité et à la distribution, suivant ainsi des décennies de jurisprudence de l'ITC considérant que ces investissements seuls ne suffisaient pas à remplir le critère économique de l'exigence relative à l'industrie nationale. L'ALJ a estimé que, dans la mesure où « aucune étape supplémentaire n'était nécessaire pour rendre ces produits commercialisables » à leur arrivée aux États-Unis et où les mesures de contrôle qualité « n'allaient pas au-delà de ce qu'un importateur normal effectuerait à la réception », il n'existait pas d'industrie nationale au sens de l'article 337(a)(3)(B).

La Commission a accepté de réexaminer la décision de l'ALJ et l'a confirmée. La majorité a donné raison à l'ALJ en estimant que Lashify ne remplissait pas le critère économique de l'exigence relative à l'industrie nationale, arguant qu'« il est bien établi que les activités de vente et de marketing ne peuvent à elles seules satisfaire à l'exigence relative à l'industrie nationale ». La majorité est parvenue à la même conclusion en ce qui concerne l'entreposage, le contrôle qualité et la distribution.

Lashify a fait appel devant la Cour d'appel fédérale. La Cour d'appel fédérale a annulé la décision de l'ITC et a renvoyé l'enquête à l'ITC pour qu'elle réexamine la satisfaction du critère économique de l'industrie nationale. La Cour d'appel fédérale a conclu que la décision de l'ITC reposait sur une interprétation erronée de l'article 337(a)(3)(B). La Cour d'appel fédérale a rejeté la conclusion de l'ITC selon laquelle l'analyse de Lashify était « trop inclusive et non étayée » parce qu'elle « incluait les dépenses liées à l'entreposage, à la distribution et au contrôle qualité » ainsi que « les dépenses de vente et de marketing ». La Cour d'appel fédérale n'a trouvé aucun fondement à ces exclusions catégoriques dans le texte de la loi, s'appuyant largement sur son libellé et sur un examen approfondi de l'historique législatif entourant la promulgation de 1988.

La Cour d'appel fédérale a observé que la disposition « stipule clairement que l'industrie nationale « est réputée exister s'il existe aux États-Unis, en ce qui concerne les articles protégés par le brevet [...] concerné, [...] un emploi important de main-d'œuvre et de capital ». 19 U.S.C. § 1337(a)(3)(B). En l'absence de restriction, la Cour d'appel fédérale a conclu :

Cette disposition couvre l'utilisation significative de la « main-d'œuvre » et du « capital » sans aucune limitation quant à l'utilisation au sein d'une entreprise à laquelle ces éléments sont affectés, c'est-à-dire la fonction qu'ils remplissent dans l'entreprise. En particulier, il n'y a aucune exception concernant l'emploi de main-d'œuvre ou de capital pour les ventes, le marketing, l'entreposage, le contrôle qualité ou la distribution. Il n'est pas non plus suggéré que ces utilisations, pour être prises en compte, doivent s'accompagner d'un emploi important pour d'autres fonctions, telles que la fabrication. Les conclusions de la Commission attribuent à la clause (B) des limitations qui n'y figurent pas.

La Cour d'appel fédérale a ensuite conclu qu'il n'y avait aucune autre raison justifiant d'imposer une limitation catégorique à l'article 337(a)(3)(B), empêchant de se fonder sur ces types d'investissements dans le contexte de la loi ou de son historique législatif. La Cour d'appel fédérale a donc ordonné à l'ITC, sur renvoi, de « prendre en compte l'emploi de main-d'œuvre et de capital par Lashify, même lorsqu'ils sont utilisés dans les domaines de la vente, du marketing, de l'entreposage, du contrôle qualité ou de la distribution, et la Commission doit déterminer de manière factuelle si ces dépenses admissibles sont importantes ou substantielles sur la base d'un « examen global de toutes les considérations pertinentes ».

La décision rendue par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Lashify devrait avoir un impact significatif sur la pratique de l'ITC. Elle devrait notamment permettre aux entreprises et aux industries qui étaient auparavant exclues de la juridiction en raison de la fabrication à l'étranger des articles importés de se prévaloir de l'ITC. Désormais, la fabrication étrangère de l'article ne devrait plus empêcher le titulaire d'un brevet de revendiquer un investissement national important ou substantiel en main-d'œuvre et en capital au titre de l'article 337(a)(3)(B), même lorsque cette main-d'œuvre et ce capital sont consacrés à des activités qui ne rendent pas le produit commercialisable ou qui ne vont pas au-delà des activités postérieures à la fabrication effectuées par un importateur ordinaire. Les entreprises qui exercent de telles activités purement postérieures à la fabrication, pour autant que ces investissements soient importants, auront la possibilité de faire valoir que ces activités constituent des investissements nationaux aux fins de satisfaire au critère économique de l'industrie nationale en vertu de l'article 337(a)(3)(B).