Les décisions ex parte du PTAB limitent les rejets pour double brevetabilité de type évident

La doctrine du double brevetage évident (OTDP) est l'un des aspects les plus complexes du droit américain des brevets. Des décisions récentes de la Cour d'appel fédérale ont abordé des questions spécifiques liées à l'OTDP, mais les tensions entre les objectifs contradictoires de cette doctrine jurisprudentielle laissent de nombreuses questions en suspens. La direction actuelle de l'USPTO n'a pas proposé de nouvelles règles qui modifieraient la manière dont le corps des examinateurs applique la doctrine, mais les décisions ex parte rendues par la Commission d'appel et de recours en matière de brevets (PTAB) de l'USPTO semblent refléter une volonté de maintenir les examinateurs dans le cadre juridique actuel.

Les rejets de l'OTDP nécessitent une analyse raisonnée

Dans l'affaire Ex parte Mobile Tech, Inc., appel 2022-001034 (Contrôle de réexamen 90/014,363) (décision rendue le 11 février 2022), le PTAB a infirmé quatre rejets OTDP dans lesquels l'examinateur n'avait pas fourni « d'explication [...] pour étayer la conclusion de l'examinateur » selon laquelle les revendications en appel étaient évidentes au regard des revendications citées. La décision administrative fournissait un tableau comparatif alignant les limitations des revendications, mais ne traitait pas des différences textuelles entre les revendications en instance et les revendications citées.

En infirmant les rejets, le PTAB a expliqué :

Lorsque, comme dans le cas présent, le rejet de l'examinateur (1) ne présente aucune analyse autre que la simple citation du libellé des revendications invoquées ; (2) ne reconnaît pas les différences dans ce libellé ; et (3) n'explique pas pourquoi ces différences auraient été évidentes pour des artisans normalement compétents, l'examinateur n'a pas établi de double brevetage non statutaire dans ce dossier. Le rejet est donc erroné pour cette seule raison.

Les brevets déposés plus tard et expirant plus tard ne constituent pas des références OTDP appropriées.

Dans l'affaire Ex parte Baurin, appel n° 2024-002920, (demande n° 17/135 529) (décision rendue le 11 novembre 2024) (reh’g rejeté le 18 décembre 2025), le PTAB a infirmé cinq rejets OTDP qui citaient des brevets déposés plus tard et expirant plus tard comme références OTDP et a infirmé un rejet OTDP provisoire concernant une demande en instance déposée plus tard avec une date de dépôt de brevet plus tardive, estimant que les brevets/demandes expirant plus tard ne constituaient pas des références OTDP appropriées.

Le PTAB a cité la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Allergan USA, Inc. c. MSN Labs. Private LTD., 111 F.4th 1358 (Fed. Cir. 2024), pour le principe selon lequel l'objectif de la doctrine OTDP « est d'empêcher les titulaires de brevets d'obtenir un deuxième brevet sur une invention indistincte du point de vue de la brevetabilité afin de prolonger efficacement la durée de validité d'un premier brevet sur cet objet ». Le PTAB a également pris en considération les décisions rendues par la Cour d'appel fédérale dans les affaires Gilead Sciences, Inc. c. Natco Pharma Ltd., 753 F.3d 1208 (Fed. Cir. 2014), et Abbvie c. Mathilda & Terrence Kennedy Institute, 764 F. 3d 1366 (Fed. Cir. 2014), et a noté que dans les deux cas, les revendications citées avaient une date de dépôt et une date d'expiration antérieures à celles des revendications en cause. En revanche, les rejets en appel s'appuyaient sur des brevets délivrés à partir de demandes déposées ultérieurement et dont la date d'expiration était postérieure. Comme ils ne correspondaient pas au paradigme Allergan, les rejets ont été infirmés.

Dans un revirement de situation rare, l' examinateur a déposé une demande de réexamen, arguant que :

(1) la décision du Conseil interprète de manière erronée l'arrêt Allergan;

(2) la décision de la Commission n'est pas conforme aux directives de l'USPTO énoncées dans les sections 804 et 804.02 du MPEP ; et

(3) la conclusion du Conseil selon laquelle le risque lié à la propriété séparée est « négligeable » […] n'est étayée ni par la jurisprudence ni par les directives de l'USPTO.

Un comité reconstitué du PTAB a rejeté la demande de réexamen dans une décision prise à 2 voix contre 1, le nouveau membre du comité ayant exprimé son désaccord. En ce qui concerne le point (1), la majorité a maintenu son application de l'affaire Allergan et a rejeté les tentatives de l'examinateur de la limiter à ses faits. En ce qui concerne le point (2), la majorité a exprimé son désaccord sur certains aspects et a souligné que le MPEP « ne peut pas créer de nouvelle loi ni ignorer la loi ». En ce qui concerne le point (3), la majorité a estimé que le risque de propriété distincte ne justifiait pas un rejet OTDP fondé sur un brevet de référence inapproprié.

Les décisions jurisprudentielles fourniraient des orientations claires

Bien que ces décisions ne constituent pas des précédents, je crois comprendre que l'association du barreau du PTAB a demandé au directeur Squires de les désigner comme telles. Cela permettrait de fournir des orientations claires aux demandeurs et aux examinateurs, et de favoriser la cohérence dans l'examen des demandes au titre de cette doctrine complexe. Dans l'intervalle, les demandeurs confrontés à des rejets OTDP abusifs peuvent se référer à ces décisions à titre informatif et envisager de faire appel des rejets maintenus auprès du PTAB.

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