Le circuit fédéral sceptique à l'égard du délai de prescription de l'action publique
Dans l'affaire Google c. Sonosla Cour d'appel fédérale a rejeté les arguments selon lesquels le brevet faisant l'objet du procès était inapplicable en raison d'un retard déraisonnable dans l'examen du brevet. Le raisonnement de la Cour exclut-il la défense fondée sur le retard dans l'examen des demandes de brevet pour toute invention revendiquée ultérieurement et divulguée dans une demande de brevet parentale publiée ? Les préoccupations du juge Alsop selon lesquelles la pratique de la continuation illimitée peut entraver la concurrence et perturber l'équilibre prudent établi entre la promotion et la protection de l'innovation sont-elles fondées ?
La décision du tribunal de district
L'ordonnance du juge Alsup sur la prescription de l'action publique n'a pas mâché ses mots :
L'essence de cette ordonnance est que les brevets ont été délivrés après un retard déraisonnable, inexcusable et préjudiciable de plus de treize ans de la part du détenteur du brevet, Sonos, Inc. Sonos a déposé la demande provisoire dont les brevets en cause revendiquent la priorité en 2006, mais ce n'est qu'en 2019 qu'elle a déposé les demandes de ces brevets et présenté les revendications revendiquées pour examen. Lorsque ces brevets ont été délivrés en 2019 et 2020, l'industrie avait déjà progressé et mis en pratique l'invention revendiquée.
Dans la mesure où l'ordonnance reconnaît que "Sonos a poursuivi avec diligence les demandes [de la société mère]", elle se demande toujours pourquoi Sonos n'a pas déposé "des demandes parallèles avec de nouvelles revendications couvrant l'invention" dans l'intervalle. L'ordonnance a estimé que Google avait subi un préjudice du fait de ce retard, car "Google a commencé à investir dans les produits accusés au moins à partir de 2015, lorsqu'elle a commercialisé ses premiers produits qui mettaient en œuvre l'invention". Comme l'indique l'ordonnance, "il ne fait aucun doute que Google a travaillé, investi et utilisé la technologie revendiquée pendant la période de retard de Sonos".
L'ordonnance conclut :
Il n'est pas normal que notre système de brevets ait été utilisé de cette manière. Avec ses fondements constitutionnels, ce système est destiné à promouvoir et à protéger l'innovation. Ici, au contraire, il a été utilisé pour punir un innovateur et pour enrichir un prétendant par des retards et des tours de passe-passe. Il a fallu un procès complet pour apprendre ce triste fait, mais, enfin, une certaine justice est rendue.
En résumé, en vertu de la doctrine du délai de prescription de l'action publique, les brevets en cause sont inopposables. ....
L'avis de la Cour fédérale
L'avis du circuit fédéral a été rédigé par le juge Lourie et rejoint par le juge Prost et le juge Bumb, Chief Judge, United States District Court for the District of New Jersey, siégeant par désignation.
Le circuit fédéral a expliqué que la doctrine du laches "peut rendre un brevet inapplicable lorsqu'il n'a été délivré qu'après un retard déraisonnable et inexpliqué dans la poursuite de l'affaire qui constitue un abus flagrant du système légal des brevets dans l'ensemble des circonstances". La défense du laches nécessite une preuve sur deux points :
- que le retard dans les poursuites était "déraisonnable et inexcusable compte tenu de l'ensemble des circonstances" et
- que le défendeur "a subi un préjudice imputable à ce retard".
L'avis s'est concentré sur le deuxième point et l'a jugé insuffisant :
[Aucun juge des faits raisonnable ne pourrait conclure que la spécification - qui a été publiée en 2013, avant les investissements revendiqués par Google - ne divulgue pas raisonnablement des scènes de zones qui se chevauchent. Google ne peut pas être lésée en incorporant dans ses produits une fonction qui a été divulguée publiquement dans une demande de brevet avant son investissement.
À l'appui de sa décision, le circuit fédéral a cité des affaires que le tribunal de district avait tenté de distinguer :
"Il n'est pas inapproprié pour un demandeur d'élargir ses revendications au cours de la procédure afin d'englober les produits d'un concurrent, pour autant que la divulgation soutienne les revendications élargies". Liebel-Flarsheim Co. v. Medrad, Inc, 358 F.3d 898, 909 (Fed. Cir. 2004)
"[B]ien que la matière divulguée mais non revendiquée soit généralement dédiée au public, il existe une exception pour la matière "revendiquée dans une continuation ou une autre demande"." Eli Lilly & Co. c. Hospira, Inc. 933 F.3d 1320, 1334 (Fed. Cir. 2019)
La Cour d'appel fédérale a conclu que Google n'avait "présenté aucune preuve qu'elle avait subi un préjudice imputable au retard de Sonos à revendiquer et à ne pas divulguer le droit de propriété intellectuelle". retard de Sonos à revendiquer, mais non à divulguer, des scènes de zone qui se chevauchent".et que, par conséquent, le tribunal de district avait abusé de son pouvoir discrétionnaire en concluant à l'inapplicabilité.
Le délai de prescription de l'accusation est-il encore une défense valable ?
Les parties prenantes du secteur des brevets qui ont trouvé le langage dur de l'ordonnance du juge Alsop glaçant peuvent être soulagées par la décision de la Cour fédérale d'appel. J'ai trouvé intéressant que le tribunal n'ait pas examiné le déroulement de la procédure, mais qu'il ait fondé sa décision sur l'absence de préjudice. Compte tenu de la décision de la Cour, un défendeur pourrait-il jamais établir l'existence d'un retard dans l'action publique ? Le raisonnement de la Cour rompt-il l'équilibre du système des brevets en faveur des demandeurs qui peuvent se permettre de maintenir les demandes de continuation en instance ?
