L'USPTO émet une proposition de règlement sur le rejet discrétionnaire des procédures d'IPR

Dans la première proposition de réglementation publiée sous la direction de M. Squires, l'USPTO propose de modifier les règles de pratique relatives aux refus discrétionnaires d'engager des procédures d'examen inter partes (IPR). Les règles proposées reflètent les préoccupations de l'administration actuelle concernant les contestations en série et en parallèle d'un même brevet et la menace qu'elles représentent pour notre économie centrée sur l'innovation. En plus de "promouvoir la cohérence des procédures d'IPR" et de "limiter les circonstances dans lesquelles un tribunal de district et le PTAB examineront les mêmes questions ou des questions étroitement liées", l'USPTO estime que les changements de règles proposés "auront un impact positif sur l'économie" en "augmentant la fiabilité des droits de brevet et la prévisibilité des litiges en matière de brevets" et en "diminuant les dépenses globales liées aux litiges en matière de brevets et les coûts de transaction pour l'octroi de licences de brevets".

L'USPTO "invite le public à faire part de ses commentaires sur la question de savoir si cette proposition de règle établit un équilibre approprié entre l'efficacité, l'équité et la stabilité du système des brevets". L'avis du registre fédéral ne prévoit qu'une période de 30 jours pour les commentaires du public ; les parties prenantes doivent donc agir rapidement pour que leur point de vue soit pris en compte. 

Points forts des modifications proposées 

Le communiqué de presse de l'USPTO met l'accent sur les aspects suivants de la proposition de réglementation de l'USPTO :

• Exiger d'un requérant de l'IPR qu'il dépose une stipulation pour ne pas poursuivre les contestations d'invalidité en vertu des articles 102 ou 103 du 35 U.S.C. dans d'autres forums.
• Prévoir que l'USPTO n'introduira pas de DPI lorsque l'USPTO ou une autre instance a déjà statué sur la brevetabilité ou la validité des revendications.
• Prévoir que l'USPTO n'engagera pas d'IPR lorsqu'une autre procédure est susceptible de déterminer la brevetabilité ou la validité des revendications en vertu des articles 102 ou 103 en premier lieu.
• Permettre à l'USPTO d'engager un IPR nonobstant une décision antérieure ou une décision antérieure attendue sur la brevetabilité ou la validité dans des circonstances exceptionnelles.

Selon l'avis du registre fédéral, les nouvelles règles "concentreront les procédures [IPR] sur les revendications de brevet qui n'ont pas été contestées auparavant dans le cadre d'un litige ou lorsque le litige antérieur a été résolu à un stade précoce" et sont "destinées à promouvoir l'équité, l'efficacité et la prévisibilité dans les litiges en matière de brevets". 

Promouvoir des droits de brevet fiables pour soutenir l'investissement dans l'innovation

La section "Contexte" de la proposition de réglementation les présente comme promouvant des "droits de brevet fiables" qui sont essentiels à la commercialisation de l'innovation, et avertit que les défis en série menacent de saper notre économie centrée sur l'innovation. Selon l'avis, "environ 54 % de toutes les requêtes IPR déposées depuis l'adoption de l'AIA sont des requêtes multiples contre le même brevet" et "plus de 80 % des IPR ont des litiges en cours devant les tribunaux de district où le requérant conteste également la validité du brevet".

Des droits de brevet fiables encouragent l'inventeur ou d'autres personnes à investir dans la technologie brevetée en leur donnant l'assurance que ce sont eux, et non leurs concurrents, qui récolteront les fruits de leurs efforts..... [Les multiples contestations d'un même brevet par le biais des DPI mettent en péril la fiabilité des droits de brevet et les incitations à investir dans les nouvelles technologies.

La section "Contexte" traite de la nature subjective des déterminations d'invalidité et du concept selon lequel, si l'on "lance les dés" suffisamment de fois, même les brevets les plus solides peuvent être invalidés :

Même les brevets extrêmement solides deviennent peu fiables lorsqu'ils sont soumis à des contestations de validité en série ou en parallèle. Déterminer si une revendication de brevet remplit les conditions légales de brevetabilité est souvent une question de jugement sur laquelle des esprits raisonnables peuvent être en désaccord. .... Étant donné que des esprits raisonnables peuvent être en désaccord, et le sont souvent, sur la question de savoir si une revendication de brevet particulière remplit les conditions légales, les brevets ne peuvent pas remplir leur fonction économique s'ils sont perpétuellement soumis à un examen de novo. 

Prenons l'exemple d'une revendication de brevet hypothétique pour laquelle 70 % des praticiens expérimentés en matière de brevets concluraient que la revendication a été correctement délivrée, et 30 % s'opposeraient à cette conclusion. Une telle demande de brevet semble fiable, car une majorité substantielle de praticiens estime qu'elle est brevetable et qu'elle a été délivrée à juste titre. Toutefois, si le brevet est soumis à un examen répété de novo de la brevetabilité à chaque fois qu'il est appliqué, il ne sera plus fiable. .... [Un brevet qui a 70 % de chances de survivre à un examen de novo de la brevetabilité a moins de 50 % de chances de résister à deux ou plusieurs contestations de novo de la brevetabilité. .... 

La section "Contexte" examine l'historique législatif des lois sur l'IPR et invoque l'autorité déléguée par le Congrès "pour identifier les circonstances dans lesquelles les procédures d'IPR profiteraient ou ne profiteraient pas au système des brevets". La section "Contexte" aborde également l'incidence élevée des contestations de brevets en série et en parallèle, et affirme que les procédures parallèles d'IPR et de tribunaux de district/ITC peuvent augmenter les coûts et la complexité de la résolution des litiges en matière de brevets.

Préserver les ressources pour Ex Parte Exte

Selon l'avis, les modifications proposées permettront à l'USPTO de consacrer davantage de ressources à l'examen des recours ex parte contre les rejets par l'examinateur de demandes de brevet en instance. La résolution rapide des recours ex parte - qui peut être nécessaire pour garantir la délivrance d'un brevet - est un objectif important de l'administration actuelle, car "une résolution tardive des recours ex parte peut empêcher ou retarder la création d'entreprises ou la mobilisation de capitaux, ce qui, à son tour, retarde la mise sur le marché de technologies brevetées". L'USPTO note qu'un recours ex parte devant la PTAB est la seule option pour contester le rejet d'un examinateur, alors que "les DPI ne sont pas le seul mécanisme permettant de contester la validité d'un brevet délivré".

Détails des changements proposés 

Toutes les modifications proposées concerneraient l'article 42.108 du 37 C.F.R., intitulé "Institution of inter partes review", et ajouteraient de nouveaux paragraphes (d)-(f) :

(d) Stipulation requise pour l'efficacité. Un examen inter partes ne sera pas institué ou maintenu à moins que chaque requérant ne dépose une stipulation auprès de la chambre et de tout autre tribunal où il est en litige ou le sera ultérieurement au sujet du brevet contesté, stipulant que si un procès est institué, le requérant et toute partie intéressée réelle ou privée du requérant ne soulèvera pas de motifs d'invalidité ou de non-brevetabilité en ce qui concerne le brevet contesté en vertu des articles 102 ou 103 du 35 U.S.C. dans le cadre de toute autre procédure.

Selon l'avis, "[l'USPTO] estime que cette exigence favoriserait l'équité et l'efficacité en canalisant les contestations de brevets similaires vers un seul forum et garantirait que les DPI servent généralement de substitut complet à au moins une phase du litige". 

(e) Revendications jugées valables dans des procédures antérieures. Le recours inter partes n'est pas institué ou maintenu si une revendication contestée ou une revendication indépendante dont dépend une revendication contestée :

(1) Procès devant un tribunal de district des États-Unis - A été déclaré non invalide en vertu des articles 102 ou 103 du 35 U.S.C. par un tribunal de district ou un jury à l'issue d'un procès ou d'un procès avec jury, dans une décision ou un verdict qui n'a pas été annulé ou renversé dans sa partie pertinente ; 

(2) Jugement sommaire du tribunal de district des États-Unis - a été jugé non invalide par un tribunal de district dans une décision de jugement sommaire concluant à l'absence de contestation de faits matériels en vertu des articles 102 ou 103 du 35 U.S.C., qui n'a pas été annulée ou renversée dans sa partie pertinente ; 

(3) U.S. International Trade Commission - A été jugé non invalide en vertu de 35 U.S.C. 102 ou 103 dans une décision initiale ou finale de la U.S. International Trade Commission qui n'a pas été annulée ou renversée dans la partie concernée ; 

(4) Décision écrite finale de la PTAB - A été jugée non brevetable dans une décision écrite finale de la Commission en vertu des articles 35 U.S.C. 318(a) ou 328(a) qui n'a pas été annulée ou renversée ; 

(5) Réexamen ex parte - a été jugé brevetable dans le cadre d'une action de l'office ou d'une décision de la Commission à la suite d'une demande de réexamen déposée en vertu du chapitre 30 du titre 35 du code des États-Unis par une personne autre que le titulaire du brevet, la partie intéressée réelle du titulaire du brevet ou un privé ; ou 

(6) Circuit fédéral - a été jugé non brevetable ou invalide en vertu des articles 102 ou 103 du 35 U.S.C. dans une décision, mais cette décision a été renversée en partie par la Cour d'appel du circuit fédéral des États-Unis d'Amérique.

La communication précise que cette règle "s'étend aux revendications dépendantes lorsque la revendication indépendante dont chacune dépend a déjà fait l'objet d'un examen". 

(f) Litiges parallèles - La procédure d'examen inter partes n'est pas engagée ou maintenue si, selon toute vraisemblance, l'un des faits suivants se produit, en ce qui concerne une revendication contestée ou une revendication indépendante dont dépend une revendication contestée, avant la date d'échéance de la décision écrite finale conformément à l'article 35 U.S.C. 316(a)(11) : 

(1) Tribunal de première instance des États-Unis - Un procès devant un tribunal de première instance dans lequel une partie conteste le brevet en vertu de l'article 102 ou 103 du code des États-Unis (35 U.S.C.) ; 

(2) U.S. International Trade Commission - une décision initiale ou finale de la U.S. International Trade Commission concernant 35 U.S.C. 102 ou 103 ; ou 

(3) Décision écrite finale de la PTAB - émission d'une décision écrite finale par la chambre en vertu des articles 35 U.S.C. 318(a) ou 328(a).

L'avis ne fournit pas de commentaires supplémentaires sur ce nouveau paragraphe proposé. 

(g) Institution dans des circonstances extraordinaires. Si un groupe spécial de la Commission estime que des circonstances extraordinaires justifient l'ouverture d'une procédure nonobstant les points d), e) ou f), le groupe spécial renvoie l'affaire au directeur, qui peut engager personnellement une procédure d'examen inter partes. Les circonstances extraordinaires peuvent inclure la détermination par le directeur que la contestation antérieure empêchant l'institution a été initiée de mauvaise foi, par exemple dans le but d'empêcher des contestations futures, ou que la contestation antérieure n'est plus pertinente en raison d'une modification substantielle d'une loi ou d'un précédent de la Cour suprême des États-Unis d'Amérique. Les circonstances inhabituelles et extraordinaires ne comprennent pas les antériorités nouvelles ou supplémentaires, les nouveaux témoignages d'experts, la nouvelle jurisprudence (sauf dans les cas prévus ci-dessus), les nouveaux arguments juridiques ou l'absence de recours de la part d'un opposant antérieur. Ni le directeur ni la commission ne peuvent renoncer aux exigences des points d), e) ou f) de la présente section, sauf dans les cas prévus au présent paragraphe. Les requêtes frivoles ou abusives au titre du présent paragraphe peuvent être sanctionnées de manière appropriée, y compris par l'octroi d'honoraires d'avocats.

Selon l'avis, le nouveau paragraphe (g) "autoriserait l'institution, nonobstant les paragraphes (d), (e) ou (f), sur la base de circonstances extraordinaires", mais "pour assurer la prévisibilité des décisions de l'institution, cette section proposée identifie des exemples spécifiques de circonstances extraordinaires potentielles et des exemples de circonstances qui ne sont pas extraordinaires".

Comment les parties prenantes réagiront-elles ? 

Il sera intéressant de voir comment les parties prenantes réagiront à la proposition de réglementation. Il ne fait aucun doute que des commentaires les soutiendront et les critiqueront. La proposition de réglementation répond déjà aux appels lancés à l'USPTO pour qu'il utilise la procédure de réglementation, mais les parties prenantes qui considèrent les procédures d'IPR comme une option importante feront probablement valoir qu'au moins certaines des modifications proposées dépassent l'autorité de l'USPTO.