Le directeur de l'USPTO prend le contrôle des décisions d'institution des DPI et des RPG
Dans ce que certains considèrent comme le deuxième coup d'un double coup porté aux procédures judiciaires en matière de brevets menées devant la Commission d'appel et de recours en matière de brevets (PTAB) de l'Office américain des brevets et des marques (USPTO), le directeur de l'USPTO, M. Squires, a annoncé vendredi 17 octobre 2025 que il « déterminera s'il convient d'instituer des procédures de réexamen inter partes (IPR) et de réexamen postérieur à la délivrance (PGR) », à compter du 20 octobre 2025. Ce nouveau processus de décision s'appuie sur la récente implication des directeurs (et des directeurs par intérim) dans les décisions de refus d'institution fondées sur des considérations discrétionnaires, et étend l'implication des directeurs aux décisions d'institution fondées sur le fond, par exemple en fonction de la question de savoir s'il « existe une probabilité raisonnable que le requérant [IPR] obtienne gain de cause pour au moins une des revendications contestées ».
Le nouveau processus décisionnel « boîte noire » des institutions
Le communiqué de presse publié par l'USPTO le 17 octobre 2025 promet que l'USPTO organisera un webinaire intitulé « USPTO Hour » afin d'expliquer le nouveau processus décisionnel de l'institution, mais ce programme ne figure pas encore dans le calendrier. Les praticiens et les parties prenantes apprécieront de recevoir des informations supplémentaires, car le mémorandum du directeur ne fournit pas beaucoup de détails, à l'exception des points suivants (soulignés par nos soins) :
« Toutes les requêtes renvoyées au PTAB pour examen au fond et examen non discrétionnaire dans le cadre des procédures provisoires avant le 20 octobre 2025 seront examinées par un comité composé de trois membres. »
Le processus de information considérations discrétionnaires (tel que décrit sur lapage Web consacrée au processus discrétionnaire du directeur intérimaire) et le processus de information sur le bien-fondé et les considérations non statutaires resteront inchangés.
Pour parvenir à une décision institutionnelle, « le directeur, en consultation avec au moins trois juges du PTAB, déterminera s'il y a lieu d'instituer des procès dans toutes les procédures IPR et PGR », sur la base d'un « examen des considérations discrétionnaires, du bien-fondé et des considérations non discrétionnaires ».
« Si le directeur détermine que l'institution est appropriée pour au moins un motif pour une demande contestée, le directeur émettra un avis sommaire aux parties accordant l'institution. »
« Si le directeur estime que l'institution n'est pas appropriée, que ce soit sur la base de considérations discrétionnaires, du bien-fondé ou d'autres considérations non discrétionnaires, il émettra un avis sommaire refusant l'institution.
Nonobstant ce qui précède, « dans les procédures impliquant des questions factuelles ou juridiques nouvelles ou importantes, le directeur peut rendre une décision sur l'ouverture de la procédure traitant de ces questions ».
« Lorsque le directeur estime qu'il convient d'examiner en détail les questions soulevées dans une requête (par exemple, des questions complexes relatives à l'interprétation des revendications, à l'analyse de la priorité ou à la détermination de la partie réellement intéressée), il peut renvoyer la décision relative à l'institution à un ou plusieurs membres du PTAB. »
« Toute procédure engagée en matière de droits de propriété intellectuelle ou de droits génétiquement protégés sera renvoyée devant un comité composé de trois membres du PTAB afin de mener le procès », le comité étant désigné conformément à la procédure opérationnelle standard (SOP) 1 du PTAB.
Les statuts relatifs aux droits de propriété intellectuelle et aux droits généalogiques prévoient déjà qu'une décision institutionnelle « est définitive et sans appel ». En rendant des décisions de refus d'institution dans des « avis sommaires » - vraisemblablement sans explication - l'USPTO laissera les titulaires de brevets, les contestataires de brevets et le public dans l'ignorance quant à savoir si la décision était fondée sur la solidité du brevet, une faille dans la requête, ou un caractère disqualifiant du requérant - ou tout autre motif qui pourrait être arbitraire, capricieux ou contraire à la loi. D'autre part, la délivrance d'avis sommaires accordant l'institution privera les parties d'un aperçu des forces et des faiblesses perçues de la requête qui, autrement, pourraient éclairer la phase du procès ou favoriser le règlement de la procédure devant le PTAB et de tout litige parallèle.
Demande pressante d'éclaircissements
Contrairement à la proposition de réglementation[CB5] sur les refus discrétionnaires, l'annonce par le directeur de ce nouveau processus décisionnel institutionnel n'a pas été accompagnée d'une demande de commentaires publics. Cela ne devrait pas empêcher les parties prenantes d'insister pour obtenir des éclaircissements sur au moins les points suivants :
Comment seront sélectionnés les «au moins trois juges du PTAB »qui serontconsultésau stade de l'institution ? La « notification sommaire » les identifiera-t-elle ?
Une«notification sommaire de refus d'ouverture d'une procédure »indiquera -t-elle (par catégorie) si le refus était fondé sur des considérations discrétionnaires, sur le fond et/ou sur d'autres considérations non discrétionnaires ?
Les parties et/ou le public seront-ils informés si le directeur renvoie une décision institutionnelle «à un ou plusieurs membres du PTAB» ? Un tel renvoi pourrait-il donner lieu à une simple « notification sommaire » ? La « notification sommaire » identifiera-t-elle le ou les membres du PTAB auxquels la décision d'institution a été renvoyée ?
Dans le cadre des procédures engagées, les parties et/ou le public seront-ils informés de tout chevauchement entre le comité chargé d'examiner le fond de l'affaire et les juges du PTAB impliqués dans la décision d'ouverture de la procédure ?
Comment le nouveau processus renforcera-t-il le système américain des brevets ?
Le mémorandum du directeur indique que le nouveau processus est adopté « afin d'améliorer l'efficacité, la cohérence et le respect des exigences légales en matière d'institution », mais dans la «Lettre ouverte de l'agence américaine pour l'innovation », également datée du 17 octobre 2025, le directeur précise que le nouveau processus servira la mission de l'USPTO qui consiste à « maintenir un système de brevets équitable, prévisible et respecté ».
La lettre ouverte critique le processus décisionnel initial au niveau du comité, estimant qu'il « soulevait des préoccupations structurelles, perceptuelles et procédurales incompatibles avec la conception, le libellé clair et l'intention de l'AIA, affectant notamment le droit légitime du public à l'impartialité ». La lettre ouverte aborde spécifiquement « les difficultés suivantes » liées au processus initial :
Perception de l'auto-incitation: la prise de décisionau niveau du panel « a suscité des inquiétudes quant au fait que le Conseil pourrait « remplir son propre agenda ».
Procédures bifurquées pour les considérations discrétionnaires: Le processus bifurqué « n'a jamais été conçu pour être permanent » et « semble avoir involontairement produit des taux d'institution extrêmement élevés (dépassant à un moment donné 95 %) pour les affaires renvoyées ».
Respect de la loi et clarté administrative: « [Bien que l'AIA autorise la délégation des décisions institutionnelles,] [l]e fait de restituer cette fonction au directeur permet de réaligner les procédures sur le libellé et l'intention clairs de la loi et de rendre au directeur la responsabilité de ces décisions, conformément au cadre prévu par l'AIA. »
La lettre ouverte indique que le nouveau processus permettra :
Éliminer toute apparence d'intérêt personnel en séparant le pouvoir d'instituer la procédure de l'instance qui mène le procès.
Éliminer le biais perçu dans les signaux de recommandation en centralisant le point de décision
Renforcer la transparence et la confiance du public grâce à une ligne hiérarchique unique
Réajuster les fonctions et responsabilités du directeur, en tant que fonctionnaire nommé par le président et confirmé par le Sénat, afin qu'il soit responsable de cette détermination du seuil et qu'il applique correctement le libellé clair de l'AIA et, par conséquent, l'intention du Congrès.
Les avocats de Foley ont une grande expérience dans le conseil aux clients sur les procédures judiciaires devant le PTAB et ont représenté avec succès tant les requérants que les titulaires de brevets. Si vous souhaitez obtenir des conseils sur la manière de naviguer dans les nouveaux paradigmes du PTAB ( ) ou discuter d'autres options, veuillez contacter votre avocat Foley ou l'auteur pour plus d'informations.
