La Cour suprême confirme la constitutionnalité des révisions inter partes

Le 24 avril 2018, la Cour suprême a rendu son avis dans l'affaire Oil States Energy Services, LLC c. Greene's Energy Group, LLC, n° 16-712, confirmant la constitutionnalité de la procédure d'examen inter partes (IPR) de l'Office américain des brevets et des marques (PTO). La Cour avait accepté d'examiner les deux questions suivantes : (1) les IPR violent-elles l'article III en confiant au PTO le soin de statuer sur la validité des brevets délivrés ? et (2) les IPR violent-elles le droit à un procès devant jury garanti par le septième amendement ?

Opinion majoritaire

Dans une décision prise à 7 voix contre 2, le juge Thomas rédigeant l'avis majoritaire, la Cour a estimé que l'IPR « ne violait aucune » partie de la Constitution. Slip Op. à 1. La Cour a commencé par expliquer que « les procédures administratives qui autorisent le PTO à réexaminer et à annuler les revendications de brevet qui ont été délivrées à tort », telles que le réexamen ex parte et inter partes , existaient avant l'America Invents Act (AIA). Id. à la page 2. La Cour a en outre expliqué que l'AIA avait simplement « remplacé le réexamen inter partes par la révision inter partes ». Id.

En ce qui concerne la question de savoir si les droits de propriété intellectuelle violent l'article III de la Constitution, la Cour a commencé par comparer les droits de propriété intellectuelle à l'octroi de droits de brevet. La Cour a déclaré que « la décision d'octroyer un brevet est une question qui relève des droits publics, plus précisément de l'octroi d'une franchise publique ». Id. à la page 7. Sur cette base, la Cour a estimé que les droits de propriété intellectuelle « relèvent clairement de la doctrine des droits publics » et que le PTO peut légitimement reconsidérer l'octroi d'un brevet sans violer l'article III. Id. à la page 7. La Cour a expliqué que « l'octroi d'un brevet relève d'une question entre le public, qui est le concédant, et le titulaire du brevet » et que les droits de brevet sont une « création du droit écrit ».» Id. (citations omises). Ainsi, selon la Cour, « la décision d'octroyer un brevet est une question relevant des droits publics » et « [elle] n'a pas besoin d'être jugée par un tribunal relevant de l'article III ». Id.à la page 8.

La Cour a ensuite expliqué que, « [l]a révision inter partes portant sur la même question fondamentale que la délivrance d'un brevet, [...] elle relève également du domaine des droits publics ». Id. Ce faisant, la Cour a estimé qu'un IPR n'était qu'un « second examen d'une délivrance administrative antérieure d'un brevet » et que le fait que les IPR concernent des brevets délivrés « ne fait aucune différence ici », car « les revendications de brevet sont accordées sous réserve que le PTO ait le pouvoir de réexaminer — et peut-être d'annuler — une revendication de brevet » dans le cadre d'un IPR. Id. à la page 9 (citations omises). La Cour a souligné que l'IPR « protège l'intérêt primordial du public à voir les monopoles de brevet maintenus dans leur champ d'application légitime ». Id. La Cour a en outre souligné que les brevets « ne confèrent qu'une forme spécifique de droit de propriété, à savoir une franchise publique ». Id. à la page 10.

Par ailleurs, en ce qui concerne la question de savoir si les droits de propriété intellectuelle violent le septième amendement, la Cour a estimé que, dans la mesure où ces droits sont correctement attribués à un tribunal non régi par l'article III, le septième amendement ne soulève pas de question indépendante de constitutionnalité. Id. à la page 17.

La Cour a toutefois souligné que sa décision avait une portée limitée. Elle a clairement indiqué qu'elle « traitait uniquement de la constitutionnalité de la révision inter partes ». Id. à la page 16. Par exemple, la Cour a déclaré que sa décision ne devait pas être interprétée à tort comme suggérant que les brevets ne constituent pas des biens au sens de la clause relative au droit à une procédure régulière ou de la clause relative à l'expropriation. Id. à la page 17.

Concurrence et dissidence

Le juge Breyer a rédigé un bref avis concordant, auquel se sont ralliés les juges Ginsburg et Sotomayor. L'avis concordant s'alignait sur celui de la majorité, mais précisait que « l'avis de la Cour ne doit pas être interprété comme signifiant que les questions relatives aux droits privés ne peuvent jamais être jugées par d'autres instances que les tribunaux relevant de l'article III, par exemple parfois par des agences ». Avis concordant, p. 1.

Le juge Gorsuch a rédigé l'opinion dissidente, à laquelle s'est rallié le président de la Cour suprême Roberts. L'opinion dissidente soutenait que la procédure IPR confère trop de pouvoir à l'exécutif et que, historiquement, les droits de brevet ont toujours été jugés par les tribunaux et non par les agences exécutives.

Conclusion

Cet avis dissipe tout doute quant au fait que le PTO dispose de l'autorité constitutionnelle pour mener des procédures IPR. Cette décision s'applique vraisemblablement également à d'autres types de procédures postérieures à la délivrance, telles que les réexamens postérieurs à la délivrance et les réexamens de brevets relatifs à des méthodes commerciales couvertes.

Foley & Lardner LLP représentait le défendeur Greene's Energy Group, LLC.