ライセンス契約書の草案およびライセンス交渉に関する通信は、証拠開示手続きにおいて提出される可能性がある。
2012年4月9日、連邦巡回控訴裁判所は、特許侵害の疑いがある者に対し、先行特許ライセンスに基づく合理的なロイヤルティの有無を立証するための強力な新たな証拠開示手段を認めた。In re MSTG事件（Misc. Docket No. 996, Fed. Cir., 2012年4月9日）において、同裁判所は「合理的なロイヤルティ及び損害賠償額の算定に関連する和解交渉は、和解交渉特権によって保護されない」とし、「地方裁判所が和解交渉文書の提出を命じたことは、裁量権の明らかな乱用には当たらない」と判示した。 この判決は、連邦巡回控訴裁判所が2010年に下したResQNet.com, Inc. v. Lansa, Inc.事件（594 F.3d 860 (Fed. Cir. 2010)）の延長線上にある。同判決は、訴訟解決のために締結されたライセンス契約の開示への道を開いたものである。
和解交渉が特権の対象となり開示から保護されるか否かの問題は、連邦巡回区裁判所にとって初めての判断事項であり、巡回区裁判所と地方裁判所の見解が分かれている問題であった。しかしMSTG事件において、連邦巡回区裁判所は特許訴訟において、合理的な使用料や損害賠償に関連する訴訟和解交渉の開示を阻止する新たな「和解交渉特権」を創設することを明確に拒否した。 これにより、被疑侵害者は特許権者／ライセンサーと第三者間のライセンス契約草案や交渉に関する通信記録を開示請求できるようになった。本判決は損害賠償関連開示の範囲拡大という近年の傾向を示すものであり、特に非実施主体（NPE）が関与する訴訟（先行ライセンス契約数が多くなる傾向がある）において、将来の和解交渉の進め方や被疑侵害者が入手可能な情報量に影響を与える可能性がある。
背景
MSTG判決は、イリノイ州北部地区連邦地方裁判所の命令に基づく執行命令発給の申立てから生じたものである。同命令により、原告MSTG社は、MSTGと訴訟の以前の被告を含む他の6社との間のライセンス交渉に関する文書を提出するよう強制された。 本申立は、連邦巡回区控訴裁判所に対し、第一に、合理的なロイヤルティ及び損害賠償に関連する当該通信が和解交渉特権に基づき開示から保護されるか否かを初審として判断すること、第二に、本件の事実関係において、地方裁判所がそれらの提出を命じたことが明らかに裁量権の乱用にあたるか否かを判断することを求めた。
地方裁判所は当初、和解合意書が既に提出済みであり、被告が基礎となる和解交渉に関する証拠開示の必要性を示さなかったことを理由に、和解交渉の証拠開示を却下した。しかし、MSTGの専門家が侵害行為に対する適正なロイヤルティに関する意見を提示した後、地方裁判所は再考し、交渉文書がMSTGの専門家が結論に至る根拠として依拠した点が誤りであることを示す情報を含む可能性があるとして、その提出を命じた。 また、地方裁判所が証拠開示を許可した背景には、MSTGの損害賠償専門家が、ライセンス契約締結の「事業上の理由」についてMSTG幹部の証言に依拠していた事実があった。こうした状況下で、MSTGがその後、それらの理由をさらなる検証から隠蔽することは不公平であると地方裁判所は判断した。
連邦巡回区裁判所の判決
連邦巡回控訴裁判所は、地方裁判所の判決を分析するにあたり、まず連邦証拠規則501条の下で新たな和解交渉特権を認めるべきか否かに関する最高裁判所の判例を検討した。同裁判所は、以下の事情から新たな特権創設を支持する要素は存在しないと結論付けた：当該特権を認めないことが州法の「目的を阻害する」ものではないこと； 米国議会がこれまで当該特権を認めたことがないこと；司法会議諮問委員会が提案した連邦証拠規則において、当該特権が証拠特権のリストに含まれていないこと；和解促進のために当該特権の認定が必要ではないこと；当該特権は例外が多すぎて実効性を欠くこと；証拠開示の範囲を制限する他の効果的な方法が存在する。
同様に、連邦巡回控訴裁判所は、地方裁判所が証拠開示を命じたことが裁量権の乱用ではないと述べた：「公平性の観点から、MSTGが専門家による和解交渉情報の利用を認めながら、同時にそれらの交渉に関する証拠開示を拒否することは許されない。」 ただし、連邦巡回控訴裁判所は和解交渉文書及び情報が開示可能であるとの判断を示しつつも、同裁判所は「和解交渉の証拠が規則408の下でどの程度許容されるかについては、まだ判断していない」と特に付記した。
テキサス州東部地区連邦地方裁判所も同様に、仮ライセンス契約書及び交渉文書の開示を命じる
テキサス州の地方裁判所は、連邦巡回控訴裁判所のMSTG判決を予見していた可能性がある。同裁判所は先週、Charles E. Hill & Associates, Inc. v. ABT Electronics, Inc.事件（2-09-cv-00313（テキサス東地区連邦地方裁判所2012年4月4日付命令）（ギルストラップ判事））において、ほぼ同様の見解を示したからである。 同判決において、裁判所は被告の申立てを認め、原告と第三者との間で、主張された特許に基づく過去の請求を解決するために締結されたライセンス契約の草案及びライセンス交渉に関する通信文書の提出を命じた。裁判所は、こうした契約書の提出は「例外であって原則ではない」と指摘し、情報の証拠価値については判断を留保したものの、侵害を主張された者は、この情報を開示することを認められたのである。
興味深いことに、裁判所はさらに、原告の事業が訴訟活動とライセンス供与であり、市場において被告と公然と競合していない場合、和解交渉の経緯は、和解合意書自体が特許の価値を正確に反映しているか否かを判断する上で有効な考慮事項となると指摘した。
結論
MSTGは 、連邦巡回控訴裁判所がResQNet.com事件で示した先行判例を拡張したものと見受けられる。同事件において裁判所は「本件記録上最も信頼性の高いライセンスは訴訟から生じたものである」と指摘した。同事件では、裁判所は地方裁判所の合理的なロイヤルティ損害賠償額の算定を取り消し、事件を差し戻した。これにより地方裁判所は、合理的なロイヤルティの算定方法と、訴訟和解において生じた事象及び事実を再検討する機会を得ることとなった。
したがって、訴訟解決のために締結されたライセンス交渉及び契約の開示を求める道が開かれたことで、損害賠償に関連する開示の範囲が拡大し、将来の和解交渉の進め方や和解当事者間の情報交換方法に影響を及ぼす可能性がある。さらに、このような開示請求は、特許技術の訴訟及びライセンス供与を唯一の、あるいは主要な事業とする特許権者／ライセンサーに対して特に適切かつ開示可能と見なされる。
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