2012年8月16日付の連邦官報通知において、米国特許商標庁（USPTO）は、上訴通知書提出後の特許期間調整（PTA）の計算方法を変更する最終規則を発表した。この最終規則は、2011年12月に提案された規則を概ね踏襲し、PTAの目的上「上訴審理」は特許出願の管轄が審判部に移管された時点で開始されたものと扱う。 連邦官報通知によれば、新たなPTA控除は2012年9月17日以降に上訴通知が提出された特許出願に適用され、新たなPTA計算は2012年9月17日以降に許可通知が発行された特許出願に適用される。他の特許権者も、 適時に 再考請求を提出できれば、現行規則下で付与されたPTAの再考を請求することで、この規則変更の恩恵を受けられる可能性がある。
特許期間調整法
PTA規定（米国法典第35編第154条(b)項）は、出願人に対し、米国特許商標庁（USPTO）による3種類の遅延について補償する：
「A」遅延は、特許庁が定められた期間内に措置を講じなかった場合に発生する（例：第1回審査官通知を14ヶ月以内に発行、回答から4ヶ月以内に第2回通知または許可を発行、発行手数料納付から4ヶ月以内に特許を発行）。
特許出願の実際の出願日から3年以内に特許庁が特許を付与しなかった場合、「B」遅延が発生する。
「C」遅延は、出願が干渉または審判に関与している場合、または秘密保持命令の対象となっている場合に生じる。
特許存続期間の調整及び上訴
特許庁が「上訴が提起された日から4か月以内に…上訴に応答」しなかった場合、遅延によるPTAが付与される。
一方、B遅延に対するPTA（いわゆる「3年」遅延）は 付与されない 認められない。
第135条(a)に基づく[干渉]手続に要した時間、第181条に基づく[秘密保持]命令の付与に要した時間、または特許審判部もしくは連邦裁判所による上訴審理に要した時間。
(B遅延に対するPTAは、継続審査の請求に要した時間に対しても付与されない。)
前述の通り、B遅延から除外される遅延については、C遅延に対するPTAが累積する可能性がある。ただし、C遅延に関しては、PTAは次の場合にのみ累積する。
特許審判部または連邦裁判所による上訴審理において、特許性が否定された決定を覆す審理結果に基づき特許が付与された事件における…
したがって、出願人が拒絶を不服として審判に申し立て、審判部で勝訴した場合、審判係属中はB遅延は発生しないが、C遅延は発生する。出願人が拒絶を不服として審判に申し立て、審判部で勝訴しなかった場合、たとえ出願が再審理のために差し戻されたとしても、審判係属期間についてはPTAは付与されない。
上訴通知後の特許期間調整の空白期間
私は最初に 控訴通知後のPTAギャップ について初めて執筆したのは2010年9月のことでした。 その記事で説明した通り、米国特許商標庁（USPTO）の現行PTA規則では、上訴審理委員会による実際の「上訴審理」が行われなくても、上訴通知書が提出された時点でB遅延の付与を拒否します。これは、審査官が最終審査後応答を検討している間に出願継続を維持するために上訴通知書が提出された場合、あるいは上訴理由書提出後に審査官が審査を再開した場合に発生し得ます。なぜなら、 審決 が下されないため、出願はC遅延の対象となりません。したがって、上訴通知書提出後に生じる可能性のある重大なUSPTO遅延について、出願人は補償を受けられない場合があります。
米国特許商標庁の新規則は、上訴通知後の特許期間延長（PTA）の空白期間に対処する
米国特許商標庁（USPTO）の新規則は、上訴通知後の特許期間延長（PTA）の空白期間に対処するため、B遅延除外期間の開始日とC遅延付与期間の開始日の両方を、37 CFR § 41.35(a)に基づき出願の管轄権が審判部へ移管される日（通常は答弁書提出日、または答弁書提出期限の満了日）へ変更するものであるこれらの変更により、規則は「審判部による上訴審査」を基準に両期間を定義する法令文言との整合性が向上したと見受けられる。
当然ながら、最終規則では新たな種類の出願人遅延も定義されている。すなわち、上訴通知書受領後3ヶ月以内に上訴理由書または継続審査請求書を提出しない場合である。この控除はPTA法に準拠しており、同法は米国特許商標庁（USPTO）に対し「出願人遅延を構成する状況を定める規則を制定する」権限を付与するとともに、「3ヶ月を超える期間」を要する特定の行為を出願人遅延と規定している。 特筆すべきは、このPTA控除が2012年9月17日以降に上訴通知書が提出された出願に適用される点である。
これらの規則変更によって恩恵を受けることができる特許はどれか？
B遅延除外およびC遅延開始日に関する新たな計算の基本的な発効日は、2012年9月17日である。
連邦官報の公示によれば、米国特許商標庁（USPTO）は、2012年9月17日以降に許可通知が発行される出願に対して、新たな計算方法を適用する。
連邦官報通知では、2012年9月17日以降に再考請求を適時に提出できる場合、他の特許が規則変更の恩恵を受け得る3つの状況についても概説している：
- 連邦裁判所において適時に提起された民事訴訟からの差し戻しに基づき開始された再審理手続。
- 特許権者が、これらの変更が当該特許に適用されると主張する、37 CFR § 1.705(d)に基づく特許期間延長（PTA）の再考請求（例：特許発行日から2ヶ月以内に提出されたもの）に基づき開始された再考手続。
- 現行規則に基づき下された特許庁決定に対する適時な再考請求（例：決定日から2ヶ月以内に提出されたもの）に基づき開始された再考手続。
この見解では、少なくとも以下の3つのグループが除外されているように見受けられます。これらのグループも、米国特許商標庁（USPTO）に対する民事訴訟を提起することなく、これらの規則変更の恩恵を受けるべき立場にあるはずです：
- 2012年7月17日より前に特許が付与された特許権者で、37 CFR § 1.705(d)に基づく特許期間延長（PTA）の再考請求を期限内に提出する期間が、本日から2012年9月17日までの間に満了する者。
- 現行規則に基づき行われた特許期間延長（PTA）決定の再考請求を期限内に提出する期間が、2012年7月17日より前に決定が通知されたため、2012年9月17日までに満了する特許権者。
- この問題を適時に再考請求で提起した特許権者で、米国特許商標庁（USPTO）の特許期間延長（PTA）決定において、USPTOが解釈を変更した場合に再考を再度請求できる旨の通知を受けた者：
特許期間延長及び上訴審査に関連する規定の改正に関する最終規則が、本決定において適用された上訴審査の解釈を改正する範囲において、特許権者は、最終規則の日付から1か月または30日のいずれか長い方の日数内に、再考請求を提出することができる。
最初の2つの状況のいずれかに該当する特許権者は、直ちに再考請求を提出することを検討し、2012年9月17日に発効する規則変更の適用を米国特許商標庁（USPTO）に強く求めるべきである。第三の状況にある特許権者は、規則変更後1か月以内に、過去の決定文言を引用して再考請求を提出できるはずである。 さらに、特許期間延長（PTA）の民事訴訟提起が可能な180日間の期間内にまだいる特許権者は、特に多額のPTAが争点となる場合、訴訟提起を検討すべきである。