自明性に基づく二重特許は、通常、同一所有者の特許または特許出願間で生じる。米国特許商標庁（USPTO）は、この判例法上の法理を、所有権の共通性にかかわらず発明者の共通性または重複がある場合に適用されると解釈してきたが、連邦巡回区控訴裁判所は先週のIn re Hubbell事件まで、この法理解釈を支持していなかった。
係争中の特許及び出願
問題となっている自明性に基づく二重特許の拒絶は、米国特許出願第10/650,509号において提起された。同出願はジェフリー・ハブベル、ジェイソン・シェンス、アンドレアス・ジッシュ、ハイケ・ホールを発明者として記載し、カリフォルニア工科大学（「Cal Tech」）に譲渡されている。
米国特許出願第509号は、2003年8月27日に出願された。これは、1998年4月8日に出願された米国特許出願第09/057,052号の一部継続出願である米国特許出願第10/024,918号の継続出願である。 18日に出願された米国特許出願第09/057,052号の一部継続出願であり、これは1998年4月8日に出願されたPCT出願PCT/US98/06617の継続出願であり、同出願は1998年4月2日に出願された米国仮出願第60/042,143号の優先権を主張するものである。 仮出願第60/042,143号（1997年4月3日出願）の優先権を主張するものである。
特許出願第509号は「組織工学のための酵素媒介によるフィブリンの修飾」を対象とする。代表的な請求項18は以下のように記載する：
トランスグルタミナーゼ基質ドメインとポリペプチド成長因子とを含む二領域タンパク質またはペプチド。
1998年、ハベルはカリフォルニア工科大学を離れ、スイス連邦工科大学チューリッヒ校（ETHZ）に勤務した。引用された特許である米国特許第7,601,685号は、ハベルとシェンゼがETHZで行った研究に関連している。
特許第685号は、発明者としてジェフリー・ハブベル、ジェイソン・シェンス、シェリー・サキヤマ＝エルバートを記載し、スイス連邦工科大学チューリッヒ校（ETHZ）およびチューリッヒ大学に譲渡された。
特許第685号は、2002年12月17日に出願され、2009年10月13日に付与された出願に基づくものである。本特許は「組織工学のための成長因子修飾タンパク質マトリックス」を対象とする。代表的な請求項１は次の通り記載する：
融合タンパク質であって、以下を含む：
(i) 第一のタンパク質ドメイン；
(ii) 第二のタンパク質ドメイン；および
(iii) 第一ドメインと第二ドメインとの間に位置する酵素的または加水分解的切断部位；
ここで、第一ドメインは、血小板由来成長因子スーパーファミリーおよびトランスフォーミング成長因子β（TGFβ）スーパーファミリーからなる群から選択される成長因子である；
ここで、第二ドメインは架橋因子XIIIa基質ドメインである；
ここで、酵素的切断部位は、タンパク質分解基質および多糖類基質からなる群から選択される；
ここで、加水分解的切断部位は、酸または塩基触媒反応による加水分解を受ける結合を有する基質を含む。
自明性に基づく二重特許拒絶
連邦巡回区控訴裁判所が要約したように、自明性に基づく二重特許拒絶は、米国特許商標庁審査官が『685特許』の特定の請求項について「『590出願』の即時請求発明の一種であり、したがって請求発明に含まれ、請求発明を予見する」と判断したことに基づくものである。
米国特許商標庁（USPTO）の特許審判部（Board of Patent Appeals and Interferences）は、拒絶を支持する決定を下した。その理由として、「'685特許の請求項1は、拒絶された請求項18で要求される両方の特徴を含むタンパク質を記載している」と認定した。
- 「トランスグルタミナーゼ基質ドメイン」は「架橋因子XIIIa基質ドメイン」によって満たされ、
- 「ポリペプチド成長因子」は、クレームにおいて「血小板由来成長因子スーパーファミリーおよびトランスフォーミング成長因子β（TGFβ）スーパーファミリーからなる群から選択される成長因子」と定義される「第一のタンパク質ドメイン」によって満たされた。
さらに、請求項１８は開放的な移行語句「包含する」を用いたため、’685特許の請求項１に記載されたものなど、他の要素を含む構成も包含していた。
属のクレームは種のクレームによって予見されるため、審決部は『509出願』のクレームが『685特許』のクレームに対して適切に拒絶されたと認めた。
ハベルは、『685特許』と『509出願』が同一の所有者によるものではないため、自明性に基づく二重特許拒絶は適切ではないと主張した。審判部は、米国特許商標庁の特許審査手続マニュアル（以下「MPEP」）を引用してこの主張を退けた。MPEP § 804(I)(A)には次のように規定されている：
二重特許は、同一の発明主体によって出願された特許と出願との間、または共通の発明者を有する異なる発明主体、および／または共通の譲受人／所有者によって出願された特許と出願との間に存在する可能性がある。
（連邦巡回区控訴裁判所の判決文に示された強調部分）。
委員会はまた、自明性に基づく二重特許の法理が「複数の譲受人が実質的に同一の特許発明を主張することにより侵害者を潜在的に嫌がらせする懸念」に由来するとの主張について、連邦巡回区控訴裁判所の判例を引用した。これは、所有権が同一でなかった場合であっても同様である。
自明性に基づく二重特許の法理
連邦巡回区控訴裁判所は、自明性に基づく二重特許の法理について以下の要約を示した：
自明性に基づく二重特許は、司法上創設された法理であり、「別個の出願または特許において、同一の発明を記載していないにもかかわらず、その発明が極めて類似しているため、双方に排他的権利を付与すると実質的に特許保護期間が延長されるようなクレーム」を防止することを目的としている。Perricone v. Medicis Pharm. Corp., 432 F.3d 1368, 1373 (Fed. Cir. 2005) (引用省略)。これは、第二の特許において「最初の特許の請求項から特許上区別できない」請求項の付与を禁止するものである。In re Longi, 759 F.2d 887, 892 (Fed. Cir. 1985) (引用文献省略)。 後発の特許クレームは、「先行クレームに対して自明であるか、または先行クレームによって予見される場合、先行クレームから特許上区別されない」。Eli Lilly & Co. v. Barr Labs., Inc., 251 F.3d 955, 968 (Fed. Cir. 2001) (引用省略)。
裁判所は「自明性に基づく二重特許には二つの正当化理由がある」と説明した。
- 第一に、「特許によって付与された排除権が、いかなる方法で延長されようとも、不当な時間的延長を防止すること」である。
- 第二の根拠は、異なる譲受人が本質的に同一の特許発明を主張する複数の侵害訴訟を防止することである。
共同所有の要件なし
連邦巡回区裁判所が要約したように、ハベル社の上訴における主張は次の通りであった。
明らかな二重特許は、出願と競合する特許が共通の発明者を有するものの、同一の発明的実体を有せず、かつ、共同所有されたことがなく、共同研究契約の対象でもない場合には適用されるべきではない。
裁判所はこれを認めなかった。
連邦巡回区控訴裁判所は、MPEP § 804(I)(A)が、例えば「複数の譲受人が本質的に同一の特許発明を主張することにより、侵害者とされる者を不当に訴追することを防止することの重要性」といった、同裁判所が自明性に基づく二重特許の文脈で適用してきた理屈と整合するため、これを「司法上の認知」の対象とできると判断した。
裁判所は、その懸念が『509出願』が認められた場合にまさに生じると指摘した：
ハブベル社の拒絶された請求項が発行された場合、複数の権利譲受人による権利侵害訴訟の可能性がある。というのも、'685特許の請求項1を侵害する者は、少なくとも拒絶された請求項18も侵害することになるからである。したがって、潜在的な侵害者は、カリフォルニア工科大学とチューリッヒ工科大学およびチューリッヒ大学がそれぞれの特許に基づいて提訴するリスクに晒される可能性がある。
裁判所は、この懸念があるため、特許と出願がかつて共同所有されたことがないことは問題ではないと判断した。
裁判所はまた、ハベルが拒絶を克服するために最終放棄を提出することを許可されるべきだという主張を退けた。その根拠として、米国特許商標庁（USPTO）の規則（37 CFR § 1.321(c)(3)）を引用し、最終放棄には共通の所有権が必要であると定めていることを挙げた。
したがって、裁判所は自明性に基づく二重特許の拒絶を認めた。
ニューマン判事の反対意見
ニューマン判事は反対意見を述べ、その見解を次のように説明した：
出願と特許が別個の所有権に属し、かつ別個の発明実体を有する場合、自明性に基づく二重特許は適用されない。このような状況においては、発明の実質的審査、あるいは干渉手続や派生手続、または特定の状況に適用されるその他の標準的手続きによる審査が適切な審査経路となる。
あるいは、ニューマン判事は、共同所有権がなくても自明性に基づく二重特許が認められるのであれば、共同所有権がなくてもターミナル・ディスカレーマーを提出できるはずだと主張している。
異なる所有者による「嫌がらせ」は本当に問題なのか？
裁判所が、異なる特許権者によるハラスメントの対象となる「問題」を回避することに重点を置いている点は、属種（ジェナス／スペシエス）の文脈において特に興味深い。異なる所有者の属種特許によって支配される種特許は数多く存在する。実際、特許制度全体は、発明者が特許出願において発明を公に開示すれば、他者がその成果を基盤として改良発明を開発するという原則に基づいている。
本判決は、自明性に基づく二重特許を共同所有ではなく発明者重複に結びつけることで、多産な発明者を不利な立場に置いているように見える。 仮に『685特許』が全く別の発明主体によって発明されていたならば、たとえ『685特許』の主題を実施する者が『590特許』のクレームにも侵害を構成し、両特許権者から訴訟の対象となる可能性があったとしても、両特許は認可されていたであろう。
さらに、クレームが異なる順序で審査されていた場合、すなわち『509出願のクレームが『685特許より先に許可されていた場合、両特許は主題が重複しているにもかかわらず許可されていた可能性がある。 例えば、仮に『685特許』において自明性に基づく二重特許拒絶が主張された場合でも、当該特許請求の範囲が先行して許諾された属クレームから特許性のある差異を有することを実体審査で立証すれば、この拒絶は克服可能である。このような状況下では、異なる所有者による二つの別個の特許が存在し、いずれも『685特許』の実施によって侵害されることになる。
おそらくここでの教訓は、まず属クレームを審査請求すべきということだが、出願人はしばしば、属クレームは継続出願で追求できるという理解のもと、市販製品や開発中の製品を対象とする種クレームの取得に注力する。特に、米国特許商標庁（USPTO）審査官が種クレームは許容可能と認めつつ属クレームを拒絶した場合にこの傾向が強い。 継続出願や審判による全クレームの登録遅延を避けるため、多くの出願人は許容クレームの早期登録を取得し、より広範なクレームを継続出願で追求することを選択する。出願人は通常、継続出願において登録済み特許に対するターミナル・ディスカレーマーが必要となる可能性を理解しているが、この選択は属クレームが決して登録されないリスクを高める。