2013年8月21日、ライフテクノロジーズ社、ライフテクノロジーズ有限会社、アプライドバイオシステムズ合同会社、およびモレキュラープローブズ社(以下、総称して「原告ら」)は、バージニア州東部地区連邦地方裁判所に訴訟を提起し、原告らが所有し/または独占的ライセンスを有する36件の特許について、追加の特許期間延長(PTA)を求めた。 この訴訟が成功する可能性は低い。その理由はいくつかある。
係争特許
係争中の36件の特許は、アプライド・バイオシステムズ社の米国特許第7,259,020号(2007年8月21日付与)からライフ・テクノロジーズ社の米国特許第8,173,002号(2012年5月8日付与)までを網羅している。
適時性
特許審判法(PTA)は、35 USC § 154(b)(4)(A)において、特許審判部の決定に対する司法審査を規定している。2013年1月14日より前に付与された特許については、同法は、当該訴訟を特許付与日から180日以内に提起すべきと定めていた。 本件特許は2013年1月14日より前に付与され、かつ180日以上経過しているが、原告らは、特許付与日から6年以内に提訴したため、28 USC § 2401に基づき本訴が適時に提起されたと主張している。
特に、原告らは、35 USC § 154(b)(4)(A)は特許許可通知書と共に提供される特許期間延長(PTA)決定にのみ適用されると主張している。一方、本件で争点となっているPTA決定は特許付与時まで提供されなかった。したがって、行政手続法(APA)及び28 USC § 2401の一般的でより寛大な規定が適用される。
代替案として、原告らは、訴状の期限を適時にするべく衡平法上の時効中断が適用されるべきであると主張する。
ノバルティス対カッポス判決により衡平法上の時効中断の主張は弱体化している
コロンビア特別区連邦地方裁判所は審理を行い ノバルティス対カッポス事件において ノバルティス対カッポス事件において、同様の時効期間及び時効停止の主張を審理し却下した。原告らは訴状において、この2012年11月15日の判決を引用し、自らが保有する特許に関するPTA決定の審査を求める期間については、当該事件が最終的に決着するまで時効が停止されるべきであると主張している。
(ノバルティスで提起された実質的なPTA問題には、ワイエス型PTAとエクセリクシス型PTAの両方が含まれる。)
AIA技術修正法によりAPAの主張は弱体化している
AIA技術的修正法は、§ 154(b)(4)を以下の通り改正した:
(4) 特許期間調整決定に対する不服申立て。
(A) 申請者が不服を申し立てる 第3項に基づく所長の決定は、救済手段を有するものとする。 申請者の第3項(B)(ii)に基づく再審査請求に対する所長の決定は、排他的救済手段とする。 バージニア州東部地区連邦地方裁判所に、当該局長を被告とする民事訴訟を、当該行為の発生後180日以内に提起することにより。 特許の付与 申請者の再審査請求に対する所長の決定日. 第5編第7章は、かかる訴訟に適用される。特許期間の調整期間の変更をもたらす最終判決は、長官に送達されなければならない。長官はその後、かかる変更を反映させるため、特許期間を変更するものとする。
本法の施行期日に関する規定は、「本法による改正は、本法の公布日[2013年1月14日]に効力を生じ、かつ、当該公布日以降に開始された手続に適用される」と定めている。米国特許商標庁(USPTO)は、この施行期日規定を 2013年1月14日以降に付与された特許 に適用されると解釈してきたが、裁判所は§154(b)(4)の改正が 2013年1月14日以降に提起された に適用されると判断する可能性がある。
問題のPTA
原告らの訴状は、2012年11月1日付のExelixis事件判決に基づく全特許について、追加の特許期限延長(PTA)を求めているように見える。 Exelixis I (バージニア州東部地区連邦地方裁判所エリス三世判事)の判決に基づき、全特許について追加の特許権存続期間延長(PTA)を請求しているように見受けられる。 訴状は、継続審査請求(RCE)が基礎となる特許出願から少なくとも3年経過後に提出されたにもかかわらず、特許庁が3年以内に特許を付与しなかったことに対する特許期間延長(PTA)を付与しなかった点において、米国特許商標庁(USPTO)が35 USC § 154(b)(3)(B)を誤って解釈し適用したと主張している。
ただし エクセリキスI この主張を実質的に支持しているものの、バージニア州東部地区連邦地方裁判所の別の判事(ブリンケマ判事)は、 Exelixis IIにおいて、米国特許商標庁(USPTO)による35 USC § 154(b)(3)(B)の解釈を支持した。この判決は訴状で引用されていない。
エクセリキスI、エクセリキスII及びノバルティスの特許権存続期間延長(PTA)決定に対する控訴は、連邦巡回区控訴裁判所で係属中である。
司法経済のための留保
ノバルティス事件における控訴 審判決は、原告らが本訴訟を提起すること自体が認められるか、あるいは訴状提出が遅すぎたか否かを決定する可能性がある 。エクセリキスI及びエクセリキスII事件における控訴審判決は、原告らが実体法上訴因を有するか否かを決定する可能性がある。おそらく原告らと米国特許商標庁(USPTO)は、これらの控訴審審理中、本訴訟を停止するよう裁判所に要請するだろう。これにより、関係者全員の時間と費用を節約し、貴重な司法資源を保全できるためである。