ハミルトン・ビーチ・ブランズ社対サンビーム・プロダクツ社事件において、連邦巡回裁判所は、ハミルトン・ビーチ社とそのサプライヤー間の発注書により、主張されたクレームは 35 USC § 102(b) の販売禁止条項に基づき無効であるとの地方裁判所の判断を支持しました。 レイナ裁判官の反対意見は、問題となっている取引が「商業的」な販売の申し出であったかどうかを疑問視している。彼の懸念は、少なくとも部分的には、米国発明法によって解決される可能性がある。なぜなら、新しい§ 102(a)(1) は、USPTO が認定したように、「公衆が利用可能」という要素を体現しているからである。
係争特許
問題の特許は、ハミルトンビーチ社の Stay or Go® スロークッカーに関する米国特許第 7,947,928 号でした。このスロークッカーは、「輸送中の漏れを制限するために、調理器のハウジングに装置の取り外し可能な蓋を密閉するために使用されるクリップ」を備えています。代表的な請求項 1 は、この特徴を次のように記載しています。
ハウジングの蓋と側壁の間に取り付けられた少なくとも１つのクリップであって、該少なくとも１つのクリップは、フックとキャッチを有するオーバーザセンタークリップであり、フックとキャッチのいずれか一方はハウジングの蓋または側壁のいずれか一方に取り付けられ、フックとキャッチの他方はハウジングの蓋または側壁の他方に取り付けられる、 前記少なくとも１つのクリップは、ハウジングの蓋と側壁とを選択的に係合可能であり、蓋を容器縁部との密封状態に選択的に保持して、容器内部からの食品の漏れを防止する。ここで、ハウジングと蓋は垂直方向の高さを持つ。 前記少なくとも１つのクリップは、前記少なくとも１つのクリップがハウジングの蓋および側壁に係合されているときにスロークッカーの保管および輸送を容易にするために、ハウジングおよび蓋の垂直高さの内部に完全に配置される。
'928特許は、2006年3月1日を優先日とする出願から発行された。
売却の申し出
連邦巡回区裁判所は、重要な事実を次のように要約した：
2005年2月8日、ハミルトンビーチ社は、Stay or Go® スロークッカーの製造について、サプライヤーに発注書を発行しました。ハミルトンビーチ社は、発注書に、テネシー州の自社施設を出荷先住所として、バージニア州の自社事務所を請求先住所として記載しました。また、スロークッカーの具体的な数量（約2000台）、部品番号、単価、および希望納期も記載しました。 2005年2月25日、サプライヤーは、Eメールで発注書を受領したことを確認し、ハミルトンビーチ社からのリリースを受け取った後、スロークッカーの生産を開始すると通知しました。
2005年2月8日は、2006年3月1日の優先日より1年以上前の日付でした。したがって、裁判所は、ハミルトン・ビーチとそのサプライヤー間のこのやり取りが、35 USC § 102(b) の「販売」または「販売の申し出」に該当するか否かを判断しなければなりませんでした。
連邦巡回区裁判所の判決
オマリー判事は連邦巡回区裁判所の意見書を作成し、ブライソン判事がこれに賛同した。レイナ判事は反対意見を述べた。
裁判所は、販売禁止条項の要件について、Pfaff v. Wells事件の判例を次のように要約した：
販売開始条項は、基準日前に次の二つの条件が満たされた場合に適用される：
(1) 請求された発明が商業的販売の申し出の対象であること；および
(2) 発明が特許取得の準備が整っていること。
発明は、基準日以前に次のいずれかを満たす場合に「特許出願の準備が整った」状態となる：(1) 発明が実施された場合、または
(2) 発明が図面または文書に十分に詳細に描かれ、または記述され、当業者が
その発明を実施できる場合。
分析に入る前に、オマリー判事は次のように指摘した：
販売禁止条項には「供給者例外」は存在しない。したがって、本件で問題となっている「商業的販売の申し出」がハミルトンビーチ社の供給者自身によって、ハミルトンビーチ社に対して行われたことは、何の意味も持たない。
ハミルトン・ビーチ社は、決定的な日付以前に「販売」は存在しなかったと主張したが、連邦巡回裁判所はこれを認めなかった。同裁判所は、「実際の販売は必須ではない」と指摘した。むしろ、「販売の試みが、『相手方が単純な承諾によって拘束力のある契約を締結できるほど十分に明確である』限り、それで十分である」と述べた。これらの原則をハミルトン・ビーチ社とそのサプライヤー間のやり取りに適用して、同裁判所は次のように述べた。
ハミルトンビーチのサプライヤーは、納期前に注文を履行する準備が整っていることを回答しました。つまり、 サプライヤーはハミルトンビーチにスロークッカーを販売するオファーを行った。その時点で、商業的な販売の申し出がなされ、適用される企業購買契約に基づき、ハミルトンビーチは、その申し出を好きなときに受け入れることができた。そして、ハミルトンビーチは、その電子メールを受け取った後、いつでも「リリース」を提供していたならば、拘束力のある契約が成立していたことを認めている。 … したがって、[サプライヤーの回答] は、ハミルトンビーチが単純に承諾するだけで拘束力のある契約とすることができた商業的な販売の申し出であった。これは、Pfaff の最初の要件を満たすのに十分であった。
ハミルトン・ビーチ社は、パッフ・テストの第2 の要素に関する地方裁判所の認定にも異議を申し立てましたが、連邦巡回裁判所は、「当該製品が、決定的な日付以前に特許取得の準備が整っていたという地方裁判所の結論に誤りはない」との判断を下しました。
レイナ判事の反対意見
レイナ裁判官は、ハミルトンビーチとそのサプライヤー間の取引が、35 USC § 102(b) に該当するために必要な「商業的」販売の申し出を構成するとは認めなかった。特に、レイナ裁判官は、多数派が「その申し出が商業的性質のものかどうか、… 純粋に実験目的のために発注が行われたかどうかを考慮せずに」検討しなかったことを批判している。
裁判所の判決が将来の事件にどのように適用されるかを考慮し、レイナ判事は次のように述べている：
私が最も懸念しているのは、この判例が将来の革新者、特に自社内で試作や製造能力を持たない中小企業や個人発明家に与える影響である。…本件における多数意見の判断によれば、純粋に実験目的での単一の買付申し出が販売禁止条項の適用を引き起こす可能性があり、実験使用の例外規定は彼らを救済しないだろう。
この事案は米国発明法の下でどのように判断されるか？
米国発明法（AIA）の下では、潜在的な先行販売による権利喪失行為は、米国特許法35条102項(a)(1)および35条102項(b)(1)に基づき評価される。第102条(a)(1)項は、以下の場合を除き、特許を受ける権利を付与すると規定している：
(1) 請求項に記載された発明は、その有効出願日より前に、特許を取得していたか、印刷物で公表されていたか、公衆の使用、販売その他の方法により公衆に利用可能であった。
米国特許商標庁は、AIA の先願主義規定の実施に関する審査ガイドラインにおいて、販売または販売の申し出があったかどうかの判断については、契約法の原則に関する既存の判例法が引き続き適用されるとの見解を示しています。 したがって、ハミルトン・ビーチ社とそのサプライヤー間の取引が販売の申し出または販売に該当するかどうかの裁判所の分析は、AIA の下でも引き続き関連性があると考えられます。しかし、USPTO は、AIA の「販売」要件は、§ 102(b) の要件とは、このような事件に関連性のある点で異なると解釈しました。
AIA（米国特許法改正）後の35 U.S.C. 102(a)(1)における「販売」という語句は、AIA以前の35 U.S.C. 102(b)における「販売」と同義とみなされる。ただし、当該販売は 発明を公衆に利用可能にしなければならない。
特許権者に対する供給業者の製品販売提案が、当該発明を公衆に提供したと見なされる可能性は低い。したがって、特許権者と供給業者間の取引は 無効化を構成する先行技術とはみなされない可能性がある。 § 102(a)(1)に基づく無効化を構成する先行技術とはみなされない可能性がある。
何らかの理由で当該取引が§102(a)(1)に該当すると認められた場合、次の問題は、それが§102(b)(1)の例外に該当するか否かである。同例外は、「出願の効力発生日より1年以内に行われた開示」を先行技術として除外するものであり、その開示が
発明者によって行われたものであるか、または発明者から直接または間接的に開示された主題事項を取得した他の者によって行われたものであるか、または開示された主題事項が、かかる開示の前に、発明者によって公に開示されていたものであるか、または発明者から直接または間接的に開示された主題事項を取得した他の者によって公に開示されていたものである。
この例外は販売および販売の申し出には適用されるかもしれませんが、問題となっている販売の申し出は発効日より 1 年以上前に発生していたため、ハミルトンビーチ社には役立たなかったでしょう。