バックホーン社対オービス社事件において、連邦巡回控訴裁判所は、地方裁判所がライセンス契約及び和解契約の費用負担条項の執行を拒否した判断を覆した。地方裁判所は、新たな訴訟が契約の執行を目的として提起されたものではないため当該条項は適用されないと判断し、さらに費用負担条項は不当に不利な条項として執行不能であるとも考えた。連邦巡回控訴裁判所は、この両点について異議を唱えた。
問題となっている合意
1992年、当事者の権利の先行者（Xytec社とRopak社）は、以下の費用負担転換条項を含む合意により特許侵害訴訟を和解した：
本契約またはその解釈に起因もしくは関連して生じた論争または紛争に基づく訴訟においては、勝訴当事者は、当該訴訟に起因する一切の費用、経費、合理的な弁護士費用およびその他の支出を回収する権利を有する。
新たな争い
2000年、ロパックは資材運搬事業全体（契約上の権利を含む）をリンパック・マテリアルズ・ハンドリング社（以下「LMH」）に譲渡した。同社は2006年にオービスに買収された。
2006年、Xytecの後継権利者は、マイヤーズ・インダストリーズ社に対し、米国特許第5,199,592号を含む複数の特許をライセンス供与した。本契約には当該特許が含まれていた。ライセンス契約に基づき、マイヤーズ社は侵害訴訟を提起し、かつ通知なしにその権利を子会社へ移転することができた。
2008年、マイヤーズの完全子会社であるバックホーン社は、オルビスらを相手取り、本件侵害訴訟を提起した。
オービスは、ロパック・サイテック契約を積極的抗弁として提起し、同契約に基づくロパックの権利の承継者であると主張した。地方裁判所がオービスの積極的ライセンス抗弁に関する部分的即決判決の申立てを認めた後、オービスは契約の費用負担条項に基づき費用の支払いを求める申立てを行った。
連邦巡回区裁判所が要約したように：
地方裁判所は、原告らが訴訟提起時にライセンスの存在を明らかに認識していなかった以上、「本件はライセンスに起因または関連する論争または紛争に基づく訴訟とはなり得ない」として、オービスの申立てを却下した。…また地方裁判所は、費用負担転換条項の執行は不合理であると判断した。
連邦巡回区裁判所の判決
連邦巡回控訴裁判所の判決文はオマリー判事が執筆し、レイダー首席判事およびレイナ判事が賛同した。
カリフォルニア州法（同契約の準拠法条項に従い）に基づく契約の審査において、連邦巡回区控訴裁判所は次の事実を認定した：
地方裁判所は、バックホーン原告がオルビスに対する侵害訴訟を提起した時点でロパック・サイテック契約の存在を知らなかったという事実のみを根拠に、オルビスの費用請求申立てを却下した点で誤りを犯した……。明らかに、第一審裁判所は、当該訴訟がライセンス契約の明示的な履行または解除の試みを含まない限り、同契約に起因する訴訟は成立し得ないと判断したのである。
特に、連邦巡回区控訴裁判所は、当該訴訟が「当該契約に関連して生じた論争または紛争に基づく」と認定した。その根拠として、訴訟が「当該契約で扱われた知的財産権そのものに関連していた」こと、および契約の存在が訴訟における特許侵害問題を解決したことが挙げられた。
連邦巡回区控訴裁判所は、費用負担転換条項が「不当に不利」であるという地方裁判所の懸念も退けた。同裁判所はこの点に関するカリフォルニア州法を以下のように要約した：
[A]不当契約は通常、手続的要素と実体的要素の両方を伴う：
(1) 交渉力の不均衡による搾取または不意打ち、および
(2) 過度に厳格または一方的な結果。
連邦巡回区控訴裁判所は、地方裁判所の誤りはその参照枠組みに起因すると判断した：
地方裁判所は、訴訟費用の支払いを認めない判断において、「原告らは訴訟提起から18ヶ月以上経過した2010年5月28日までライセンス契約書の写しすら渡されていなかったため、同契約に基づく費用支払いを原告らに要求することは法理に反する」と認定した。 …また、訴訟提起時点において原告らがロパック・サイテック契約の存在を認識していなかったと主張されている事実を踏まえ、「本件の時系列と事実関係に照らせば、当該費用条項の適用は不合理である」とも述べた。
連邦巡回区裁判所によれば：
地方裁判所は、不合理な条項の認定を、 ロパック社とザイテック社が契約を締結した時点ではなく、 ロパックとザイテックが契約を締結した時点ではなく、締結後の出来事を根拠とした点で誤りを犯した。契約の締結時点における要素を考慮して不当条項の有無を判断すべきであるため、地方裁判所が事後の出来事を考慮したことは誤りである。
したがって、連邦巡回控訴裁判所は、地方裁判所が「契約の明確な条項を考慮すれば、報酬の支払いを拒否することはできない」とし、報酬額の妥当性を判断する際に「証拠開示手続きにおけるオービスの遅滞行為」を考慮できると判示した。
脚注3
地方裁判所は原告らが当該合意を知らなかった点を根拠としたが、連邦巡回控訴裁判所は判決文の脚注3において以下の点を指摘している：
ショイラー社は、ロパック・ザイテック契約の存在を知らなかったとは主張していない。同社が否定したのは、当該契約が'592特許を対象としていることを認識していた点のみである。実際、ショイラー社は証拠開示手続きにおける初期提出段階でロパック・ザイテック契約を提出し、訴訟前に同契約を認識していたことを示す文書及び証人を提示している。……
この問題に関するさらなる議論はないが、興味深いことに、本契約には米国特許第4,967,927号および「これに対応する分割出願、継続出願、部分継続出願、延長出願、または再発行特許」のライセンスが含まれており、'592特許は'927特許の子孫特許である。