2015年後半、連邦巡回区裁判所はSuprema v. ITC 事件及びClearCorrect v. ITC事件 において、国際貿易委員会(ITC)の侵害物品排除権限の範囲に関する二つの判決を下した 。 Suprema v. ITC( 2012-1170)(全裁判官審理)において、連邦巡回控訴裁判所は、ITCの権限には、直接侵害行為が輸入後に発生した場合の誘発侵害に対処する権限が含まれると判示した。 一方、ClearCorrect v. ITC (2014-1527)事件では、連邦巡回控訴裁判所の合議体が、ITCには米国へのデータの電子的送信を禁止する権限はないとの判断を示した。
シュプレマ対ITC
第337条は、「有効かつ執行可能な米国特許を侵害する物品の、所有者、輸入者または荷受人による米国への輸入、輸入目的での販売、または輸入後の米国内での販売を禁止する」と規定している。19 U.S.C. § 1337(a)(1)(B)(i)。 争点は、販売者が輸入業者に対し輸入後(すなわち商品が米国に進入した後)に直接侵害を誘引する場合、ITCが当該商品の輸入排除権限を有するかどうかであった。ITCは、直接侵害行為が輸入後に発生する場合であっても、侵害を誘引するために使用されている商品の輸入を禁止する権限を第337条が与えていると解釈していた。
本件は、ITCの最終決定に対する上訴を扱うものである。当該決定(調査番号337-TA-720)は、被申立人であるSuprema,Inc.およびMentalix, Inc.によるセクション337違反を認定した。 2010年5月、クロス・マッチ・テクノロジーズ社はITCに対し、同社が所有する4件の特許侵害を主張する申立書を提出した。クロス・マッチ社が4件の特許侵害を主張したものの、2015年のSuprema対ITC事件における 合議体判決 に関連する特許は、米国特許第7,203,344号(「'344特許」)の単一クレームのみである。 係争クレームは、指紋画像の取得および処理方法に関する方法クレームである。ITCは侵害を認定した後 、侵害スキャナーおよびソフトウェアを対象とする限定排除命令を発出した。
ITCは侵害認定において、SupremaがMentalixに'344特許の侵害を誘導したと結論付けた。Supremaは指紋スキャナー装置を製造する韓国企業であり、同製品をMentalixに販売している。これらのスキャナーは独立した装置ではなく、コンピュータに接続する必要があり、専用ソフトウェアがコンピュータにインストールされて初めて使用可能となる。このソフトウェアは、Supremaが提供するソフトウェア開発キットを用いてMentalixが作成するものである。 重要な点として、方法クレームのステップはソフトウェアがスキャナーにインストールされた後にのみ実行可能であり、すなわち侵害はスキャナーが メンタリックスに販売され米国に輸入された後にのみ 発生し得る。これによりメンタリックスが唯一の直接侵害者となる。 同上。 ITCの見解では、Supremaは直接侵害者ではなかったものの 、間接侵害者であった。その理由は、同社は「Mentalixの活動が侵害的であるという事実を『故意に無視』し」、Mentalixの侵害活動について知ろうとしないよう意図的に行動したからである。Supremaが間接侵害者であると結論付けた後、ITCは限定的な輸入排除命令を発出した。
2013年12月、連邦巡回控訴裁判所は分かれた判決で、ITCの「誘発された侵害」に基づく侵害認定を取り消した。その理由は「当該輸入品は輸入時点で侵害状態にない」ためである(同判決10-11頁)。 多数意見は、「侵害する物品」という表現が時間的要件を課すものであり、ITCの権限を輸入時点における侵害評価に限定すると論じた。
連邦巡回控訴裁判所はしかし、全裁判官による審理を許可し、2015年の全裁判官意見において 、チェブロン事件(Chevron, U.S.A., Inc. v. Natural Resources Defense Council, Inc., 467 U.S. 837 (1984))に従い、「侵害する物品」という表現に関するITCの解釈に差し控えが適切であると判示した。 チェブロン基準の第一段階の審査に関して 、裁判所は「輸入業者が輸入後、当該物品の販売者の勧誘により直接侵害を行った場合、当該物品が『侵害物品』に該当するか否かについて、議会が直接回答していない」と認定した(Suprema判決19頁 )。連邦巡回区裁判所はこれによりITCの排除命令を支持した。
クリアコレクト対ITC
一方、数か月後のClearCorrect対ITC事件において、連邦巡回控訴裁判所は分かれた判決で、ITCにはデジタルデータの純粋な電子的送信に対して排除命令を発する権限がないと判示した。 上訴審における争点は、デジタル画像が19 U.S.C. § 1337(a)に規定される「物品」に該当するか否かのみであった(侵害の有無や特許無効性は判決の対象外)。裁判所は、ITCの管轄権はデジタルデータの純粋な電子的送信には及ばないと判断した。
当該技術は「矯正装置(アライナーとも呼ばれる)の製造」に関するものである。ClearCorrect5頁。ClearCorrect米国は、米国において患者の歯の物理モデルをスキャンすることでアライナーの製造プロセスを開始する。同上。このモデルは 患者の歯のデジタル画像を作成するために使用され、その後ClearCorrectパキスタンに送付される。 ClearCorrectパキスタンは、このデジタル画像を修正して最終的な歯の位置を決定する。その後、修正後のデジタル画像をClearCorrect米国に送り返す。したがって、「輸入されたとされる唯一の『物品』は、電子的に転送されたデジタルデータ、すなわちCDやUSBメモリなどの物理媒体上のデジタルデータではない」とされた。同上11頁。
この問題に対処するにあたり、プロスト主席判事による多数意見は、再び最高裁の二段階からなるシェブロン枠組みを 適用した。同判決12頁。 シェブロン枠組みの 第一段階に関して、裁判所は「物品」が「物質的なもの」のみを含み、デジタルデータの電子的送信を含まないことについて、いかなる曖昧さも存在しないと判断した。 Id. at 12-13. 裁判所は「物品」の定義に関する議会の意図が「明確」であると認めながらも、ITCの「物品」定義も不合理であると判断した。Id. at 31. したがって、裁判所はITCによる排除命令の発令を取り消した。
決定の含意
連邦巡回控訴裁判所がClearCorrect判決を 合議体で再審理するかは未定であるが[1]、同判決が維持される場合、被疑製品に対するITCの管轄権の有無を判断する上で決定的な要素は、当該製品が米国に輸入される物理的媒体に紐付けられているかどうかであると思われる。 Suprema事件では、裁判所は、侵害行為の全ステップを実行する能力をまだ有していなかったにもかかわらず、従来の入国港を通じて輸入された物理的物体であるCross Match社のスキャナーをITCが排除したことを承認した。 一方、ClearCorrect事件では、係争対象のデジタル画像は純粋なデジタルファイルであり、裁判所は「輸入されたと認められた唯一の『物品』は、電子的に転送されたデジタルデータ、すなわちCDやUSBメモリなどの物理媒体上のデジタルデータではない」とさえ指摘している。 ClearCorrectat 11. したがって、デジタルデータに関連する特許事件においては、当該デジタルデータが米国にどのように流入したか、また、そのデジタルデータを排除命令の対象となり得る物理的媒体に結びつける間接侵害の主張が可能かどうかを検討する必要が生じる可能性がある。
[1]2016年1月27日、委員会と申立人であるアライン・テクノロジー社は、ともに全員合議体による再審理を請求した。