今月初め、Halo対Pulse事件における判決により、米国特許権者が増額損害賠償を認められる可能性が高まる。これにより特許の価値が上昇し、侵害訴訟を起こすインセンティブが増大する。
米国特許の価値を高める異例の判断として、最高裁は特許侵害訴訟で勝訴した特許権者に対する損害賠償額の増額を裁判所が認めやすくする判決を下した。
Halo Electronics対Pulse Electronics事件は、侵害訴訟における損害賠償額の決定に従来適用されてきた原則を覆すものである。
通常、特許侵害訴訟で勝訴した特許権者には、被侵害者が特許発明を使用したことに対する補償として損害賠償が認められる。例えば、被侵害者は特許権者に対する損害賠償として、適正な使用料または逸失利益の支払いを命じられることがある。
侵害者が特に悪質な行為を行った場合、例えば故意に特許を侵害したり、法律で「無謀、悪意、不誠実、意図的、意識的な不正行為、甚だしい、あるいは（まさに）海賊的行為の特徴」と規定されるような著しく悪質な行為に及んだ場合には、裁判所は算定された実際の損害額の最大3倍までの増額損害賠償を認めることがある。
特許権者にとって、三倍賠償は目を見張るほどの賠償額をもたらしうる。実際、算定された損害賠償額が数億ドルに達する事例もある。したがって、特許権者が侵害訴訟において増額賠償を常態的に請求するのは当然である。ハロー判決は特許権者が三倍賠償を獲得しやすくすることで、米国特許の価値を実質的に高めた。
二段階テスト
ヘイロー対パルス判決において、最高裁は連邦巡回控訴裁判所が採用していた増額損害賠償の認定に関する二段階テストを無効とした。
連邦巡回区裁判所が2007年のシーゲート判決で確立した二段階のテストによれば、特許権者はまず、侵害者の行為が侵害する客観的に高い可能性があったことを示さねばならず、次に、侵害者が侵害リスクを認識していたか、あるいは認識すべきであったことを示さねばならない。
最高裁判所はシーゲート基準を却下した。その理由の一つとして、裁判所はシーゲート基準の第一要件である「客観的軽率性」を退けた。なぜなら、侵害者が非侵害や無効の抗弁を容易に作り出すことができ、それによって侵害の客観的リスクが高くないことを示しうるからである。
客観的リスクは侵害者の実際の主観状態を考慮せずに評価されたため、侵害者が侵害時にそれらの抗弁に基づいて行動していなかった場合でも、特許が無効であるか侵害していない可能性を示す実質的な理由を指摘することで、「客観的過失」を否定することができた。
特許訴訟弁護士をほめたたえるような表現で、最高裁は「最悪の特許侵害者の一部が、増額損害賠償の責任から免れる結果となりうる」と指摘した。その理由として「特許を略奪する者が、弁護士の巧妙な弁舌のみによって、いかなる報いからも逃れうる」と述べたのである。
代わりに、最高裁は、増額損害賠償を認めるか否かを事案ごとに判断する裁量権の行使において、下級審裁判所がより柔軟性を持つべきであると判示した。このような「裁量的」判断は、上訴審における審査基準が非常に高いため、覆すのが困難である。
歴史的背景
最高裁は判決に興味深い歴史的背景を付記した。アメリカ合衆国成立直後に制定された1793年特許法では、特許侵害に対する罰則として三倍賠償が義務付けられていた。この規定は40年以上後の1836年特許法で変更され、増額賠償は裁量による裁定となった。当時この改正を制定する際、議会は特許権以外の財産権（強制的な三倍賠償を伴わない）との類推を引き合いに出した。
ヘイロー事件の判決において、最高裁は現行法の単純な文言（裁判所が認定または査定された損害額の最大3倍まで増額できると規定）及び関連する最高裁判例が、連邦巡回控訴裁判所の「過度に厳格な」シーゲート基準を支持しないと判断した。
最高裁判所はまた、その判決が特許トロールの立場を不当に強化するかどうかについても検討した。裁判所が定義する特許トロールとは、「主に特許を保有し、侵害を主張される者に対してその権利を行使することを主目的とし、訴訟の脅威をもって法外なライセンス料を要求することが多い主体」である。
しかし最高裁はこの懸念を退け、増額損害賠償を認める第一審裁判所の裁量は「典型的な侵害を超えた甚だしい不正行為の事例」に限定され、「ごく一般的な事例」には適用されるべきではないと述べた。
トロル行為の定義については意見が分かれることが多いが、典型的なトロル訴訟では、企業が存在すら知らなかった特許を侵害したと訴えられるケースがほとんどであり、そのような場合、増額損害賠償が認められる可能性は低い。
Halo判決の結果、米国特許の特許権者は増額損害賠償の認定可能性が高まると予想される。これにより特許の価値が上昇し、侵害訴訟を起こすインセンティブが高まるだろう。
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