連邦巡回区控訴裁判所は最近の判決において、米国特許商標庁（USPTO）特許審判部（PTAB）の自明性拒絶判断へのアプローチに誤りがあると認定した。具体的には、成功の見込みを示す証拠なしに「日常的な最適化」の法理に依拠した点、および記録に予期せぬ結果が示されているにもかかわらず「固有性」の法理に依拠した点が挙げられる。 今回、連邦巡回区控訴裁判所は、スミス・インターナショナル社事件において、審理委員会が特許明細書における出願人の用語使用と整合しない不当に広範な解釈を適用したと判断し、クレーム解釈に関する同委員会の手法も批判した。
係争特許
問題の特許は米国特許第6,732,817号であり、これは一方当事者による再審査 手続において拒絶されていた。当該発明は、穴あけに使用される工具に関するものである。請求項28は代表例である：
28. 掘削アセンブリ内で使用される拡張可能な坑内工具であって、元の直径のボーホールと拡大された直径のボーホールを有する坑井内に配置され、以下を含む：
本体；および
少なくとも１つの非回転式可動アームであって、少なくとも１つのボーホール係合パッドを有し…かつ前記アームが振動するのを防止するために前記本体に係合する傾斜面を有し…；
ここで、前記少なくとも１つのアームは、第１の位置…と第２の位置…との間で移動可能である。
争点は「本体」という用語の意味であった。スミスは「明細書は一貫して、掘削工具内の『マンドレル』や『ピストン』といった個別に特定された構成要素とは異なる構成要素として、掘削工具の本体を参照し描写している」と主張した。 これに対し、審査官および審判部はこれを「他の構成要素を含む可能性のある広範な用語」と解釈し、「それ自体では構造的特定性を提供しない『部材』や『要素』といった一般的な用語」として扱った。
「最も広い合理的な解釈」は明細書と整合していなければならない
連邦巡回区裁判所の判決は、ルーリー判事が執筆し、レイナ判事およびヒューズ判事が賛同した。
連邦巡回区裁判所の判決によれば、上訴審判決において審判部は「明細書は 記載は、本体を他の要素とは独立した要素として記述している 」と説明していることを認めたが、明細書が「定義していない」もせず、審査官の解釈を「排除する」ものでもない」と主張した。審判部はさらに、クレームが「本体」のいかなる特徴も記載しておらず、他の構成要素（マンドレルなど）を個別に記載していない点にも言及した。
連邦巡回区控訴裁判所が要約したように、米国特許商標庁（USPTO）は次の点に基づき原判決維持を主張した：
- 請求項２８における「身体」の全体要素としての記載
- クレームにおける「マンドレル」の記載の欠如
- 仕様書における「ボディ」の定義の欠如と
- 芸術において「身体」の確立された意味の欠如
これらの主張を退け、裁判所は特許庁のクレーム解釈が「不当に広範」であると判断した。連邦巡回控訴裁判所は、特許商標庁（USPTO）で適用される「最も広範な合理的な解釈」というクレーム解釈基準について説明し、明細書の重要性を含めて次のように述べた：
明細書に照らしてクレーム用語に最も広い合理的な解釈を与える際の正しい検討事項は、審査官が採用したクレーム用語の広い解釈を明細書が禁止または排除しているかどうかではない。また、単に明細書と矛盾しない解釈であるということでもない。 それは、発明者が明細書において自らの発明をどのように記述しているかに対応する解釈であるすなわち「明細書と整合する」解釈である。In re Morris, 127 F.3d 1048, 1054 (Fed. Cir. 1997) (引用文献及び内部引用符省略);参照 In re Suitco Surface, 603 F.3d 1255, 1259–60 (Fed. Cir. 2010).
連邦巡回区控訴裁判所は、特許明細書に明示的な「定義」が存在しないことを根拠とした特許審判部の判断を批判した。裁判所によれば：
[F]理事会の論理に従えば、明細書における明示的な定義または免責事項に満たないいかなる記述も、最も広範な解釈の採用を招くことになる 解釈が採用されることになる。 解釈を招くことになる。これは、明細書に繰り返し一貫して記載されている内容と矛盾するものであっても同様である。これは、クレーム用語に 明細書に照らした最も広い合理的な解釈を与えることにはならない。
先行技術に基づく拒絶は誤ったクレーム解釈に基づいていたため、当該拒絶は取り消された。
米国特許商標庁のクレーム解釈に関するガイダンス
米国特許商標庁（USPTO）の特許品質向上イニシアチブには、記録の明確性への重点が含まれており、これにはクレーム解釈への重点も含まれる。 米国特許商標庁（USPTO）の「最広義の合理的解釈とクレーム用語の平易な意味」に関する研修スライドでは、クレームは明細書に照らして解釈されるべきであると説明しつつも、明細書から特徴を輸入することへの警戒を促している。一部のスライドでは、明細書が明示的な定義を提供しない限り、（必ずしも明細書に基づく必要のない）一般的な意味の使用を推奨しているように見える。これは研修スライドのこのフローチャートで示されている通りである。
おそらくこの資料は、スミス・インターナショナル社の判決を踏まえて再検討すべきである。
