特許訴訟において、譲渡人禁反言はコモンロー上の法理であり、適用される場合には特許の有効性に関する争点において決定的な影響を及ぼし、当事者双方の権利を劇的に変える可能性がある。 しかし、この法理の重要性にもかかわらず、その適用方法や対象者、さらにはLear判決後のこの抗弁が存続するか否かさえも不明確である。本稿では譲渡人禁反言の主張に関する現状を概説し、この法領域が抱える継続的な不明確性が原告・被告双方に及ぼすリスクを明らかにする。
譲渡人抗弁とは何か？
譲渡者抗弁は、特許権の譲渡者が後日、譲渡された特許の有効性に異議を唱えることを禁じる衡平法上の法理である。この法理の意図は明らかである：売主が買主に対し商品に価値があると表明した後に、同じ商品が無価値であると主張することを許すべきではない。特許法においてこの法理を援用することにより、裁判所は契約法のこうした衡平法上の保護を、主に成文法で構成される特許法の領域に実質的に組み込んだのである。
譲渡人禁反言と被許諾者禁反言の区別は重要である。譲渡人禁反言と同様に、被許諾者禁反言は特許権者による将来の無効主張を阻止する効果を持つ。しかし譲渡人禁反言とは異なり、被許諾者禁反言は特許の絶対的権利未満を取得した個人である特許被許諾者に適用される。数十年前のLear v. Adkins事件において、最高裁判所は特許法上の被許諾者禁反言の法理を退けた[1]。裁判所は、許諾者と被許諾者の関係に存在する衡平法上の懸念は、「完全かつ自由な競争を許容するという重要な公益」によって相殺されると判断した[2]。
最高裁判所は譲渡人禁反言を廃止したことはない。しかし議会や学界の多くは、Lear判決の論理的帰結として、被許諾者禁反言と同様に特許法分野においても譲渡人禁反言が適用されなくなったと信じていた[3]。Lear判決後の譲渡人禁反言に関する不確実性は、同判決後の控訴裁判所における異なる扱いに反映されている。 例えば、早くも1972年には、第9巡回区控訴裁判所が特許侵害訴訟においてこの法理は廃止されたと宣言した[4]。しかし、第5巡回区控訴裁判所は1978年に反対の見解を示した[5]。
しかしながら、連邦巡回区控訴裁判所は、譲渡人禁反言の法理を複数回にわたり支持し、その法理を譲渡人と「密接な関係」にある者にも拡大適用してきた。この「密接な関係」には、譲渡人が個人の場合における当該個人を雇用した会社[6]、譲渡人の会社と合弁事業を行っていた会社[7]、および譲渡人を雇用した会社の子会社である会社[8]が含まれる。
明快さの機会
連邦巡回区控訴裁判所は、直近のMentor Graphics Corp. v. EVE-USA, Inc.[9]事件において譲渡者禁反言の法理を適用した。本件は、過去にMentor Graphicsに勤務していた発明者らを巻き込んだ。Mentorの雇用契約に基づき、発明者らは自らの発明に関する全ての特許権をMentorに譲渡していた。その発明の一つが特許として成立したのが'376特許である。 その後、発明者らはメンターを離れてスタートアップ企業EVE-USAを設立し、メンターと類似の製品を製造した。EVE-USAはメンターとの侵害訴訟リスクを回避するため、競合他社に買収されるまでの間、'376特許を実施するライセンス契約を締結した[10]。
メンターの直接競合企業であるシノプシス社がEVE-USAを買収した際、メンター社は'376特許の侵害を主張して訴訟を予告した。 これに対しシノプシスは、'376特許が無効であるとの確認判決を求めて反訴した。メンター・グラフィックスは、シノプシスがEVE-USAと密接な関係にあり、したがって発明者兼譲渡人であるため、'376特許が無効であると主張することは禁じられていると主張した。地方裁判所はこの主張を認め、シノプシスが'376特許の有効性に異議を唱えることを禁じる即決判決を下した。
連邦巡回区控訴裁判所は判例を支持し、EVE-USAの無効主張を禁じ得た。[11]シノプシスは全裁判官による再審理を請求した。判決パネルに名を連ねたムーア判事とチェン判事は、譲渡人禁反言の側面に関する却下理由を説明する補足意見を書いた。 この補足意見は「譲渡人禁反言の法理の適用範囲を再考する意向はあるが、本件はそのための適切な機会ではない」と述べた[12]。補足意見は、譲渡人禁反言法理の適用範囲に異議を唱えた法学教授陣の法廷助言書を認めつつも、本件における申立人の主張は限定的であり、単に「同法理はLear判決により廃止された」という一点に過ぎないと指摘した。
EVE-USAはその後、最高裁に上告受理申立てを行い、Lear判決および譲渡人との「密接な関係」にある主体への譲渡人抗弁の拡大を鑑みれば、連邦巡回区控訴裁判所は「（最高裁がLear判決で既に放棄した）起源すらもはるかに超えた」と主張している[13]。 本件には4件の法廷助言書が提出されており、最高裁は司法長官補佐官の見解を求めている。
譲渡人抗弁の帰結
EVE-USAの請願により、連邦巡回区裁判所の大多数がLear事件において最高裁に直接提示されなかったと論じた問題が提起された：譲渡人抗弁は廃止されるべきか？
両方の結果を支持する主張が存在する。譲渡者禁反言の継続的適用を主張する側は、特許譲渡の基盤となる契約上の義務と公平性の原則を指摘する：「発明者／譲渡者が対価を得て特許権を他者に譲渡する場合、売却対象に価値があるという黙示の表明を行っている可能性がある」[14]契約当事者間に衡平をもたらすため、真に新規性や進歩性がないと信じるものから利益を得ることを個人に許すべきではないと主張する者もいる。
反対に、譲渡者禁反言の適用に反対する立場は、発明者が雇用条件として特許権を譲渡する場合など特定の事実関係においては、公平性や契約の透明性に関する考慮事項が適用されるべきではないと主張する。なぜなら、そのような場合、発明者は雇用主に対して価値ある表明を行っていないからである。 譲渡人禁反言の適用が妥当でない別の状況として、契約当事者性（privity）の観点から、何らの表明もなされていない主体が関与する場合が挙げられる（例：譲渡人を買収した企業は、過去に譲渡された特許が価値あるものだという約束を「購入」したとは言い難い）。[15]
最高裁がEVE-USA事件の上告受理を認めるならば、特許訴訟における論争の多い分野に明確性をもたらす機会を得るだろう。もっとも、連邦巡回区控訴裁判所の判決及び下級審における合議体審理却下に見られるように、最高裁はシンポジスが連邦巡回区控訴裁判所に主張した限定的な根拠ゆえに、譲渡人抗弁に関する実質的な明確性を提供することを回避する可能性もある。 具体的には、最高裁は単に「Lear判決が譲渡人抗弁を廃止したわけではない」と述べるだけで済ませる可能性がある。少なくとも連邦巡回区の見解では、Synopsisが上訴で主張した範囲はそれだけに過ぎなかったからだ。それでもなお、この判断は少なくとも「Lear判決が譲渡人抗弁と被許諾者抗弁の双方を廃止したか」という疑問には答えることになる。
特筆すべきは、少なくとも一つの控訴裁判所（第八巡回区控訴裁判所）が、別個ながら関連する文脈において中間的な立場を模索した点である。フェア・アイザック事件では、商標法上の文脈においてライセンシー禁反言の主張がなされた[16]。注目すべきは、リア事件が非特許知的財産権事件におけるライセンシー禁反言を廃止したわけではないことである。 本件は、信用調査会社エクスペリアンとFICOとの間で、FICOの著名な信用スコア尺度商標の使用に関するライセンス契約が結ばれた事案である。FICOとエクスペリアンの訴訟中、FICOはエクスペリアンによる「当該商標は無効である」との主張に異議を唱えた[17]。地方裁判所はこの主張を認めた。 控訴審において、第八巡回区控訴裁判所は、ライセンシー禁反言（商標のライセンシーは、自らが交渉したものが無価値になったと主張できない）という衡平法上の考慮と、自由かつ公正な競争を促進する必要性とのバランスを取る課題に直面した。
エクスペリアン社に対しては、当事者間に直接的な契約関係が存在したため、ライセンシー禁反言が適用されると第八巡回区控訴裁判所は判断した[18]。しかし、信用情報機関と関連する別個の事業体であるヴァンテージスコア社に対しては、裁判所は異なる結論を示した。 原告FICOが「VantageScoreがエクスペリアンまたは3つの信用情報機関全体の別名（alter ego）であるという証拠を提示せず、地方裁判所もそのように認定しなかった」ことを指摘し、裁判所は「VantageScoreはライセンシーではなく、したがって代理権または衡平法上の理論に基づき商標の異議申し立てを禁じられる立場にない」と判断した[19]。 このような「利害関係」問題への微妙なアプローチは、特許訴訟における譲渡人禁反言の文脈でも関連性を持つ可能性がある。
結論
譲渡者抗弁がいつ、どのように適用されるか、また連邦巡回区裁判所がLear判決の指示から許容されない逸脱をしたかどうかに関する不明確さは、原告または被告として訴訟を提起するクライアントにとって、訴訟結果の戦略立案を困難にし続けている。この混乱は、共同事業体、特許ポートフォリオの譲渡、クロスライセンス契約、その他の様々な程度の「密接な関係」を通じて企業が相互に関連付けられる方法が増加していることによってさらに悪化している。 第八巡回区裁判所が採用したアプローチ——緩やかに連携する事業体がライセンシーまたは譲渡人と密接な関係にあると認められるには、追加的な「別人の同一性」要素の立証が必要とする判断——は問題の一部を解決する可能性があるものの、現時点では特許法には適用されていない。EVE-USA事件は最高裁に上告中であり、これは特許訴訟の重要な特徴に明確性と予測可能性をもたらす好機である。
[1] Lear v. Adkins, 395 U.S. 653 (1969).
[2] 同上、656頁。
[3] 例えば、Mark A. Lemley, 「譲渡人禁反言の再考」, 54 Hous. L. Rev. 513, 529 (2016)参照； 特許法改正：上院司法委員会特許・商標・著作権小委員会公聴会記録、第92議会、218頁（1971年）（商工会議所）。
[4] 沿岸動力社対シンボリック・ディスプレイズ社事件、469 F.2d 79（第9巡回区控訴裁判所 1972年）（合議体判決）。
[5] ネイションワイド・ケミカル社対ライト事件、458 F. Supp. 828, 840 (フロリダ州中部地区連邦地方裁判所 1976年)、控訴審判決584 F.2d 714 (第5巡回区控訴裁判所 1978年)。
[6] シャムロック・テクス社対メディカル・ステリライゼーション社事件、903 F.2d 789, 793-96 (連邦巡回区控訴裁判所 1990年)。
[7] インテル社対ITC事件、946 F.2d 821, 839 (連邦巡回区控訴裁判所 1991年)
[8] メンター・グラフィックス社対クイックターン・デザイン・システムズ社事件、150 F.3d 1374, 1376-77 (連邦巡回区控訴裁判所 1998年)
[9]851 F.3d 1275 (連邦巡回区控訴裁判所 2017年)、全裁判官による再審理請求却下、870 F.3d 1298 (連邦巡回区控訴裁判所 2017年)。
[10]851 F.3d 1280-81頁。
[11] 同上、1283頁。
[12] Mentor Graphics Corp. v. EVE-USA, Inc., 870 F.3d 1298, 1304 (Fed. Cir. 2017)（全裁判官による再審理の申立てを却下）。
[13] 上告受理申立書支持の意見書、EVE-USA, Inc. 対 Mentor Graphics, Corp. 事件、第17-804号、2頁（2017年）。
[14] Mentor Graphics, 870 F.3d at 1306.
[15]申立書支持の意見書、前注13参照、20頁（「［特許権の譲渡］は雇用契約の標準的な部分であるため…［発明者］は発明の特許適格性について雇用主に対していかなる表明も行わない。」）。
[16] フェア・アイザック社対エクスペリアン・インフォメーション・ソリューションズ社事件、650 F.3d 1139（第8巡回区控訴裁判所、2011年）参照。
[17] 同上、1150頁（「審理後、FICOはライセンシーの抗弁権の問題について法律上の判断を求める判決を申し立て、当該商標が保護を受ける資格があるか否かを争う証拠及び主張を被告が提出することを排除する新たな審理を請求した。」）（内部引用符及び引用文献は省略）。
[18] 同上、1151頁。
[19] 同上（強調は筆者による）。
