2019年6月10日、米国最高裁判所は、米国政府がAIA審査手続(当事者間再審査 、特許付与後再審査、またはカバード・ビジネス・メソッド再審査)において米国特許の有効性に異議を申し立てることはできないとの判断を示した。同裁判所はReturn Mail, Inc. v. United States Postal Service事件(事件番号17-1594)において6対3の判決を下し、多数意見は米国政府が35 U.S.C. § 311(当事者間再審査 )または35 U.S.C. § 312(特許付与後再審査)のいずれにおいても「人」に該当しないと認定した。 事件番号17-1594において、6対3の多数意見で判決を下した。多数意見は、米国政府が35 U.S.C. § 311(当事者間レビュー )および35 U.S.C. § 321(特許付与後レビューおよびカバード・ビジネス・メソッド・レビュー)のいずれにおいても「人」に該当しないと判断した。 米国政府が2013年に初めて利用可能となったAIA審査手続きを開始した事例はごくわずかではあるが、米国政府機関の関心を引きそうな技術を有する利害関係者は、この判決が米国政府主導のAIA審査手続きから自社特許を保護するものとして歓迎する可能性がある。
ソトマイヨール判事は多数意見を書いた。同意見は、米国郵政公社が「『人』には主権国家は含まれない」という長年の解釈上の推定を覆せなかったと結論づけた。 判決文7頁。ソトマイヨール判事は郵政公社が提示した三つの主張を論破した:(i)「法令の文言と文脈は政府が『人』であることを十分に立証している」 (ii)「連邦機関が特許制度に長年にわたり関与してきた歴史は、議会が政府のAIA審査手続への参加を意図したことを示唆する」;および(iii)「§1498条が政府に侵害責任を課しているため、同法は政府がAIA審査を請求することを認めなければならない」と主張した。判決文9頁。
第一の主張については、多数意見は、特許法において「人」に米国政府が含まれるか否かについて矛盾があると指摘した。すなわち、一部の規定では米国政府を「人」に明らかに含めており、一部の規定では明らかに除外しており、また一部の規定では曖昧である。 第二の主張については、多数意見は、米国特許商標庁(USPTO)が米国政府を特許の単独再審査を請求できる「人」として扱うことは、議会が米国政府にUSPTOにおいて「本格的な対審手続」を開始する権限を与える意図があったかという疑問に答えるものではないと判断した。 Slip op. at 14. 第三の主張については、多数意見は、米国政府は自らが被告となるあらゆる特許侵害訴訟において特許の有効性に異議を申し立てることが可能であり、また米国政府の特許侵害に対する有限責任は、非政府主体に対する侵害訴訟で認められる差止命令、陪審裁判、懲罰的損害賠償といったリスクから米国政府を保護していると指摘した。Slip op. at 16.
ブライヤー判事は、ギンズバーグ判事およびケイガン判事が賛同した反対意見を執筆した。ブライヤー判事の反対意見の主旨は、「議会が政府機関に対し、米国発明法によって確立された迅速な行政手続を援用する能力を否定したかった理由について『妥当な答えは存在しない』」という点にある。 判決文8頁。多数意見が依拠した「解釈上の推定」について、ブライヤー判事は「個人」に米国政府を含む「他の関連特許規定」を引用し、米国政府がAIA審査手続を開始できる「個人」に該当することを「強く示唆している」と指摘した。 ブライヤー判事はさらに、AIAの立法目的——「特許の質を向上させる」こと、「疑わしい特許」への異議申し立てを容易にすることで「特許制度をより効率的にする」こと——が、米国政府によるAIA審査手続の開始を認めるという議会の意図を支持すると判断した。 多数意見が米国政府の特許侵害責任の制限について論じたことに対し、ブライヤー判事は、実際の特許侵害訴訟またはその脅威が「差止命令の脅威がなくても」政府の施策を「妨害する恐れがあった」具体的な事例を引用した。
ブライヤー判事が挙げた、特許侵害を回避するために米国政府が特許異議申立(AIA)を提起したかったかもしれない事例にもかかわらず、この最高裁判決は影響力よりも注目度が高いものとなる可能性がある。 米国政府機関が2013年に初めて利用可能となって以来、AIA審査手続を開始したのはわずか16件に過ぎず、それらさえも5件の別個の紛争に集約されているように見える。とはいえ、米国政府機関の関心を引く可能性のある技術を有する利害関係者は、この判決が米国政府発のAIA審査手続から自社特許を保護するものとして歓迎するかもしれない。